文/集佳知识产权代理有限公司 秦丽丽

　　在传统的商标侵权或者正向混淆中，在后商标使用人复制、模仿、抄袭在先商标权利人知名度较高的商标，容易造成混淆的，会受到法律的规制。反向混淆与正向混淆不同，是指知名度较高的商品使用知名度较低商品在先注册的商标，使消费者误认为在先注册商标的产品来源于在后商标使用人。侵权人无意攀附在先商标的知名度，无意从在先商标所有人的商誉中获得利益，而是通过大量的广告宣传，挤占了在先商标注册人发展期商标的空间。

　　反向混淆理论是在1974年美国第十巡回法院在Big O Tire Dealers, Inc.与Goodyear Tire & Rubber Co.商标纠纷案中首次成型使用。原告Big O公司是一个轮胎制造商，向美国14个州的200个轮胎零售商销售自己的商品，其在先在轮胎商品上使用“BIG FOOT”商标，获得了普通法权利（common law rights）。后向美国专利商标局（USPTO）提交了申请注册，获得全国范围内的商标权。同年，Goodyear公司向美国专利商标局（USPTO）申请注册了“Bigfoot”商标，但商品使用范围仅限于雪地车轮胎。Goodyear轮胎公司的代表人曾与Big O公司代表人进行谈判，希望以出具一定资金的方式获得Big O公司准许其在轮胎上使用“Bigfoot”商标的权利，遭到了Big O公司的明确拒绝。Goodyear公司继续将“Bigfoot”商标使用在其生产的新轮胎上，并花费上千万美元的广告投入大规模地宣传推广，Goodyear公司的广告花费大约是Big O公司整体价值的50倍。尽管原告及其经销商明确的表示反对，但被告仍继续其宣传推广活动。随后，原告将被告诉至地方法院，利用证人出庭等方式证明消费者在看到Goodyear公司的广告后，误以为Big O公司出产的“BIG FOOT“轮胎来源于Goodyear公司。美国联邦第十巡回法院认为在科罗拉多州商标法的框架下，反向混淆同样是可诉之行为1。美国联邦第十巡回法院维持了原审法院的判决，认为：即使缺乏证据证明被告存在意图不公正的利用原告商誉，被告仍应承担侵权责任。上诉法院引证地方法院的判决：若接受被告的观点，将导致以下逻辑结果：当知名度较高的大公司从竞争者那里掠夺一个商标并利用其经济力量大规模铺展广告时，可以免除其不正当竞争和商标侵权的责任。因此，上诉法院认为反向混淆侵权行为亦应禁止。自此，美国法院首次在商标案件中认可并采用反向混淆原则。

　　我国商标法中虽然没有关于反向混淆的明确规定，但各地法院在审理商标侵权案件中，会利用反向混淆原理审理案件。如在“蓝色风暴”案中，蓝野酒业公司是“蓝色风暴”商标的注册人。终审法院认为，“百事可乐公司通过一系列的宣传促销活动，已经使‘蓝色风暴’商标具有很强的显著性，形成了良好的市场声誉，当蓝野酒业公司在自己的产品上使用自己合法注册的‘蓝色风暴’商标时，消费者往往会将其与百事可乐公司产生联系，误认为蓝野酒业公司生产的‘蓝色风暴’产品与百事可乐公司有关，使蓝野酒业公司与其注册的‘蓝色风暴’商标的联系被割裂，‘蓝色风暴’注册商标将失去其基本的识别功能，蓝野酒业公司寄予‘蓝色风暴’商标谋求市场声誉，拓展企业发展空间，塑造良好企业品牌的价值将受到抑制，其受到的利益损失是明显的”2，进而判令百事可乐公司构成商标侵权。

　　反向混淆的危害

　　如果使用正向混淆的理论解释反向混淆的危害，很难与通常意义上的混淆概念相符合。如“新百伦”案中，新百伦公司辩称，新平衡公司的高知名度商品无需仿冒周乐伦低知名度商品。但是反向混淆的受害者仍然声称其受到在后商标使用人的侵害。

　　反向混淆危害之一是使在先商标权利人与其注册商标的联系被割裂，在先商标权利人谋求市场声誉，拓展企业发展空间，塑造良好企业品牌的价值将受到抑制。在极端情况下，消费者会认为在先权利人所提供的产品未经授权，构成了对在后商标使用人的侵权。同样，当消费者意识到其购买的产品来源于知名度较低的在先商标权利人而非知名度较高的在后商标使用人时，会产生失望的情绪。如在“新百伦”案中，周乐伦辩称，“新百伦标识的大量使用和宣传，使其与新百伦公司的特定商品产生联系，使得消费者误以为该被诉侵权标识就是新百伦公司的商标，从而非法阻止了注册商标权人周乐伦在核定使用的商品上使用自己注册商标的权利，致使周乐伦在其制造、销售的鞋类产品上使用其‘百伦’、‘新百伦’注册商标时，相关公众会产生关于周乐伦使用的商标是假冒新百伦公司的商标，周乐伦攀附了新百伦公司的商誉，侵害了新百伦公司的商标权等错误认识。如周乐伦在天猫网站申请开设网店时，得到的回复是其提交的品牌‘Bolune百伦’品牌与‘NewBalance新百伦’品牌相似，为避免消费者混淆，‘Bolune百伦’品牌不在天猫选择合作范围内”3。因此，就消费者所经历的失望而言，反向混淆理论使得消费者对于商业能力弱小的在先商标权利人的被排斥之处境产生由衷的认同感，不可否认，反向混淆伤害了在先商标权利人的生存能力。

　　反向混淆的另一个危害是使在先商标权利人失去了对其商标的控制权。正如“dreamwerks”与“DreamWorks”商标纠纷案中原告“dreamwerks”所辩称，不论原告从梦工场（DreamWorks）手中得到了多少商誉，如果梦工场（DreamWorks）因重大失误在公众中的声誉损毁，原告（dreamwerks）的声誉也会被拉下水。如果法院拒绝制止在后商标使用人大肆使用其商标，在先商标权利人的命运将任由商业势力大的在后商标使用人摆布。

　　反向混淆的特点

　　反向混淆案件的特点之一是侵权人因其产品销售利润较高导致赔偿金额非常高。在“蓝色风暴”商标侵权案件中，二审法院认定百事可乐公司生产、销售“蓝色风暴”产品，确实带来了巨大的利润，综合考虑百事可乐公司的市场声誉、营销能力、生产销售时间、销售范围、2005年企业整体利润及蓝野酒业公司注册、使用商标及维权费用等因素，被判令百事可乐公司赔偿蓝野酒业公司经济损失人民币300万元。在“新百伦”案件中，一审法院以新百伦公司被诉侵权期间销售获利总额的二分之一作为计算赔偿损失的数额，判令新百伦公司赔偿周乐伦共计人民币9800万元。经过上诉，二审法院查明原审法院忽略了被诉侵权行为与侵权人产品总体利润之间的直接因果关系，改判新百伦公司赔偿周乐伦经济损失及合理支出共计500万元。初步统计显示，反向混淆案件中，法院常以被告获利的百分之十至百分之三十作为赔偿金额。

　　反向混淆案件的另一个特点是原告风险较小。反向混淆案件的赔偿特点决定了原告提起反向混淆案件的期待在于获取较高金额的经济赔偿。保守地讲，以被告是一家中型公司为例，基于反向混淆案件赔偿的计算方法，原告所期待的经济赔偿均是三百万元以上的。然而原告的平均的维权支出大概在五六十万元人民币左右。可以说，原告仅仅需要高于百分之二十以上的成功率就会倾向于提起诉讼。

　　反向混淆侵权案件的考量因素

　　正因为反向混淆侵权案件的上述特点，应用反向混淆制度的几个典型案件备受热议。批评者们认为，商标不仅是财产权，还需要接受市场和消费者的检验。只有经过使用，投入物力、财力、人力，产品、服务的质量等方面形成的优良声誉附加到商标中，商标的价值才开始存在。商标只有经过公众消费者的认知，才能发挥其指示商品和服务来源的作用，商标案件中不仅要考虑商标权利人的权益，还要考虑消费者的利益。在我国商标注册取得制度下，部分企业不发展自己的道路，抢注他人商标后提起反向混淆诉讼，这使得人们产生一种错觉，认为反向混淆制度鼓励和认可了商标抢注行为。如前所述，反向混淆制度的初衷是鼓励商标创新，保护市场地位低下的商标缔造者的劳动成果不受大企业的掠夺，为中小企业发展撑开一把保护伞，提供公平的市场竞争环境。在纷繁复杂的案件中，为了使反向混淆制度始终不偏离这一初衷，沦为部分小企业投机的工具，笔者认为，适用反向混淆原则，需要对以下几方面进行考量：

　　涉案商标的显著性。

　　因反向混淆诉讼背后存在的竞争性利益，相信会有更多基于弱显著性的商标提起的反向混淆诉讼。比如NIKE公司使用了“NIKE+FULLBAND”商标在一款可以戴在手腕上的用于测量各种健身数据的电子计数设备。尽管NIKE公司也偶有单独使用了FUEL商标，但这种单独使用并不多。原告拥有“FUEL”商标，自1992年以来，销量不高但很持续，原告拥有“FUEL-系列”商标。法院认为“FUEL”商标本身显著性较弱，”NIKE”以及“-BAND”元素的存在降低了混淆的可能性。因此，反向混淆侵权案件中，商标本身的显著性和可受保护的程度需要予以考虑。

　　在先注册应是合法、善意的。

　　反向混淆目的有效防止了大企业恶意抢夺他人商标行为，为努力实现自我发展的中小企业伸张正义。然而，如果有的小企业并不真正发展自己的品牌，而是违反诚实劳动的原则，抢注他人商标，以反混淆之名，行待价而沽之实，不能认定构成反向混淆。我国《商标法》第七条第一款规定：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。”第十三条第二款规定：“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。”第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”诚然商标地域性保护的特点仍然不能打破，但对在先商标权利人是否钻了商标地域性特点的空子，抢注他人商标，是否具有真实使用商标之意图应纳入反向混淆侵权案件的考量范围。换言之，在运用反向混淆制度时，在先商标的注册应当是合法善意的，符合诚实信用原则，而不是对已注册商标的恶意模仿、翻译，更不是对他人商标的抢注和窃取。

　　新百伦案既是一起典型的反向混淆商标侵权案，也是一起常见的国外知名商标与国内商标冲突案。如果说1996年8月获准注册“百伦”商标，原告基于善意，那么后来在“NEW BALANCE”鞋在中国市场已经有一定知名度的2004年周乐伦申请注册“新百伦”商标已经不再具有善意。“NEW BALANCE”作为商标，虽然受到地域性限制，但由于早已在中国注册，如在对方商标申请日前已被主动地、大量地、善意地、已形成稳定市场秩序的使用，理应受到相应程度的保护。“NEW BALANCE”对应的译名，不管是音译“新百伦”，还是意译“新平衡”，都指向来自美国的商品提供者，应当受到保护。遗憾的是，法院未对此进行考量。在本案中，原告是具有发展自己品牌的意图，还是有着搭便车的嫌疑，是法院应当考虑的要素。但是从判决中可以看出，法院在审理此案时，并未加以分析，实为缺憾。

　　在“功夫熊猫”案中，陕西茂志娱乐有限公司与梦工场动画影片公司、派拉蒙影业公司、中国电影集团公司、北京华影天映影院管理有限公司侵害商标权纠纷案中，茂志公司拥有在第41类电影制作等服务上的“功夫熊猫”注册商标专用权，一直从事电影制作工作并打算拍摄名为《功夫熊猫》的动画片，认为梦工场公司、派拉蒙公司、中影公司、华影天映公司使用“功夫熊猫”作为电影名称构成商标性使用，进而构成“反向混淆”。梦工场答辩，梦工场公司制作的《功夫熊猫》电影在茂志公司注册商标前就已经在中国地区供应，并将“dreamworks”标识显著地使用于其电影、电影海报及其他宣传材料中，用以指示服务来源，《功夫熊猫2》是对《功夫熊猫》电影的延续，且该“功夫熊猫”表示的是该电影的名称，用以概括说明电影内容的表达主题，属于描述性使用，不构成商标意义上的使用，一二审和再审法院查明上述事实，没有支持茂志公司的请求。尽管从结果上看，法院采纳了被告的答辩意见，但是实质上本案的关键在于，梦工场公司制作的《功夫熊猫》电影在茂志公司注册商标前就已经在中国地区供应。

　　在金阿欢与江苏省广播电视总台等侵害商标纠纷案中，2009年2月16日，原告金阿欢向国家商标局申请“非诚勿扰”商标。2010年9月7日，原告获得第7199523号“非诚勿扰”商标注册证，有效期自2010年9月7日至2020年9月6日，核定服务项目为第45类，包括“交友服务、婚姻介绍所”等。然而实际上在2008年，冯小刚执导，华谊兄弟出品的电影《非诚勿扰》在贺岁档大火。江苏卫视获华谊兄弟授权，以“非诚勿扰”为名，开办了相亲节目，并于2010年1月首播，成为家喻户晓的电视节目。2012年开始原告以江苏卫视《非诚勿扰》栏目商标侵权为由，多次提起诉讼，2015年深圳市中级人民法院认定江苏省广播电视总台存在反向混淆侵权行为。然而本案中，从证据中可以看出，金阿欢注册和使用的“非诚勿扰”在设计上与华谊兄弟的商标完全一致，其商标注册本身具有复制和模仿他人标识的性质。另外，笔者认为“非诚勿扰”四个字使用在征婚和相亲服务上，显著性较弱。然而终审法院在论述反向混淆原则的适用时，没有对这两点进行考量，不能不说是有所缺憾的。

　　综上，在先商标注册应是合法、善意的。抢注他人商标、复制、模仿、翻译他人在先使用的商标而获得的注册不应受到反向混淆制度的保护。

　　第三、反向混淆侵权案件损害赔偿额的计算标准。 商标侵权行为的归则原则是无过错责任，认定是否构成商标侵权通常不考虑行为人的主观状态，只要构成了法律规定的侵权注册商标专用权的行为，就应当承担相应的法律责任。但行为人的主观状态对其合理确定责任承担方式具有重要意义。

　　在反向混淆的情形当中，在后使用人并不具有利用在先使用人商誉的意图，也没有利用其商誉的必要，主观过错的内容体现在以下两个方面：

　　一是故意，即在后使用人通过商标检索或其他方式，明知在先使用人使用某商标并享有商标权，仍然使用与之相同或近似的商标，意图将其据为己有从而为自身的经营活动服务，例如前述“Big O与Goodyear”案。

　　二是过失，即在后使用人虽未明知在先商标的存在，但事先并未尽到必要的商标检索或查询义务，在未确定是否有在先权利人的前提下即开始使用商标。由于商标注册信息是面向社会公开的，为避免损害他人合法权益，尤其是注册商标权利人权益，未注册商标使用人在选用标识时必须履行必要的注意义务，尽合理审慎之注意。这种注意义务要求在后商标人应该进行必要的商标检索，避免侵犯他人既存的商标权利。如果侵权人事先未进行在先商标检索，但在接到权利人侵权通知后，拒不停止侵权，其主观状态就由过失变为故意。行为人主观恶意的存在对于确定应否对在先商标权利人进行赔偿以及赔偿数额的问题有着重要意义。

　　在美国，侵权故意是反向混淆损害赔偿的构成要件。如果不以此为构成要件，在先商标使用人（美国法律上的“COMMON LAW RIGHTS”“普通法权利”）动辄提起反向混淆诉讼获得巨额赔偿，会使无过错的侵权人处于不利地位，违背公平原则，最终导致反向混淆滥用4。

　　美国Sand, Taylor & Wood Co.,与Quaker Oats Co.商标纠纷案件是反向混淆案件关于赔偿金额的教科书案例。在该案中，巡回法院认定，“在缺乏善意的使用中，合理的商标许可使用费既精确地反映出侵权人的不当获利，也反映出在先商标权利人被侵犯的权益”5。在美国的反向混淆案件中，法院常常以商标许可使用费（加小部分罚则）作为赔偿标准。

　　由于反向混淆割裂了商标与权利人的品源指示关系，在侵权诉讼中，权利人需要付出努力去纠正这种错误的品源关系。除了商标许可使用费作为赔偿依据之外，美国的法院还采用判令被告赔偿权利人发布纠正声明之费用（corrective advertising expenses）的方式确定赔偿金额，这种纠正声明的费用可以是实际混淆发生后原告所花费的纠正声明的费用，也可以包括将来的声明开支。将来的声明支出可以按照被告推广侵权产品或服务的广告开支的一定比例来计算。在BIGFOOT一案，GOODYEAR公司不顾BIG O公司拒绝商标许可的请求，仍然大肆宣传“BIGFOOT”轮胎，上诉法院以在先商标使用人对抗该广告行动所需的金额来计算损害赔偿。考虑到原告BIG O在全美28%的州有经营网点，并且联邦交易委员会通常要求投放误导广告者将25%的广告预算用于投放纠正声明，因此按照侵权人的广告费用的25%作为计算纠正声明的赔偿金额。

　　上述反向混淆侵权案件的赔偿金额之确定原则亦符合我国民法上侵权赔偿的填平原则，平衡了权利人与侵权人在反向混淆中的利益，具有借鉴意义。

　　第四、以调解方式结案为优选。

　　美国的许多学者推崇将经济学上的科斯定理(Coase theorem)6运用到反向混淆案件的纠纷处理中。科斯定理认为在某些条件下，经济的外部性或曰非效率可以通过当事人的谈判而得到纠正，从而达到社会效益最大化。

　　在谈判非常普遍的当今社会，反向混淆的问题实际上可以在法庭之外得以解决。从以往的经验来看，大企业往往愿意为商标支付大量金钱对价。苹果公司与深圳唯冠公司iPad商标权属纠纷案中，最终以苹果支付6000万美元，折合人民币4亿元，解决了IPAD商标纠纷。北京现代汽车公司支付4000万元从浙江现代集团购买了第12类“现代”注册商标。

　　一般来讲，拥有在先商标的小公司往往缺乏发展其商标的资金，如果在后商标权利人愿意出资购买在先商标权利人的商标，这种交换方式变得就非常有价值。自愿的交易重新配置了资源，满足了双方的需求。科斯定理认为双方可以通过理性地谈判使各自的利益最大化，达到了公平和效率之间的最佳平衡。

　　多数新公司都是小规模起步的，其成长具有无限的想象空间。因此，商标局不可能在授予商标专用权时预知该商标在将来的使用程度。商标在获准注册之时，即获得了商标权资源的分配。双方商标转让费可以参照商标的许可费用或者侵权诉讼答辩法律服务费用为基点进行谈判。反向混淆保护制度会迫使在后商标使用人与在先商标权利人进行谈判，兼顾效率和公平的商标权利转让能使反向混淆的双方以及消费公众各自的利益最大化。

　　结论

　　反向混淆侵权案件的审理，应当秉承正当竞争原则，尊重商标制度的价值。商标的注册取得给予市场上所有经营主体以平等的竞争机会，企业可以通过自身的诚实劳动、合法经营积累商誉并发展壮大。商标保护的作用是保护企业的劳动成果不被竞争者模仿和窃取。反向混淆仅仅是一种特殊形式的商标权保护方式，为所有的商标创造者提供了公平的保护，无需考虑其公司的规模和经济实力，进而起到了鼓励企业自行创造商标的作用。但是这种创造必须是自食其力的劳动结果，不能是对他人商标的复制、模仿和翻译之抢注。反向混淆的成立不以侵权人的侵权故意为要件，而损害赔偿以侵权故意为要件，这样平衡了权利人与侵权人在反向混淆中的利益。前者是为了保护商业能力弱小的商标权利人，不被规模大、商业势力大的侵权人利用经营优势任意掠夺其商标；后者则是为了避免权利人动辄提起反向混淆诉讼从而获得巨额赔偿，导致反向混淆滥用。在反向混淆侵权案件纠纷处理中，建议争议双方通过谈判解决争端，最好的状态是在先商标权利人能够将商标转让给在后商标使用人，在后商标使用人给予其经济补偿，这样各方的利益，包括不特定多数公众的利益均获得一定程度的保护。

　　商标管理作为企业财务管理的一部分，企业应在不同商标形态管理的过程中不断吸取其他企业管理的经验，也需要在优秀的代理机构帮助下，使企业的知识产权管理水平不断提升，从而通过知识产权为企业获得更大的经济利益。

　　注释：
　　1.Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co., 561 F.2d 1365 (10th Cir. 1977). 当时的适用法律是科罗拉多州法律，因为BIG O公司当时仅仅具有普通法权利（Common Law Rights）。
　　2.详见浙江省高级人民法院（2007）浙民三终字第74号《民事判决书》。
　　3.详见广东省高级人民法院(2015)粤高法民三终字第444号《民事判决书》。
　　4.《浅析商标反向混淆的损害赔偿 ——以New Balance巨额赔偿案为切入点》，刘迪，华东政法大学，原载于中国工商报。
　　5.Sands, Taylor & Wood Co. v. Quaker Oats Co., 978 F.2d 947, 963 (7th Cir. 1992)。
　　6.科斯定理(Coase theorem)由罗纳德?科斯（Ronald Coase）提出的。科斯本人从未将定理写成文字，而其他人如果试图将科斯定理写成文字，则无法避免表达偏差。关于科斯定理，比较流行的说法是：只要财产权是明确的，并且交易成本为零或者很小，那么，无论在开始时将财产权赋予谁，市场均衡的最终结果都是有效率的，实现资源配置的帕雷托最优。