文/集佳知识产权代理有限公司 谭雅琦

　　商标权是商标权人的专属权利范围。在该权利范围下，他人不得使用完全相同或近似的商标在相同或类似的商品/服务上。因此，确定谁优先享有商标权利的归属，显得尤为重要。在中国，基本遵循“申请日在先原则”，即谁先提交了注册申请，则可以优先获得核准注册。而在美国，商标权利归属的原则是“使用在先”，即谁先有真诚使用意图并投入了使用，则可以优先享有商标权。

　　那不少企业便就此产生疑问了。既然美国商标以使用在先确定商标权利归属，那在美国申请注册商标又是怎么一回事？如果基于在先使用可以优先获得商标权，对使用的标准又是如何要求的呢？对此，可简要解答如下。

　　一、美国商标使用与注册商标的关系

　　如上所述，“商标使用在先”为美国确定商标权利归属的基本原则。而在发展多年的该原则下，商标注册制度系该原则的例外。根据《美国商标法》第7条（b）、（c）项的规定，主簿商标注册证明是表明商标权人对该商标享有专用权的初步证明，并且具有推定商标权人为在先使用人的效力，除非有相反的证据证明。即当申请人提交了商标注册申请后，则推定申请人在申请日有在先的使用，除非第三人有证据表明其使用在该申请日之前。

　　诚然，很多商标申请人在申请日或申请日前并未投入实际使用，这也是美国商标申请可以基于打算使用的原因。但在商标正式核准前，官方会给出一定期限，要求申请人进行使用，并提供相应使用证据，否则不予核准注册（基于第三国申请注册或者马德里国际注册方式除外）。如此的制度安排，也平衡了注册商标需真实投入使用的基本原则。除非第三人提供在先使用证据表示反对，申请商标经核准注册后，也就具有了法律上的推定效力。

　　因此，对于在美国打算使用的商标，先提交申请注册，占住较早的申请日，也是百利而无害。当然，商标的生命仍在于使用，提交申请注册后，需在美国市场使用，方可获得并维系注册商标权利。

　　二、基于使用获得商标权之“使用”的标准

　　对于可建立商标权的使用行为，基本的满足条件系作为商标的使用，即该标识可以起到商标的区分和识别作用。而若在商标使用的前期，商标经过几版形式的变化，只要不是实质性变化，而没有产生新的商业印象，则最初的商标使用即可视为最早的商标使用日 。

　　一般来说，如第六巡回法院在Allard Enterprises, Inc. 与Advanced Programming Resources, Inc.的案件中指出，“即使首次使用的量很小，而尚未建立深入的市场渗透或广泛的市场认知，但只要是真诚的商业使用，该首次使用即可建立相应的商标权利” 。且多数法院认为，在双方都有实际使用的案件中，对使用的考量标准应高于仅以在先使用挑战注册商标的情形 。此外，若仅是准备进行使用也一般不认定可以获得商标权 。但实践中情况千差万别，对使用的标准判断并没有统一的标准。为更好把握可建立商标权的使用标准，我们不妨先了解几个美国判例，以窥探一二。

　　案例一：SNOB商标案

　　在1974年的SNOB商标案件 中，原告为法国一家香水制造商，多年来在当地及其他地区经营“SNOB”品牌的香水。而被告自1951年起即在美国注册了“SNOB”商标，指定使用在香水等商品上。因此，原告的“SNOB”牌香水因在先商标的存在而被挡在美国市场之外。但自注册后20年以来，被告仅销售了89瓶“SNOB”牌香水，总销售额不超过600美金，总利润不超过100美金。故原告基于被告对其商标下的产品仅有少量的销售记录为由，要求第二巡回法院认定被告没有商标权利。后法院支持了原告的主张，并认定被告的使用看起来更像是阻碍潜在竞争者的计划，因而其使用不足以建立商标权。

　　案例二：SCRAMBLE商标案

　　在1982年的SCRAMBLE商标案件 中，原告打算在视频游戏产品上使用“SCRAMBLE”商标。该计划被被告提前获知。为抢占优先使用日，被告在已有的商标名牌上增加“SCRAMBLE”的标识，且在原告使用之前率先销售了5份游戏产品。后第二巡回法院认定，被告仅在原有标的基础上贴上新标的行为，明显具有抢先预留商标在先使用的恶意，故该在先使用尚不足以建立商标权。

　　案例三：NEW WEST商标案

　　与上个案例不同，NEW WEST商标案件 的双方在选用商标时，互相并不知晓，但巧合的是都拟选用“NEW WEST”标识作为新杂志的商标。被告率先通过广告招商、广告宣传发行、邮件订阅的方式，获得了公众一定程度的认知。原告在知晓后，立即将原本打算给广告商的抢先预览版发往各报刊亭发售。截止发售当天，被告已获得了接近14000份的订阅。4天以后，被告发行了首版杂志，并销售了1万份。截止庭审时，被告已获得了15万的订阅，而原告在发行抢先预览版及一版常规刊物以后，停止了出版发行。后第九巡回法院认定“NEW WEST”的商标权应归属被告，因被告的广告宣传在原告之前，且原告的抢先预览版并非真正意义上的杂志，故不能算作商标使用。

　　以上案例可以看出，在考量是否为“真诚的商业使用”时，可以考虑的因素包括以下几个方面：1）首次使用后是否在合理期间内有连续使用。若在首次使用后，大半年甚至一年都未再次进行使用，而在此期间其他人进行了善意、持久的使用，则该首次使用并不能建立商标权；2）首次使用后使用的范围、广度及深度。如在合理期间内，使用的范围、销量等没有实质增长，或少量的使用仅为阻碍其他善意竞争者的市场进入，则也很难建立商标权；3）首次使用是否具有恶意，如仅是原商标的标牌中强硬贴上新标，则难谓善意；4）公众的认知，尤其是在判断预先销售是否可以建立商标权的情形。即通过商标使用行为，大部分的消费者已将该商标与商品/服务来源建立了对应关系，则该商品/服务提供商可优先享有商标权。

　　因此，对建立商标权利的商标使用标准虽可简单概括为“真诚的商业使用”，但在面对不同的争议方、不同的使用情形时，对使用的标准并没有“一言可蔽之”的结论或“放之四海而皆准”的标准。确立商标权的归属，需结合具体情形个案权衡和判断，考量哪一方有更真诚的使用意图，有更广泛深入的实际使用，更应获得商标权利，以维护善意方的真诚使用，同时兼顾市场上的消费者已建立的合理信赖以及市场竞争的良性发展。这也是商标之于经营者、之于消费者、之于市场所应具备的作用和意义。