文/集佳知识产权代理有限公司　罗满

在专利领域，禁止反悔原则是为从业者所熟知的一项基本原则，其实为民法诚实守信原则的具体体现。

在美国，禁止反悔原则的适用要求专利权人对权利要求的限缩必须是以书面方式进行的，并记录在官方的专利审查档案中。因此禁止反悔原则在美国又称审查档案禁反言(file wrapper estoppel)。此外，源于美国最高法院对禁止反悔原则作出解释的著名判例Festo Corporation v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki，该原则又被称为Festo estoppel。

关于该原则，我国直至2010年才将其纳入法律规定，2010年1月实行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6条规定：

专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

即，最高院明确了在侵权诉讼程序中，专利权人受到禁止反悔原则的限制，但并无具体规定该原则在审查授权以及无效确权阶段的适用。而目前的实践操作中，禁止反悔原则实际上也体现在审查授权以及无效确权阶段。

在审查授权阶段，当申请人在一次审查意见中对权利要求书做了修改且被接受后，在后续的审查意见答复过程中，审查员通常不允许申请人反悔之前的修改，当然，实践中也存在同意反悔修改的情况，这大体是由于禁止反悔在授权阶段仅仅是原则性适用，并无统一的规定，而审查队伍也参差不齐，导致审查标准并不一致。

在无效确权阶段，当专利权人在审查授权阶段做了限制性解释、明确性解释等，而审查员基于该修改或解释授予专利权时，则不允许专利权人在无效确权阶段，又对相关内容作出相反或是相矛盾的其他解释。然而，在无效确权阶段，该种原则的适用标准同样难以保持一致。

在尹佐国诉专利复审委员会及台达电子工业股份有限公司一案中，专利权人在审查授权阶段将权利要求书中的“耦合”解释为可以通过一体成型的方式形成，而在专利无效口审过程中，则将“耦合”解释为至少由两个元件组装形成。由于无效程序中请求人提供的证据并未公开第一框架耦合于风扇外框的特征，故维持专利权有效。一审法院认为，当事人在意见陈述或口头审理过程中出现相互矛盾的情形时，应当以最后一次陈述为准。

二审法院则认为，一审法院未区分意见陈述和口头审理为两个独立的程序，以最后一次陈述为准应当适用于同一个程序，对于两个独立的程序，在前一程序作出解释后，后一程序应当与前一程序保持一致，适用禁止反悔原则。①

显然，在该案的无效确权程序和行政诉讼程序中，复审委和一审法院均未适用禁止反悔原则，二审法院则明确了禁止反悔原则的适用。

从以上内容可看出，禁止反悔原则应当适用于无效确权程序，即无效阶段，专利权人对专利的解释应当与授权阶段保持一致。其合理性如下：

第一、平衡公众和专利权人的利益

审查授权程序为国家知识产权局对申请人所递交申请文件进行审查的一项行政性程序，一旦授权，该申请文件权利要求书限定的技术方案将形成合法垄断，自授权之日起，公众在未得到许可的情况下，将无法实施此类技术方案。假设，申请人在授权阶段将存在歧义的技术方案A（可理解为A1或A2）解释为A1，并最终得以授权。在无效确权程序又解释为A2，则适用和不适用禁止反悔原则：

a、适用

专利权人仍享有A1的排他权，与授权后的状态一致，公众基于国家行政部门授权公告，实施了A2（公众有权查阅审查过程中的来往文件，以理解专利的实际方案），无论无效程序的结果如何，该种行为将不受任何影响；

b、不适用

专利权人将享有A2的排他权，与授权后状态不一致，公众基于国家行政部门授权公告，实施例A2，无效程序维持专利权有效并生效后，公众实施A2的行为将为侵权行为。

显然，上述案件中复审委和一审法院的观点将无效确权程序作为最后一次陈述而予以采纳，将导致专利权保护范围处于不确定状态，公众无法有效预期自身的行为究竟是否侵权，导致公众与专利权人之间的利益失衡。

第二、行政确权与司法维权的一致性

无效确权程序，顾名思义，为确定专利权人能否享用专利权的程序，一旦，无效程序确定专利权人应当继续享有专利权，则应当保证专利权人能够以此专利进行维权。

同样，以上述假设为例，若无效确权程序中未适用禁止反悔原则，专利权也得以维持，则其专利保护范围为A2。但在司法程序中，最高院司法解释已经明确规定审查授权程序中放弃的技术方案A2不应当被纳入保护范围，这将导致无效确权程序所确定的专利权实际上并不能在司法实践中得以保护，为“空头”权利。

上述论证了禁止反悔原则在无效确权程序中的应用合理性，即在无效确权程序，禁止专利权人反悔审查授权程序中的意见陈述或是修改。那么，在审查授权程序和无效确权程序中，禁止反悔原则是否适用，即禁止反悔原则是否适用于同一程序，笔者倾向于不适用。

第一、在单独的程序中，权利并未得以固定，无论专利权人作何解释，均不会损害公众的信赖利益，这并不违反诚实守信的基本原则。这使得禁止反悔原则的适用失去了最基本的原则支持。

第二、无论是审查授权还是无效确权过程中，专利权人对于审查意见所指出的问题或是请求方所论述的证据理由，均有可能存在理解偏差，应当给予专利权人合理的改正机会。实际上，基于此原因，审查过程中，通常会发出两次以上的审查意见；而无效确权程序中，则会接受无效答辩意见，并举行口审以进行必要的沟通。

第三、在同一程序中不适用禁止反悔原则也并不会导致程序振荡，影响行政效率。

在审查授权程序中，申请人的修改或是解释通常只能针对审查意见所指出的问题进行，即使申请人反悔修改，审查员也可以利用之前检索到的对比文件重新评述，或是指出其他形式、实质问题，该类问题也是原本即应该被指出的。

在无效确权程序中，专利权人的修改被限定于删除和合并，对于合并式修改还给予请求人补充证据理由的机会，合议组最终会根据所有的意见陈述以及口审审理进行决断，即使专利权人在无效程序中反悔修改和解释，也并不会影响合议组的审查效率。

可以理解，在其他的民事和刑事程序中，也通常会出现前后表述不一致的情况，但处理的基本原则也是以最后一次陈述为准，当然，无论是哪一种程序，最后一次陈述最终能否与相关证据印证而被采纳，则与本文所探讨的问题并不相关。

基于上述阐述，笔者认为，禁止反悔原则基于其诚实守信的原则体现，应当适用于无效确权程序和司法程序（司法解释已予以规定），而对于单个程序过程中，则不应当适用，以合理且合法地保证申请人或专利权人的正当利益。

注：

①《北京市高级人民法院知识产权疑难案例要览》（第一辑），003-006页。