文/集佳知识产权代理有限公司　曹志霞

一、引言

从专利法对发明专利的定义可以看出，发明专利可分为产品专利和方法专利。其中产品类专利由于保护的对象是产品，因此在诉讼中可以通过公证购买涉嫌侵权的产品，然后与专利进行侵权比对，最终判断是否侵权；而方法专利由于其自身的特殊性，一般只有到涉嫌侵权者的生产车间才有可能获取侵权证据，而到涉嫌侵权者的生产车间取证，又是一条基本上无法实现、不具有可操作性的途径，这就使得很多申请人在方法类技术方案产生后，存在这样的困惑：即使能成功授权，维权时也很难举证，那还能起到保护的作用吗？申请专利有何意义？实践中，出于这样的顾虑，好多申请人放弃申请方法专利，这使得大量的方法专利流失，这对申请人来说是很大的损失。且不论申请专利的意义不仅仅在于保护自己的技术，本文的目的旨在对方法专利侵权诉讼中的举证问题进行分析，以阐明在方法专利侵权诉讼中，除了到涉嫌侵权者生产车间进行取证外，还有别的途径来进行侵权诉讼中的举证。

二、专利为新产品的生产方法

专利法第六十一条规定：专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。

由这一法条可以看出，涉及到新产品的制造方法专利时，原本谁主张谁举证的举证规则出现了例外，即举证责任倒置，由涉嫌侵权者承担举证责任，证明其产品制造方法不同于专利方法。所以，涉及到产品制造方法专利的侵权诉讼时，原告也即专利权人只要举证证明其专利方法为新产品的制造方法、涉嫌侵权产品与专利方法所得产品为同样产品即可，需要指明的是：在认定一项方法专利是否属于新产品制造方法专利时，应当以依照该专利方法直接获得的产品为依据，所谓“依照专利方法直接获得的产品”，是指使用专利方法获得的原始产品，而不包括对该原始产品作进一步处理后获得的后续产品。而涉及到新产品的“新”如何界定，最高院给出了答案：2009年12月21日最高院第1480次会议通过的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十七条对新产品做出了界定，即产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知悉的，人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。换言之，产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前不为国内外公众所知的，人民法院应当认定该产品属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。而判断是否“同样产品”，则应以被控侵权产品与诉争专利方法制造的产品在“组份、结构或者其质量、性能、功能”等方面是否相同综合考虑，如二者组份、结构或者其质量、性能、功能基本相同或者没有质的区别就应该认定属于“同样产品”。一般来说，只要专利方法所得产品与涉嫌侵权产品在功能上大致相同、销售市场相同，就可认定为“同样产品”。

三、非新产品的生产方法专利

实践中，并不是所有的方法专利都是新产品的制作方法专利，也并不是专利权人只要主张是新产品就能得到法院的支持，所以如果不是新产品的制造方法专利或不能被判定为新产品的制作方法，又应该如何举证呢？这就需要运用一些举证策略，且看以下案例：

巴斯夫公司诉南通施壮公司侵犯了其专利号为ZL92115325.2、发明名称为“基本无粉尘四氢-3,5-二甲基-1,3,5噻二嗪-2-硫酮颗粒的制备”的专利权，法院经审理后最终判决南通施壮公司侵权成立。在此案中，巴斯夫公司主张该方法专利为新产品的生产方法专利，没有得到法院的支持，所以巴斯夫公司还是要承担证明南通施壮公司使用其方法专利权的举证责任，但巴斯夫公司并没有到南通施壮公司进行现场取证，最终仍然得以胜诉，这不禁让人称奇。在此案中，巴斯夫公司是这样做的：首先在2006年向南通施壮公司的代理商——北京阳光克劳沃公司公证购买了20公斤被控侵权产品，然后委托上海市农药研究所检测中心进行检验，该检测中心的检验报告显示，南通施壮公司生产的涉案产品出现了一个主峰和三个次峰，这与巴斯夫公司生产的“棉隆”产品（即四氢-3,5-二甲基-1,3,5噻二嗪-2-硫酮）的色谱图中出现的一个主峰和三个次峰相对应，巴斯夫公司据此提出：上述三种特征杂质系使用涉案专利方法制备棉隆产品过程中出现的典型杂质，即由于在制备过程中加入涉案专利方法中的亚烷基二胺，才形成上述三种杂质，这一点在说明书中有记载，说明书第2、3页这样记载：少量的亚烷基二胺化合物与甲胺发生竞争，且可能形成三种副产物，并列出了这三种副产物；面对巴斯夫公司的主张，南通施壮公司则辩称：其在生产涉案产品时并未加入亚烷基二胺，而是通过使用十二烷基磺酸钠等其他助剂和改变反应器结构来制备棉隆颗粒剂。南通施壮公司虽然提出了自己的反驳理由，但并没有举证证明加入十二烷基磺酸钠等助剂会形成上述三种特征杂质。北京高院经审查认为：巴斯夫公司提供的证据足以证明南通施壮公司生产、销售涉案产品使用了与涉案专利方法相同的方法，侵犯了涉案专利权，法院最终判决南通施壮公司侵权成立。

这个案例带给我们的启示是：生产方法会给其制得的产品打下烙印，而如能巧妙地利用这样的烙印，将给方法专利侵权诉讼的举证带来好处。在化学类产品的生产过程中，生产方法中所用的原料、辅料、所用的助剂、所选择的工艺条件等都会或多或少地对制得的产品性能产生影响，就像前述案例中的方法专利，生产过程中所用的亚烷基二胺给产品打下了抹不去的烙印——产品含有三种典型杂质，巴斯夫公司在侵权诉讼中巧妙地利用了方法给产品打下的烙印，使得其在诉讼中能够轻松举证，得以胜诉。实践中，在专利申请阶段，申请人为了突出有益效果，有时会描述得略为夸大，如：使用本发明的方法得到的产品，纯度高、无杂质……,试想，如果前述案例中，巴斯夫公司的专利在说明书中忽略了对产品性能的描述，未将方法会给产品带来三种典型杂质这一情形进行记载，或者说，在专利说明书中为了夸大有益效果而写了“纯度高，不含杂质”，那又会如何呢？能否胜诉呢？对此情形，虽然不能绝对地说一定会败诉，但举证难度势必会加大。所以，这一案例给我们带来的启示是，对于非新产品方法，可以通过巧妙的举证策略来实现举证，而能实现这一点，当然离不开高质量的申请文件。在撰写申请文件时，基于日后维权的考虑，不仅要注重权利要求书的撰写，还应该注重说明书的撰写。考虑到日后侵权诉讼中举证的问题，对于方法专利得到的产品，说明书应如实地记载方法给产品打下的烙印——产品的性状、性能、功效，以便在日后通过产品与方法的唯一对应关系来使举证工作更加轻松一些。

实践中，往往还会遇到这样一种情况：涉案专利既不是新产品的生产方法专利，而且也没有在产品上找到其生产方法留下的烙印，那又该如何操作呢？且看下面这个案例：

原告李成林申请的名称为“一种脱钙人牙基质及其制造方法”的发明专利，于2000年11月授权公告，专利号为ZL95112416.1。2007年6月，原告与被告深圳市光明创博生物制品有限公司（以下深圳光明公司）签署了《专利实施许可合同》，后因双方产生纠纷，该专利实施许可合同终止。2009年1月，原告发现被告深圳光明公司生产了与其专利方法相同的产品，被告武汉市光明创博生物制品有限公司（以下称武汉光明公司）销售该产品。原告认为两被告的生产、销售行为侵犯了其专利权，遂向法院提起诉讼，被告深圳光明公司对于其生产的产品与依原告专利方法制造的产品属于相同产品没有异议，但其辩称：我公司产品的制造方法是从美国引进的，异于且优于原告诉称的专利方法；原告未能举证证明我公司实际使用了其专利方法，应该承担举证不能的法律责任。湖北省武汉市中级人民法院经审理认为，涉案发明专利“一种脱钙人牙基质及其制作方法”经过国家专利局授权公告，合法有效，纠纷发生时该专利仍在有效保护期内，原告能够证明被告生产和销售的产品与依其专利方法生产的产品是相同产品，且被告对此没有异议。庭审中，原告经合理努力仍无力证明被告在合同终止后，继续使用其专利方法。方法专利侵权纠纷中，原告获取被告生产车间内仍然使用其专利方法生产产品的证据十分困难。但本案中，原、被告之间曾签订专利实施许可合同，合作期间，被告利用原告的专利方法生产产品，后因纠纷产生，合作终止。根据上述具体案情和已知事实，并结合日常生活经验，被告仍然使用原告专利方法生产产品的可能性很大，因此应由被告承担其制造方法不同于专利方法的证明责任。被告仅抗辩称其产品制造方法从美国引进，但无法向法院阐明具体的生产方法，且无正当理由拒绝向法院提交其原始的生产操作记录，亦未能提供其他证据佐证其抗辩主张，属举证不能，应该承担不利的法律后果，应认定构成侵权。被告深圳光明公司不服一审判决，提起上诉。2011年6月8日，湖北省高级人民法院判决：驳回上诉，维持原判。

由上述案例可以看出，涉及非新产品的方法专利纠纷，原告举证证明被告制造了同样产品，经合理努力仍然无力证明被告确实使用了其专利方法，法院可根据具体案情，结合已查明的事实和日常生活经验，可以认定被告利用专利方法制造产品的可能性很大时（如本案中原被告之前签署的专利实施许可合同），可将被控侵权产品的生产方法不同于专利方法的举证责任转移给被告。

上述案例中，法院能根据具体案情分配举证责任也是有法律依据的：根据《证据规则》第七条的规定，在一定的条件下，赋予法官在分配举证责任时的自由裁量权。在涉及方法专利侵权诉讼中，遇到非新产品的制作方法的情形，法官对于举证责任的分配应具有能动性和自由裁量的权力，可以根据个案的实际情况，依据公平原则，将被告实际生产过程中所使用的生产方法的举证责任分配给被告负担。因为不论从证明的能力以及与证据的距离远近而言，生产制造同样产品的被告明显比原告更具优势。所以在审判实践中这样分配举证责任，可以进一步使公平正义的理念在举证责任分配规则中得以落实、实现。

三、结语

通过以上具体案例可以看出，涉及方法专利的诉讼，举证时并不是只有到对方车间取证这一条似路非路的路可走。涉及到方法专利的侵权诉讼时，首先应考虑是否为新产品的生产方法，是否有证据证明？如果此路不通，则可考虑是否能够找到方法给产品打下的烙印？如果此路仍不通，还可以尽力搜集证据证明涉嫌侵权者的侵权可能性较大，使得法院根据案情分配举证责任，将举证责任转移到涉嫌侵权者，由涉嫌侵权者证明涉案产品所用生产方法不同于涉案专利的方法，承担举证不能的责任。

通过以上分析，希望能够打消申请人因方法专利举证难而不去申请专利的顾虑，让方法专利也能成为使企业在激烈市场竞争中立于不败之地的利器。