如何判断美国专利年费是否需要缴纳

2013-11-19
文/集佳知识产权代理有限公司　邵胜男 

　　引言

　　美国专利的专利证书中未清楚写明专利期限的到期日，而通过USPTO的“Public Pair”仅能检索专利的状态及相关的中间文件等信息，也不能检索到专利期限的到期日，这为专利权人了解一件专利的专利期限到期日增加了难度，仅能通过专利法规对专利期限的规定及“Public Pair”中的信息进行推算。

　　而美国专利的年费在授权后分三次缴纳。在缴纳年费时，专利权人需要了解缴纳年费的时间及宽限期、专利的专利期限到期日、不缴纳年费时该专利的专利到期日等情况，否则，可能导致专利权人未在规定时限内缴纳年费或少缴年费，导致专利视为放弃，或者多缴纳年费，导致专利权人的经济遭受损失。

　　一、专利法规简介

　　1. 保护期限*

　　A.1995年6月8日之前提交的申请案

　　1995年6月8日以前提交的发明专利申请、植物专利申请，其专利期满终止日为：自专利授权之日起17年，或自该申请的最早美国有效申请日起20 年，二者取其时间较长者。

　　B.1995年6月8日之后提交的申请案

　　1995年6月8日及以后提交的发明专利申请、植物专利申请，其专利期满终止日为：自该申请的美国申请日起20 年（受是否有法定延期影响）。如果该申请按照美国法典第35编第120条、121条或者第365条第c款，结合了对一个或多个在先申请内容的引用，专利期满终止日为自最早申请日起20年（受是否有法定延期影响）。

　　*此处仅介绍发明及植物专利的保护期限，不涉及外观专利的保护期限，因为外观专利不需要缴纳年费。

　　2. 年费

　　美国专利的年费在授权后分三次缴纳，缴纳时间分别为专利授权后3年半、7年半、11年半。在支付附加费的情况下，每次缴纳期限均有6个月的宽限期。即每次缴纳年费的时间（不需要附加费）分别为3-3.5年；7-7.5年；11-11.5年；缴纳年费的时间（需要附加费）分别为3.5-4年；7.5-8年；11.5-12年。

　　如果不缴纳某次年费，则在该次年费宽限期的到期日，该件专利到期。

　　若缴纳的最后期限是周末或法定假日，时间可以顺延至下一个工作日，但是如果该次年费未在下一个工作日支付，则该件专利在缴纳的最后期限即视为到期，即到期日为周末或法定日。

　　二、示例

　　本文仅以一件美国专利为例，希望使读者对判断一件美国专利是否需要支付某次年费有一定的了解。

　　1.专利情况介绍

　　美国发明专利US 6,691,086，申请日：2001年7月19日，授权日：2004年2月10日，PTA ：369天，是一件分案申请，通过一系列的延续申请，其最早有效申请日：1990年6月1日，非医药类。

　　专利权人共缴纳两次年费，缴纳时间分别2007年7月23日；2011年8月9日。第二次年费缴纳宽限期（需要支付附加费）的起始时间分别为：2011年8月11日，2012年2月10日。

　　2.疑惑点

　　该专利的专利到期日？专利权人是否需要支付第二次年费？

　　3.分析

　　该件分案申请申请日为2001年7月19日，按照专利法规：“对于1995年6月8日及之后提交的延续申请，授权后，专利期限应至其享有权益的最早申请的申请日起算20年，不管其享有权益的申请的申请日是否在1995年6月8日之前提交”。该件专利的保护期限应自最早有效申请日1990年6月1日起算20年，在加上PTA 369天，即专利到期日：2011年6月5日；

　　假设该件专利一直有效，若专利权人未缴纳第二次年费，那么该专利的专利到期日应为第二次缴纳年费宽限期的到期日，即2012年2月10日；

　　上述专利权人不缴纳第二次年费，该专利的专利到期日应为2012年2月10日的推断是建立在该件专利一直有效的假定条件下，而实际上，该件专利在2012年2月10日之前，已于2011年6月5日到期，因此，该件专利的专利到期日为2011年6月5日。

　　4.结论

　　综上，推断该专利的专利权人并不需要支付第二次年费，因为在第二次年费宽限期到期日（2012年2月10日）之前，该件专利已到期（2011年6月5日到期）。即使专利权人在规定时限内缴纳该次年费，仍然不能改变该专利已经到期的事实。

　　三、小结及建议

　　经常听说专利权人因错过缴纳年费的期限而寻求弥补的途径，但是尚未听说专利权人多缴纳年费的情况，但是通过对本文的示例的学习及研究，笔者发现该件专利存在多缴纳年费的情况，可能的原因：1.专利权人对专利期限的计算有误；和/或2.由于该件专利在第二次年费的缴纳期限（不需要附加费）内仍有效，而专利权人未了解或注意：“如果不缴纳某次年费，则在该次年费宽限期的到期日，该件专利到期”，所以在宽限期内赶紧缴纳第二次年费。

　　对于第一种可能性，由于美国专利的申请类型较多，如继续申请、部分继续申请，导致最早有效申请日的推断可能存在困难；美国专利延期有PTA、医药专利延期等；美国专利有terminal disclaimer，可以导致部分权利要求的保护期限缩短，故若一件专利情况相对复杂，专利权人推算专利期限相当困难。因此，建议专利权人委托专利代理机构进行专利的年费缴纳，这样可以降低风险，若专利数量较多，专利的价值很高，建议专利权人委托专业的机构进行年费监控及缴纳，如CPA。

　　而对于第二种可能性，“美国专利年费不缴纳时，专利到期日为年费缴纳宽限期的到期日”，这一点应该引起专利权人及专利代理机构的重视，因为由于这一规定，专利权人及专利代理机构不仅需要监控美国专利的专利保护期限，年费的缴纳时限，还需要注意年费缴纳宽限期的到期日，并用年费缴纳宽限期的到期日与专利期限的到期日相比较，不能看到专利在年费缴纳期限（不需要支付附加费）内仍有效，就简单的认为专利权人必须支付该次年费，而应该依据该件专利在该次年费缴纳宽限期（需要支付附加费）内是否仍然有效来判断专利权人是否需要支付该次年费，否则将可能出现与本文示例相同的情况，导致专利权人为不再有效的专利买单。

　

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