文/集佳知识产权代理有限公司 张春水   

　　一、案情

　　本案涉及申请日为2006年4月27日、发明名称为“在X射线分析领域内对铸造缺陷进行分类的方法”的发明专利申请（以下称为本申请），其申请号为200610078930.4，优先权日为2005年4月28日，公开日为2006年11月1日。

　　在实审阶段，国家知识产权局的实质审查部门（以下简称实审部门）以本申请权利要求1-6不符合专利法第22条第3款的规定为由，于2011年5月19日发出了驳回决定，驳回了本申请。驳回决定引用对比文件如下：

　　对比文件1： “铸件缺陷分析专家系统的研究”，张立光等，《机械工程学报》，第37卷，第11期，2011年11月，第85-88页；

　　对比文件2： 《铸件缺陷和对策手册》，陈国桢，机械工业出版社，第18-28页，公开日为2002年2月28日；

　　对比文件3： 公开号为CN1401075A的中国发明专利申请公开说明书，公开日为2003年3月5日。

　　驳回决定所针对的权利要求1如下：

　　“1.在X射线分析领域内对铸件的铸造缺陷进行分类的方法，其中铸造缺陷被自动归入各已知的铸造缺陷类型中，方法是将铸件的X射线图与已知的铸造缺陷类型的训练图中的特征相比较，并且由此确定被检查铸件中存在的铸造缺陷。”

　　驳回决定指出：权利要求1所要求保护的方案与对比文件1公开的技术内容相比，区别仅在于：自动、X射线分析以及X射线图。基于上述区别技术特征，权利要求1实际要解决的技术问题是：对铸造缺陷进行自动分类、对铸件的铸造缺陷进行X射线检测分析。而对比文件3公开了一种自动检测试样中铸造缺陷的方法，具体公开了如下技术特征（参见说明书摘要、说明书第1页第4-5段）：多年来，在汽车工业中一直使用X射线检测系统来实现铸件的自动、定量检验（相当于本发明的X射线分析）；图像处理计算机，其任务在于通过处理X射线图像（相当于本发明的X射线图），对铸件或次品件中的试样进行自动（相当于本发明的自动）分类。并且上述技术特征在对比文件3中的作用与其在权利要求1中的作用相同，均为对铸造缺陷进行自动分类、对铸件的铸造缺陷采用X射线进行检测分析。因此，对比文件3给出了将上述技术特征应用到对比文件1中以解决其存在的技术问题的启示。因此，在对比文件1的基础上，结合对比文件3以获得上述权利要求所要求保护的技术方案，对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的。因此，权利要求1所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

　　申请人（下称复审请求人）对上述驳回决定不服，于2011年9月2日向专利复审委员会提出复审请求，未对申请文件进行修改。

　　复审请求人在复审请求书中认为：对比文件1没有公开本申请独立权利要求1的如下技术特征：1）“铸造缺陷被自动归入各已知的铸造缺陷类型中，方法是将铸件的X射线图与已知的铸造缺陷类型的训练图中的特征相比较”以及“X射线分析以及X射线图”；2）对比文件3绝对没有给出任何关于识别铸造缺陷类型分类的教导和暗示。对比文件3所公开的方法的目的仅仅在于正确地检查出有缺陷的试样，并不将有缺陷的试样进行缺陷类型的分类。3）对比文件2同样没有公开甚至提及或暗示上述区别技术特征“铸造缺陷被自动归入各已知的铸造缺陷类型中，方法是将铸件的X射线图与已知的铸造缺陷类型的训练图中的特征相比较”。

　　在前置审查阶段，实审部门认为：复审请求人没有修改申请文件，也没有提出有说服力的理由，因此坚持驳回决定。随后，专利复审委员会依法成立合议组对本案进行审查。

　　合议组认为，对比文件1要求保护一种在X射线分析领域内对铸件的铸造缺陷进行分类的方法，对比文件1公开的是铸件缺陷分析专家系统的研究，具体公开如下内容：图形引导的铸件缺陷识别：本系统给出同类相似缺陷（或缺陷组）的典型特征作为诊断依据，同时给出典型缺陷示意图作为识别向导（如图4所示），形象化地引导用户对照铸件缺陷实物特征进行选择，给系统提供足够的信息以获得缺陷诊断结果。最后，系统将给出诊断结果，同时给出缺陷的典型实物照片供用户参考，以便与实际情况相对照（参见第87页左栏第4.1节）。

　　将权利要求1与对比文件1相比较可知，1）后者对于铸造缺陷进行分类是基于铸件的实物特征进行的，而前者是利用X射线图对于铸件的铸造缺陷进行分类；2）后者对于铸造缺陷进行分类是以典型缺陷示意图作为识别向导，而前者对于铸造缺陷进行分类是以铸造缺陷类型的训练图作为识别依据；3）后者对于铸造缺陷的分类是基于人工将铸件的实物特征与铸件缺陷专家系统当中的典型缺陷示意进行对照给出铸造缺陷类型的，而前者是基于X射线图与已知的铸造缺陷类型的训练图的特征相比较，铸造缺陷被自动归入各已知的铸造缺陷类型中。

　　基于上述分析可以得出两者的区别在于对比文件1没有公开权利要求1中的以下特征：1）在X射线分析领域对铸件的铸造缺陷进行分类的方法；2）将铸件的X射线图与已知的铸造缺陷类型的训练图中的特征相比较，并且由此确定被检查铸件中存在的铸造缺陷；3）其中铸造缺陷被自动归入各已知的铸造缺陷类型中。基于上述区别技术特征，权利要求1相对于对比文件1实际解决的技术问题是提高对于铸件的铸造缺陷进行分析检测的准确率以及效率。

　　对比文件1中的缺陷识别中，系统假定用于拥有较少的铸造专业知识并且需要专家支持来帮助他诊断缺陷。通过精确设计的用户对话界面来与用户进行交互，以便诊断一种不熟悉的缺陷。具体来说，对比文件1中对于铸件进行缺陷分类的方法仅仅是基于人工将铸件的实物特征与铸件缺陷专家系统当中的典型缺陷示意图进行对照给出铸造缺陷类型的，不是利用X射线分析，基于X射线图与已知的铸造缺陷类型的训练图的特征相比较，对于铸件的铸造缺陷类型进行自动分类，如上所述，对比文件1中的缺陷分类都是人工进行的，并没有给出利用X射线对于铸件的铸造缺陷类型进行自动分类的技术启示。

　　对比文件2公开了一种铸件缺陷分类的基础专业知识，其中详细论述缺陷分类方法；我国的铸件缺陷分类方法；国际缺陷铸件缺陷图谱，其中包括缺陷类别、缺陷名称、缺陷代码、缺陷定义或释义等；按缺陷形成的机理分类方法；按工序或其他将铸件分类的方法（参见第18-28页）。其仅仅是对铸件缺陷分类的基本知识进行介绍，对上述区别技术特征没有给出任何启示。

　　对比文件3公开了一种利用X射线对于铸件的铸造缺陷进行自动检测的方法，具体公开了与本发明相关的如下内容：多年来，在汽车工业中一直使用X射线检测系统来实现铸件的自动、定量检验；图像处理计算机，其任务在于通过处理X射线图像，对铸件或次品件中的试样进行自动分类（参见说明书第1页第4-5段）。但是，对比文件3中仅仅公开了通过处理X射线图像对铸件或次品件中的试样进行自动分类，并没有具体公开按照铸造缺陷类型进行自动分类，也没有给出利用X射线对于铸件的铸造缺陷类型进行自动分类的技术启示。而且，也没有任何证据表明利用X射线对于铸件的铸造缺陷类型进行自动分类为本领域公知常识。

　　因此，对比文件1、对比文件2、对比文件3以及公知常识的任意结合也不能显而易见地得到权利要求1的利用X射线对铸件的铸造缺陷类型进行自动分类的技术方案，且权利要求1所要求保护的技术方案具有可以自动确定铸件中铸造缺陷、提高铸造过程生产率的有益效果。因此，权利要求1相对于对比文件1-3具有突出的实质性特点和显著的进步，具备专利法第22条第3款规定的创造性。

　　因此，专利复审委员会在2012年11月2日作出了撤销驳回决定的复审决定。

　　二、专利代理人评析

　　专利代理人认为，本案主要涉及专利法第22条第3款的判断。在第22条第3款的判断中，审查员经常会出现“事后诸葛亮”的判断，即在得知发明或者实用新型的技术方案后再去判断其是否显而易见，从而会低估发明或者实用新型创造性。如果所属技术领域的技术人员根据其所掌握的现有技术能够得出发明或者实用新型的技术方案，则该发明或者实用新型的技术方案没有创造性，如果不能得出，则该发明或者实用新型的技术方案就符合专利法第22条第3款的要求。创造性的判断是基于一定的现有技术进行的，在答复审查意见的时候，专利代理人应该以审查员引用的对比文件为依据，站在所属技术领域的技术人员的角度，从对比文件所能证明的事实出发来判断。

　　本案所涉及的创造性的判断方法是比较典型的一种。面对一个内容简单的技术方案，审查员很容易产生其创造性不高或者没有创造性的感觉，这个感觉通常是在得知了技术方案之后产生的，属于“事后诸葛亮”。而技术方案本身的产生过程，即发明人得出技术方案的过程应当在评价创造性时予以考虑。所以专利代理人在处理此类案件时，要特别向审查员说明，判断发明是否具有创造性，实际上是判断所属技术领域的技术人员在所引用的对比文件的现有技术的情况下能否得出这样的技术方案。如果不能得出这样的技术方案，就是有创造性。因此，专利代理人可以采用《专利审查指南》中规定的判断创造性的三步法进行答辩。