大陆与台湾专利申请向USPTO提出PPH请求的比较

2012-01-15
文/集佳知识产权代理有限公司 王萍

　　为了共享各专利机关的检索结果，消除专利审查积压以及减轻申请人负担，自2006年起，美国专利商标局（USPTO）陆续与日本、韩国、英国、加拿大、澳大利亚、欧专局、丹麦、新加坡、德国、芬兰、匈牙利、俄罗斯、西班牙、奥地利、墨西哥、以色列、挪威、冰岛等18个国家与地区启动了专利审查高速公路（PPH）试点项目。

　　特别令人鼓舞的是，USPTO业已在2011年的12月1日和9月1日分别与中国国家知识产权局和我国台湾地区专利管理机构启动了暂定期限为12个月的专利审查高速公路（PPH）的试点项目。

　　随着海峡两岸经济的飞速发展，中国大陆和台湾地区在美国提交的专利申请数量近年来不断增加。上述PPH试点项目的启动对于大陆和台湾申请人的重要意义在于，海峡两岸的申请人均可以就基于具有可专利性/可授权的大陆或台湾专利申请（或其中一项或多项权利要求）向USPTO提交的美国专利申请，按照规定流程提交相应文件后，请求USPTO加快审查，以便大大缩短相关专利申请的审查周期，减少美国审查员的工作量，相应的，减轻申请人的负担。
为方便海峡两岸的申请人了解基于大陆或专利申请向USPTO提出PPH请求的具体情况，以下分几个方面做一简要介绍【篇幅所限，鉴于台湾非PCT成员国更不是PCT申请的受理局，本文不涉及基于PCT国际申请阶段的工作提出PPH请求的情形】。

　　一、适于提出PPH请求的专利申请类型
　　参与PPH试点项目的专利申请类型仅限于发明专利，对于向USPTO提交的临时申请、植物专利申请、外观设计专利申请、再颁专利申请(reissue application)和处于再审程序（reexamination proceeding）均不可提出PPH请求。

　　二、提出PPH请求的时机
　　凡拟提出PPH请求的专利申请，海峡两岸的申请人均需要在USPTO进行实质审查之前，即未收到USPTO发出的审查意见通知书之前提出。特别提请申请人注意的是，PPH请求与基于MPEP中708.02（a）的相关规定允许申请人向USPTO提出的加快审查请求不同，所述加快审查请求可以在专利申请的任何阶段提出，无论是否业已收到审查意见通知书。

　　三、提出PPH请求的费用
　　根据试点项目的双边协议，目前海峡两岸申请人向USPTO提出PPH请求均不收费。

　　四、适于提出PPH请求的美国专利申请需满足的条件
　　(一)、基于中国国家知识产权局的专利申请的情形
　　1、向USPTO提交的专利申请，在引用关系上需要满足如下条件之一：
　　1）、通过巴黎公约途径提出的美国专利申请，应要求一项或多项中国国家知识产权局在先专利申请的优先权；或者要求在先PCT申请的优先权（注意，该在先PCT申请未要求过优先权）；或者
　　2）、作为PCT国际申请的国家阶段申请，所述PCT申请应要求一项中国国家知识产权局在先专利申请的优先权；或者要求在先PCT申请的优先权（注意，该在先PCT申请未要求过优先权）；或者未要求优先权；或者
　　3）、基于35USC§120要求享受PCT申请的较早申请日的美国专利申请，所述PCT申请应要求一项中国国家知识产权局在先专利申请的优先权；或者要求在先PCT申请的优先权（注意，该在先PCT申请未要求过优先权）；或者未要求优先权。

　　2、向USPTO提交的专利申请，在权利要求内容上需要满足如下条件：
　　1）、中国专利申请应当是被中国国家知识产权局认定的可授权专利，或者具有至少一项被中国国家知识产权局认定的可授权的权利要求；
　　2）美国专利申请的全部权利要求应当充分对应于或者经修改后充分对应于被认定可专利或者可授权的中国专利申请的权利要求部分。
　　特别提请申请人注意的是，上述提及的被认定具有可专利性/可授权的在先中国专利申请不可以是实用新型专利。

　　(二)、基于台湾地区的专利申请的情形
　　1、向USPTO提交的专利申请，在引用关系上需要满足如下条件之一：
　　1）、应要求一项或多项台湾地区在先专利申请的优先权；或者
　　2）、作为PCT国际申请的国家阶段申请，所述PCT申请应要求一项台湾地区在先专利申请的优先权；或者
　　3）、基于35USC§120要求享受PCT申请的较早申请日的美国专利申请，所述PCT申请应要求一项台湾地区专利申请的优先权。
　　2、向USPTO提交的专利申请，在权利要求内容上需要满足如下条件：
　　1）、台湾地区专利申请应当是被当地专利管理机构认定的可授权专利，或者具有至少一项被认定的可授权的权利要求；
　　2）美国专利申请的全部权利要求应当充分对应于或者经修改后充分对应于被认定可专利或者可授权的台湾地区专利申请的权利要求部分。
　　由上述对基于大陆和台湾的专利申请提出PPH请求需满足的具体条件可知，在涉及的具体权利要求内容上无差别，但是，由于台湾不是PCT成员国，符合可作为引用基础的台湾地区专利申请的情形相对较为简单。

　　特别需要强调的是，USPTO与大陆和台湾签署的PPH试点项目协议均为双边协议，而不是多边协议，因此，举例说来，基于台湾地区的专利申请向USPTO提出PPH请求的合理理由，必须是该专利申请业已被台湾地区专利管理机构认定为具有可专利性或是可授权的，而不能够是该台湾地区专利申请所对应的大陆专利申请业已被中国国家知识产权局认定为具有可专利性或是可授权的。

　　五、提出PPH请求需要提交的文件
　　1、请求参与PPH试点项目的请求书；
　　2、专利管理机构认定为具有可专利性/可授权的权利要求的副本、及其英文译文，以及英文翻译准确的声明；
　　3、提交一份英文的权利要求对应表，具体指明提出PPH请求的美国专利申请与其所对应的在先专利申请中具有可专利性/可授权的权利要求之间的对应关系；
　　4、涉及所述权利要求的可专利性/可授权的所有审查意见通知书副本（包括获准参与PPH试点项目后发出的审查意见通知书）及其英文译文，以及英文翻译准确的声明；
　　5、提交信息披露声明（INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT），列明未曾向USPTO披露过的上述审查意见通知书中的引用文件，以及未曾提交过的所述引用文件副本。

　　特别需要提请注意的是，对于大陆地区的专利申请，如中国国家知识产权局未发出任何审查意见通知书直接授权，需要申请人在参与PPH试点项目请求书中特别注明。

　　总结上述内容，海峡两岸的申请人在向USPTO提出PPH请求的流程和实体要求上都基本相似。如何合理地利用现有台湾与大陆地区专利管理机构的审查资源，帮助申请人在美国顺利获得专利授权，充分发挥上述试点项目的积极作用，成为海峡两岸的专利管理机构、专利审查人员以及专利申请人需要共同研究的新课题。

　

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