活用日本实用新型的延长保护制度

2008-06-05
文/北京集佳知识产权代理有限公司　王轶

　　近年来，中日企业间关于知识产权纠纷呈现逐渐上升的趋势，其中也不乏是中国企业在进驻日本市场时由于自身的一些原因，再加上不太了解日本的知识产权制度，导致某些中国企业被诉到日本法庭的被告席上。有鉴于此，笔者想在此向中国企业介绍一点其向日本申请专利时的一些相关知识，以能够帮助其走出这种被告侵权的被动境地。在本文中着重介绍一下日本实用新型的延长保护制度。

　　首先，简单地说说日本的实用新型的专利制度。日本的专利保护制度不同于我国的专利保护制度，它分为特许法（专利法）、实用新型法和意匠（外观设计）法，分别是对发明、实用新型和外观设计进行保护。其中，日本的实用新型制度早在1905年就已产生，并于1993年进行了较大的改动,改成可以早期登记的无审查主义（亦即形式审查，类似于我国的初步审查）的实用新型制度，至今已经过了多次修改。近几年较大一次的改动是在2004年6月4日公布，2005年4月1日实施的。虽然在2007年又进行了修改，但此次修改的内容与本文想要阐述的内容没有多大的关联，所以在此不再赘述。

　　实用新型制度的最大魅力在于早期登记制。其不同于采用实质审查主义的发明专利制度,只要形式上满足条件，几个月即可获得登记，这与我国对实用新型的保护制度大体相同。关于实用新型的保护对象,也与我国专利法实施细则第2条规定的实用新型保护对象比较类似，即主要是针对物的形状、构造及其结合。

　　在日本为了防止这种无审查即被登记的这种权利的滥用,在权利的行使中,必须出示由特许厅（专利局）出具的记载有关新颖性•创造性等的评价的实用新型技术评价书(以下称‘评价书’，相当于我国的实用新型技术检索报告)。日本特许厅在制作该‘评价书’时一般优先于专利审查，由申请人（第三者也可以请求）请求之后大约几个月内即可得到。因此,权利的行使也就能在早期进行。而且该评价书中关于新颖性•创造性等的评价是采用了与专利审查同样的手法来进行的，有关其正确性，与专利审查是没有什么差别的。

　　另外，在2004年的修改中，其保护期间由原来的从申请日开始算起的6年修改为10年。虽然实用新型的保护期限改成了10年，但为了进一步改变实用新型的申请件数逐年呈递减的趋势,还导入了实用新型的延续期制度。其规定主要是，从实用新型申请日起3年之内，可以根据其已经被登记的实用新型变更成发明专利申请，而此时必须放弃作为发明专利申请基础的实用新型权，这样从理论上来说延长了实用新型的保护期限，最长可达到23年。此外，在实用新型被授权后，也可以请求实用新型评价书，在请求时，要缴付42,000日元+1,000日元×请求项数，该费用在专利实质审查请求费用(168,600日元+4,000日元×请求项数)的1/4以下。

　　另外，为了防止申请人利用上述评价书来代替变更成发明专利申请的实质审查，又规定了若要请求实用新型评价书只能在授权后请求，而且请求了评价书后的实用新型不能再请求变更成发明专利申请。另外，在这次修改中对缴纳的年费也进行大幅度的降低。第1年至第3年由7、600日元+700日元×请求项数降到了2、100日元+100日元×请求项数，第4年至第6年由15、100日元+1、400日元×请求项数降到了6、100日元+300日元×请求项数，而第7年至第10年则为18、100日元+900日元×请求项数。

　　关于上述的日本实用新型专利权转换成发明专利申请的制度，在现阶段我国的专利制度中尚未有这样的规定，所以说可以感受到日本在实用新型保护方面要比我国给予实用新型权利人的保护宽松许多。从上述这些申请实用新型的规定中，可以看出日本实用新型的便利性。例如，很多企业要考虑所做的发明在时间上为其带来的经济效益以及在知识产权方面的侵权风险，往往认为是越快申请越好，这样也就有可能有一些发明未经检索就急匆匆地递交了申请。如果递交的是发明专利申请，有可能因为未经事前检索而欠缺新颖性或创造性最终导致被驳回，但此时也已经为此花掉了不小的费用，显得得不偿失。鉴于这种情况，最好是先申请实用新型，过后再根据情况看是否需要利用实用新型转化成发明专利申请的这一规定。虽说类似的转化也可以通过要求优先权来实现，但是“要求优先权”这一规定对于授权后的实用新型的变更就显得无能为力了。而一年的优先权期限有时又因种种原因显得不够充裕，所以说大可以利用这一制度，在实用新型申请递交后或授权后（申请日起3年内），对于申请前未来得及进行检索的实用新型，可以通过有能力的大型涉外事务所对之进行充分全面的检索和评估，来确定其转化变更成发明专利申请的必要性。若通过检索或评估得知所申请的实用新型的专利性不是很高，则可以放弃或者继续维持该实用新型权，这样就比直接申请发明专利要省去很大一部分费用（不仅仅是官费还包括代理费等）。因此，无论从申请的成本方面或者权利早期行使方面（除利用早期审查制度的情形外，发明专利的授权平均需2年3个月，虽说特许厅在去年加强缩短了审查时间，但具体快到什么程度现在还无数据）来看，都远远大于直接申请发明专利申请，这对于一些经济实力不是很强的企业来说无疑是有利的。

　　另外，顺便说明的是，关于实用新型取得权利后的修改（中国专利法在现阶段还没有设置），原则上从最初的评价书副本送达之日起2个月内或者是无效宣告程序中答辩书提出期间以先到期者为准，只允许修改一次缩小实用新型的权利保护范围，但删除请求项时则不限制次数，而在用外语申请的实用新型（国际申请）中，对于笔误的修改也必须不得超出原国际申请的说明书等（原文）所记载的范围。而且在请求了实用新型的评价书之后再进行的修改，原来的评价书则在修改后的权利行使中不起作用，此时还得必须重新请求关于修改后的实用新型的评价书。

　　以上所介绍的日本实用新型的延长保护制度由于篇幅关系未尽详述，但希望本文能为在今后为我国企业更好地走向国际市场提供一定的知识产权方面的帮助。

　

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