关于必要技术特征相关问题的探讨

2007-08-06
文/北京集佳知识产权代理有限公司 李文红

权利要求书是专利申请文件的核心组成部分，在专利申请、审批及授权后的专利运营等方面都起着重要的作用。鉴于权利要求书，尤其是其中的独立权利要求的重要性，专利法实施细则第二十一条第二款明确了独立权利要求的一种形式规范：“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。”

由于专利法实施细则第二十一条第二款是专利实质审查程序中审查权利要求书时的审查要点，并且是法定的无效宣告理由，因此，如果独立权利要求缺少必要技术特征，将可能导致专利申请被驳回或者专利权的无效。反之，如果在独立权利要求中记载了除必要技术特征之外的非必要技术特征，则由于发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，会缩小专利的保护范围，直接影响到申请人的利益。因此，在专利申请文件的撰写过程中，为了获得质量较高的专利申请文件，需要准确理解“必要技术特征”这一法律概念。

专利法实施细则第二十一条第二款包含两个要求：一个是独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，一个是独立权利要求应当记载解决技术问题的必要技术特征。对这两个要求之间的关系存在两种不同的理解：一种观点认为这两个要求是并列的关系，也就是说，即使记载了解决技术问题的必要技术特征，也不一定就能够从整体上反映技术方案；另一种观点认为这两个要求是实质和形式的关系，即只要记载了解决技术问题的必要技术特征（形式），就一定能够从整体上反映技术方案（实质）。

对于上述问题，《审查指南》采用的是第二种观点，其对“必要技术特征”作了如下说明：“必要技术特征是指，发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。”

对于这一说明，如果仅从字面上理解，似乎存在矛盾之处。以《审查指南》举出的一项有关照相机的发明为例，该发明的改进之处仅在于照相机的快门。也就是说，为解决现有技术在照相机快门方面存在的技术问题，该发明对快门相关的技术特征进行了改进，并不涉及照相机的透镜和取景窗等技术特征。在该发明中，解决技术问题所不可缺少的技术特征（即快门相关的技术特征）的总和似乎不足以构成发明的技术方案（照相机）。

但是，仔细推敲，就可以发现上述字面理解的错误原因：对“为解决其技术问题所不可缺少的技术特征”这一表述的理解过于狭隘，局限于本发明相对现有技术作出贡献的那些技术特征。

对此，笔者认为：“解决其技术问题”的表述中隐含了一个前提，即技术方案必须完整。也就是说，“解决其技术问题”的含义包括：提供一个完整的技术方案，该技术方案能够解决现有技术存在的技术问题。或者说，解决技术问题的是一个完整的技术方案，为解决其技术问题所不可缺少的技术特征包括本发明相对现有技术作出贡献的那些技术特征，也包括与现有技术共有的，使得本发明的主题得以成立的技术特征。在上述照相机的例子中，解决技术问题所不可缺少的技术特征不仅包括本发明对现有技术做出贡献的改进的快门相关的技术特征，还包括构成照相机所必需的透镜和取景窗等技术特征。

由此，可以将“必要技术特征”进一步区分为两种类型：

问题相关必要技术特征，是指与解决技术问题直接相关的必要技术特征，缺少这些技术特征，则无法解决现有技术中存在的技术问题，例如上述例子的快门相关的技术特征；

完整相关必要技术特征，是指与解决技术问题关系不够密切、但是与主题相关的技术特征，缺少这些技术特征，则技术方案不完整，不能构成完整的发明主题，例如上述例子中的透镜和取景窗。

细分下去，问题相关必要技术特征一般包括本发明与现有技术共有的技术特征和本发明区别于现有技术、对现有技术做出贡献的技术特征。例如，在上述照相机相关发明的例子中，快门是本发明与现有技术共有的技术特征，对快门的改进是本发明对现有技术做出贡献的技术特征。可以分别称之为已知必要技术特征和区别必要技术特征。

通常，完整相关必要技术特征是发明和现有技术共有的技术特征，一般会在发明主题中隐含体现，例如照相机这一术语会隐含“透镜”和“取景窗”等技术特征；相应地，撰写独立权利要求时，对于能够在发明主题中隐含体现出来的完整相关必要技术特征通常可以省略。

问题相关必要技术特征中的区别必要技术特征是发明相对现有技术有所区别的技术特征，是发明中对现有技术做出贡献的技术特征，不会隐含在发明主题中。因此，在撰写独立权利要求时，区别必要技术特征必须进行记载。

而问题相关必要技术特征中的已知必要技术特征也是发明和现有技术共有的技术特征，一般会在发明主题中隐含体现，例如照相机这一术语会隐含“快门”这一技术特征；但是，撰写独立权利要求时，如果省略已知必要技术特征，有时会造成对区别必要技术特征的记载不够清楚。例如，在上述例子中，如果不记载“快门”这一技术特征，则会造成无法对“快门改进相关技术特征”进行描述。

也就是说，在撰写独立权利要求时，一般可以省略完整相关必要技术特征，但是应当记载问题相关必要技术特征，以从整体上反映发明或实用新型的技术方案。据此，《审查指南》提供的有关照相机的发明的例子中，其权利要求的前序部分只要写出“一种照相机，包括布帘式快门”就可以了，不需要将其他共有特征，例如透镜和取景窗等照相机零部件都写在前序部分中。在特征部分则应当记载快门改进相关的必要技术特征。

值得注意的是，由于可以在独立权利要求中省略完整相关必要技术特征，一旦获得专利权后，对于其保护范围的确定存在一些需要探讨的问题。例如，所述被省略掉的完整相关必要技术特征是否构成对专利权保护范围的限定？以上述照相机相关发明为例，假设在专利权的存续期内出现了一种新的照相机，其包括上述独立权利要求中明确记载的全部必要技术特征（即问题相关必要技术特征），但是该新的照相机没有采用透镜，而是采用其他的光学元件来实现，也就是说，该新的照相机不具有上面讨论的完整相关必要技术特征，则该新的照相机是否落入所述独立权利要求的保护范围？

最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条规定：专利法第五十六条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。

注意到最高人民法院采用了“明确记载”这一表述，因此，在上述的例子中，应当认定该新的照相机落入了所述独立权利要求的保护范围。

这里的问题实质在于，完整相关必要技术特征在专利申请时虽然是构成发明主题所不可缺少的技术特征，但是进行侵权判定的时间基点不是申请日，而是以侵权行为发生时为分界点，即以侵权行为发生日来判断被控侵权产品是否落入专利权的保护范围。换言之，完整相关必要技术特征虽然在申请日是使得发明主题得以成立所不可缺少的技术特征，但是随着科技的进展，在侵权行为日有可能已经出现替代的方式，只要这些发展不对问题相关必要技术特征的实现产生影响，就不应当对专利权的保护范围产生影响。因此，笔者认为，所述被省略掉的完整相关必要技术特征不构成对专利权保护范围的限定。

正因为如此，在撰写独立权利要求时，应尽量避免记载完整相关必要技术特征，以免对申请人的利益带来无谓的损失。

　

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