商标马德里国际注册的利弊及对策

2005-02-18
商标马德里国际注册的利弊及对策
文/集佳知识产权代理有限公司 于泽辉
大家都知道，建立商标马德里国际注册体系的目的就是为商标权利人简化商标国际注册的程序，使其能在短时间内，以低成本且方便的方式，在所需要的国家里获得商标注册保护。因此，相对于直接去各个国家逐一提出商标注册申请而言，通过商标马德里国际注册体系进行商标国际注册，不仅费用较低，而且节省时间，手续简单，这就是商标马德里国际注册的利。在我们，包括世界各国的同行们，纷纷津津乐道于马德里协定的好处时，却很少有人注意到它的不足之处。比如，由于商标马德里国际注册必须以原属国的注册为基础（议定书国放宽到只要申请即可），即必须有基础注册，这就使商标马德里国际注册无法享受到《保护工业产权巴黎公约》规定的其成员国在商标注册上享有的六个月优先权，这对大公司的新的商标战略的实施无疑是致命的。此外，通过商标马德里国际注册程序注册的商标，如果在注册之日起5年之内，基础注册或申请全部或部分被驳回、撤回、注销、撤销、放弃或宣布无效，那么，其效力及于所有指定国，即该商标不得再要求国际注册给予的保护，这项规定被称为“中心打击”。总之，商标马德里国际注册有利有弊，作者根据自己的工作体会和对马德里协定的研究，就商标国际注册马德里体系的利和弊进行简要的论述，以期引起大家的关注和讨论。

一、商标马德里国际注册的利

1、费用较低

商标马德里国际注册的费用包括三部分，一是基础注册费，二是指定国家的费用，三是本国商标主管机关的费用。国际注册申请人可以在一份申请中指定一个或者多个成员国要求对其申请商标进行保护，无论指定一个成员国还是指定全部成员国，商标国际注册申请人均只需缴纳一份基础注册费，因此，指定的国家越多，越合算。

通过马德里协定进行商标国际注册时，每指定一个国家，就要交纳一笔指定费。但是，各成员国的指定费用低于分别到每个国家注册的费用。首先，马德里协定国的3个类别以内的指定费用都统一为CHF73（按照通常CHF1.00＝RMB6.50的汇率换算，约折合成人民RMB474.50），比这些协定国中大部分国家的实际商标官费要低；其次，马德里议定书国的费用尽管各国不尽相同，但基本上都仅仅是这些国家的实际商标官费，没有额外费用发生。反过来，如果申请人不通过马德里国际注册体系而直接去这些协定国或者议定书国单独申请商标注册的话，由于各国一般都要求外国人申请商标须委托本国代理人/律师代为办理，因此申请人除了须支付各国的商标官费外，还需支付国外律师/代理人的代理费/翻译费等费用。当然，即便是通过商标国际注册马德里协定或议定书进行商标国际注册，如果发生商标驳回、审查意见、异议、商标复审以及其他问题，仍然要通过这些国家的商标律师或商标代理人进行，有关费用与分别到这些国家逐一进行商标注册申请没有什么不同。

关于申请人本国商标主管机关收取的费用，因国家的不同而不同。

总的来讲，通过马德里协定或议定书进行商标国际注册，可以节省费用。

2、节省时间

中国的商标国际注册申请人从向中国商标局提交商标国际注册申请书之日起，一般6个月左右即可取得世界知识产权组织（WIPO）国际局颁发的商标国际注册证明，其上载明商标的国际注册号和国际注册日。当然，该国际商标注册证明，不是商标被核准注册的证明，只是表明国际局收到了申请的国际注册申请，并经审查符合国际局的要求，并已经或者即将把该申请提交给各指定国进行审查。该商标能否在各指定国获准注册，要以各指定国的审查为准。国际局颁发的国际商标注册证明的意义在于，该国际注册号和国际注册日是其后申请人进行商标的后期指定、变更、转让、续展等一系列活动的基础。

从国际注册日起算，如果12个月内没有收到协定国或者18个月内没有收到议定书国发来的拒绝给予商标保护的驳回通知书，即表示该商标已在该协定国或议定国自动得到了保护，对于那些实际审查期限非常长的国家，此种规定大大缩短了申请人为得到该国的商标注册保护而需等待的时间。比如意大利，如果到该国单独提出商标注册申请，正常情况下获得商标注册的时间约为3-4年，而通过马德里国际注册体系，从申请到取得国际注册证书，再到意大利按规定能够花费的审查期限，全部时间加起来最长不超过20个月，比单独申请注册的3-4年短了很多。

3、手续简单

首先，商标国际注册申请人自行或者通过本国代理组织向本国商标局递交一份申请，即可指定众多国家进行申请保护，手续简便。其次，申请人不需要委托国外的律师/代理人在各国逐一办理。商标国际注册申请人仅需缴纳以瑞士法郎计算的统一的官费和本国商标局的手续费，而不需要到每个指定国分别单独缴纳费用。最后，商标国际注册申请人可以规避一些国家对于单独申请商标的严格要求。比如伊朗，要求所有直接去伊朗申请商标注册的申请人必须委托伊朗本国的代理人代办商标注册申请，而且申请人给予代办人的授权委托书必须经过申请人本国公证机关的公证和伊朗驻该国的使馆的认证方为有效，手续相对较麻烦，而如果通过马德里国际注册体系指定伊朗要求注册，则不存在如上手续问题。

马德里国际注册具有申请人在指定国家逐一单独提出注册申请同样的效力。如在规定的12或18个月内，对该商标的保护未被某一被指定的协定国或议定国驳回，该商标就在该协定国或者议定国得到了保护，并且此种保护与单独注册获得的保护相同，因而申请人不必费心面对各国各不相同的注册要求和审查期限。

马德里国际注册商标的后期变更如后期指定、转让、变更名称/地址、续展等手续，均可以通过简单的单一程序得以实现，商标国际注册申请人仅凭一个国际注册证提交一份申请即可办理前述各种变更事项。

二、商标马德里国际注册的弊

1、必须以基础注册为前提，有可能造成时间上的延误

大家知道，目前大多数国家都采取注册获得商标权的原则，即注册原则或称注册主义，也有采取注册与使用相结合的原则，少数国家采取使用主义原则，即便是采取使用主义的国家，商标注册也非常重要。因此，早一天申请商标注册，对任何公司都是至关重要的。但对于通过商标国际注册马德里协定进行商标国际注册来说，基础注册是前提条件，也就是，要通过马德里进行商标的国际注册，申请人的商标必须是已经在其原属国（即本国）获得注册的商标。我们知道，要先在其本国获得商标注册，少则需要一年，多则需要两年，如发生异议等情况，更是不知道需要多长时间。我们可以想象，在这么长的时间内，谁能保证该商标在国外那么多国家不被他人善意注册或者恶意注册？要避免这种情况的发生，唯一的办法，只能是在本国提出商标注册申请的同时，到各个国家去逐一申请注册。如果本国和目标国都是《保护工业产权巴黎公约》的成员国，则可以自本国提出商标注册申请之日起6个月内，到目标国提出注册申请并主张优先权。

因此，从某种意义上讲，通过商标国际注册马德里协定进行的商标国外注册，不是节省时间，而是在浪费时间，并有可能给企业的国际化经营和商标策略的实施造成无可挽回的损失。象“联想换标”这样大的战略性举动，绝对不能通过商标注册马德里体系进行，而必须是在同一时间内在全世界所有目标国同时进行，或者是根据《保护工业产权巴黎公约》的规定，全部在六个月的优先权期限内完成。

2、无法享受到《保护工业产权巴黎公约》规定的优先权

所有《保护工业产权巴黎公约》成员国的国民、企业、事业单位、组织或者在这些成员国有居所或办公场所的自然人、企事业单位或组织，在商标注册上有权享有《保护工业产权巴黎公约》规定的6个月的优先权。

根据《保护工业产权巴黎公约》的规定，一成员国的商标注册申请人在优先权日内，即在其自国提出商标注册申请之日起6个月内，到另外一个成员国提出同样的商标申请并主张优先权，则其在本国提出申请的申请日被视为后一申请的申请日。例如，一中国申请人于2004年1月1日向中国商标局提出一商标注册申请，中国商标局于当日收到并予以受理，则其在中国的申请日就是2004年1月1日。该申请人在5月28日分别向法国、德国等《保护工业产权巴黎公约》的成员国提出同样的商标注册申请，并提供优先权文件和主张优先权，那么，该申请人在法国、德国等《保护工业产权巴黎公约》成员国的商标注册申请的申请日被视为是2004年1月1日。如果他人在2004年4月28日向法国或德国提相同或近似的商标注册申请，就会被视为在后的商标申请而被驳回。

但是，要通过商标国际注册马德里协定进行商标的国外注册，就无法享受到《保护工业产权巴黎公约》规定的优先权。因为马德里协定要求以基础注册为前提，而要完成基础注册，一般都需要一年以上的时间，更不用说在六个月完成了。所以，等基础注册完成，早已超出六个月的优先权期限了。

因此，从这一点上讲，马德里协定等于是在浪费时间。并且，如果因此造成商标在国外被他人抢先注册，而由此带来的损失，可不是一星半点。即使是通过诉讼或其他程序将商标夺回，其花费的代价也不是通过商标国际注册马德里协定节省的费用能够弥补的。

3、“中心打击”原则

上面我们已经提到，通过商标马德里国际注册程序注册的商标，如果在注册之日起5年之内，基础注册或申请全部或部分被驳回、撤回、注销、撤销、放弃或宣布无效，那么，其效力及于所有指定国，即该商标不得再要求国际注册给予的保护，而不管该商标的国际注册是否已经被转让，这项规定被称为“中心打击”。

很显然，“中心打击”原则，是对通过马德里协定进行商标国际注册的申请人的商标利益的重大“打击”。本来，商标注册人想通过马德里协定节省时间和费用，如果发生“中心打击”的问题，商标注册人的损失将是不可估量的。即使是通过议定书进行的国际注册，虽然他在已经注册的国家的国际商标注册可以自该商标被撤销之日起三个月内，向所指定的议定书成员国商标主管机关提交一份申请，并按照各成员国的规定缴纳一定的费用，将该商标的国际注册转换为在该国家的国家注册，但是，他所花费的费用和时间，可能与当初的期望背道而驰。

由此可见，商标国际注册马德里协定有利有弊。作为这样一个被广泛认同和参加的国际商标注册的协定，其优势是相当明显的，但同时，我们又要认识其存在的问题。作为商标申请人，或者作为提供商标注册建议的商标律师或者商标代理人，一定要有清醒的认识，要根据具体情况决定是否使用商标国际注册马德里体系。

三、如何根据申请人的实际情况决定是否使用马德里体系及灵活运用马德里体系（对策）

（一）对于已经注册或经初审公告的商标，可以适用马德里协定

有些企业在准备进行商标的国外注册时，它的商标已经在中国获得注册或者被初审公告。这种情况目前比较常见。这是因为，很多中国企业在规模壮大之前，或者是在遇到商标在海外被他人抢注之前，或者是遇到其他问题，或者是被他人提醒之前，根本没有想到到国外注册自己的商标。在这种情况下，企业可以通过马德里协定或议定书到马德里联盟的成员国注册自己的商标。即便是这种情况，也建议企业在注册之前先进行商标检索。但是，由于国际局并不提供各国的商标检索服务，很有必要通过中国的商标代理机构到各个成员国进行商标检索，以确认该商标获得注册的可能性，否则，一旦该商标被驳回，就会造成不必要的花费。尤其是对于议定书国，它们的指定费用还是相当高的，进行事前检索，减少盲目性，可以节省费用。对于协定国，是否检索，应根据情况而定。如果申请人（企业）的产品已经出口或准备出口到相关的国家，最好还是先做检索，掌握好目标国的商标状况，避免造成商标侵权进而影响到业务的拓展。因为从国际局收到企业提出的国际注册申请，到指定国做出是否授权注册的决定，毕竟还需要12个月或18个月的时间。

同时，我们还要注意一种情况，很多中国企业往往只注册中文的商标，而到国外注册商标时，一般都要注册英文商标或者与当地语言相一致的商标，以适应其国际化的需要。在这种情况下，只有中文商标可以适用马德里协定进行国际注册，而英文商标属于新的商标，并没有在中国注册，因而没有基础注册这个前提，应当参照下面（二）中介绍的对策加以处理。

当然，还有很多国家不是马德里联盟的成员国。对于非马德里成员国，可以用逐一申请或利用“非知”等地区性知识产权组织进行商标的国外注册。

（二）对于尚未在中国提出商标注册申请的商标，应分别情况区别对待

1、如果该商标是跨国公司或大企业的重大商标行动，应采取以下措施：

（1）在向中国商标局提出商标注册申请的同时，通过马德里体系，在议定书国提出商标注册申请。当然，也可考虑逐一申请，原因在于逐一申请时如果目标国是《保护工业产权巴黎公约》的成员国，则可以享有优先权。同时，还应当注意一个问题，就是通过中国商标局向WIPO的国际局提交国际注册申请时，由于受人员和其他条件所限，中国商标局并不能及时将这些申请递交到国际局，而国际局以收到申请的日期为申请日，这样就导致国际申请被大大耽误了。有一次，我们请中国商标局向国际局转交国际注册申请，自我们向中国商标局递交申请之日起时间已过了四个月，商标局还没有将申请转交给国际局。为避免发生类似的情况，建议对重要的议定书国家，仍然要以逐一注册的方式进行国外商标注册。

（2）对于重要的协定国，一律不使用马德里体系，而应当采取逐一申请的方式，分别到这些国家提出商标注册申请，并根据《保护工业产权巴黎公约》的规定，在该公约的成员国主张优先权。比如，对于“联想换标”这样重大的商标战略性的行动，就应当采用逐一注册的方式，分别进行商标注册。

（3）还可以考虑通过地区性的商标国际组织进行商标的国际注册，如通过欧共体的内部市场协调局，申请欧共体商标注册，通过非洲知识产权组织，申请“非知”商标注册等。

（4）对于非马德里同盟的一般国家，毫无疑问，应以逐一注册为主。

（5）对于非重要的协定国，也可以等待商标初审公告或注册后再通过马德里体系进行国际注册。不过，在确定是否属于“非重要的协定国”时，要非常慎重，不仅要考虑目前的状况，还要考虑今后的发展，尤其是要考虑企业的整体战略，避免因小失大。

2、如果申请商标的重要性现在还不能肯定，或者是中小型号企业，不能投入过多费用，则可以适用以下策略：

（1）对于非常重要的协定国，采取逐一注册，保证申请时间的同步性。尤其是可以适用《保护工业产权巴黎公约》规定的优先权。因为既然在申请国内注册时就考虑国外注册，必然会有一定的战略考虑，还是可以确定哪些国家是重要国家，哪些国家相对不是那么重要，至少在目前是这样。

（2）对于议定书国，可以利用马德里体系。因为议定书国只需要有国内申请就可以了，它不要求以基础注册为前提。

（3）对于非重要国家，可以相机行事。比如在本国的商标注册申请获得注册后再通过马德里进行国际注册，也不失为明智的选择。当然，我们假定的前提是企业还不能确定该商标进行国外注册的重要性或者花不起较多的费用。

（三）对于已经在中国提出商标注册申请，尚未被商标局初步审定公告的商标，在适用马德里协定时的对策

有的企业在准备进行商标国外注册时，其商标已经向中国商标局提出了商标注册申请，但尚未在中国获得公告或注册。这种情况，我们在日常工作中也常常遇到。这是因为很多企业在申请国内注册时，并没有意识到或者想到去国外进行商标注册。

对于此种情况，如果该商标的国外注册非常重要，或者说在某些国家进行注册非常重要，建议该企业采取逐一注册的方式，赶快在这些国家进行注册。当然，如果目标国是议定书国，可以通过马德里体系在议定书国进行国际注册。如果有些注册目标国不是很重要，而且是马德里联盟的协定国，则可以在该商标被中国商标局初审公告后，通过马德里体系进行注册。

还有一种情况，就是如果该商标注册申请已经向中国商标局提交了很长时间，该商标很快就会被商标局公告，除非是特别重要的国家，而且是为了防止他人抢注或为了重要战略的实施，索性等该商标被初审公告后，再通过马德里体系进行国际注册。

（四）如何应对“中心打击”原则

前面我们讲了马德里协定的“中心打击”原则，这是一个不容忽视的问题。如何避免“中心打击”情况的发生？首先，就是保证基础注册在五年内不被全部或部分驳回、撤回、注销、撤销、放弃或宣布无效等。其次，也是最有效的方法，就是采取逐一国家注册的方式，不通过马德里系统进行商标的国际注册。当然，“中心打击”发生的情况并不多，一方面，商标注册人要提高警惕，尽量避免这种情况的发生，另一方面，一旦发生这种情况，商标注册人应积极应对，采取一切措施让国际注册转变为逐一国家的注册申请，并获得在相关国家的注册。

通过以上的分析，我们可以看出，商标国际注册马德里协定还有值得完善的地方，我们希望通过各成员国的不断努力，使该体系得到进一步的完善，为国际商标保护，为促进国际贸易做出更大的贡献。

　

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