由一个案例引起的思考

2003-07-16
由一个案例引起的思考
                          文/北京集佳专利商标事务所 专利部 王 谦

最近，北京市高级人民法院的一个案例在我国知识产权界引起很大的争议。俗话说“理不辩不清”，笔者在此也发表一些自己对该案的一些看法，希望能够抛砖引玉。
案情已经刊载于2003年4月15日的中国知识产权报，这里简单回顾一下几个重要时间：舒某于1991年2月7日提出一项实用新型专利申请91211222.0，该申请于1992年2月26日被公告授予实用新型专利权，专利权于1999年2月7日期满终止；但是，舒某于1992年2月22日又就同一技术方案提出了一项发明专利申请92106401.2，该申请经初步审查合格后于1993.09.01公布，经实质审查后于1999年10月13日被授予发明专利权。

1. 关于公用技术的理解
在本案中，由于舒某的实用新型专利申请是在第一次专利法修改以前提出的，他的实用新型专利权的期限比较短（5年加续展3年），而其发明专利申请提出得晚了近1年，实质审查的期间又比较长，在该申请实质审查终结时，实用新型专利权已经期满终止。根据审查指南的规定，专利局无需通知申请人进行选择，可以直接对发明专利申请授予专利权。
所以，笔者认为，专利局对舒某授予的发明专利权是符合现行规定的，专利复审委员会和北京市第一中级人民法院就山东济宁无压锅炉厂请求宣告该发明专利权无效一案所作的维持该发明专利权的决定和判决也是正确的。北京市高级人民法院认为，在本案中，实用新型专利权由于期满已经终止，其专利技术落入了公用领域，对该技术授予发明专利权，相当于将已经落入公用领域的技术又授予专利权，属于重复授权，违反了对一项发明创造只能授予一项专利的原则，因而判决将该发明专利权宣告无效。笔者认为这种论点是否妥当，值得商榷。
在本案中，虽然两项申请的技术内容是相同的，但是二者在法律上是不同的客体。根据专利法第十三条的规定，发明专利申请的技术方案在公布以后到被授予专利权之前的期间，受到专利法规定的临时保护。这里所以称其为“临时保护”，是因为其保护效力待定，需要根据该专利申请是否被授予专利权来确定，它一旦被授予发明专利权，那么这种临时保护便会“转正”，具有与授权以后的保护相同的保护效力。也就是说，该专利申请被授予专利权是临时保护“转正”的唯一条件。在临时保护期内，只要有人实施该发明，申请人就有权要求其支付适当的费用；如果该实施人不支付费用，申请人可以在被授予专利权以后进行追偿。
所谓的“公用领域”，应该是所有公众都可以无限制的自由使用的公知技术领域。在本案中，即使在实用新型专利权期满终止后，该技术方案仍然处于发明专利的临时保护期内。也就是说，该技术方案仍然受到专利法的保护，是“不自由的”，怎么可以因为其他专利的期满而就认为是落入了公用领域呢？所以，北京市高级人民法院认定该专利技术进入公用领域欠缺法律依据，剥夺了专利权人在公开后的申请阶段对该发明专利依法享有的临时保护。
在我国的专利法、专利法实施细则和审查指南中，都没有限制同一个人同时或先后就同一技术方案或者相近技术方案分别提出实用新型和发明专利两份申请，只要它们符合现行法律规范规定的授权条件，就应该授予专利权。从属发明专利就是很常见的一种类型，并且与本案在实质上很相似。从属专利是对基础专利的改进，二者的保护范围经常存在一定的交叉。当从属专利因为没有按期缴纳年费而终止专利权以后，只要其技术方案中与基础专利交叉的部分在后者的权利要求保护范围内，该交叉部分就仍然受到基础专利的限制，他人不能随便实施。显然，这时基础专利与从属专利的技术方案交叉部分并没有进入公用领域，那么本案中的发明专利的技术方案（也就是实用新型专利的技术方案）怎么就会因为另外一项专利的期满而进入公用领域呢？二者虽然在相同的程度上有所区别（一种是完全相同，另一种是部分交叉），在保护的程度上有所区别（一种是效力待定的临时保护，另一种是效力明确的授权保护），申请人上有所区别（一种是同一个人，另一种是不同的人），但是在法律实质上并无区别，都受到专利法明文规定的保护。
所以，笔者认为认定发明专利技术进入公用领域欠妥，不应该因此被宣告无效。

2. 关于保护期的理解
由于我国的实用新型专利申请不进行实质审查，授权比较容易并且较快，而发明专利申请则采取“早期公开、延迟审查”的制度，授权难度较大并且耗时长。于是，很多申请人在实践中综合考虑二者优缺点来制定专利战略，就相同的发明创造先后提出实用新型专利和发明申请，以使某项技术方案的得到尽量长的实际保护期限，即实际的保护期限为：实用新型授权公告日至实用新型放弃日+发明专利公开日至发明专利期满，并且两段时间一般会有几年的重叠期。事实上，本案就是这种情况。如果单独提出一项发明专利申请，按照正常程序需要在18个月公开以后才能获得临时保护，在申请日至公开这段时间没有任何保护，实际的保护期限最多是18年6个月。而采用上述策略，则可以使这18个月也得到保护，并且是充分的专利权保护，而不是临时保护。
专利法第四十二条规定，发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。于是，有人认为采用上述策略在实际上延长对该技术的保护期限违背了上述法条，侵犯了社会公众的利益，笔者认为这种观点也值得商榷。
专利法第四十二条的规定，是针对特定的专利申请而言，而不是针对特定的技术方案而言。也就是说，该法条仅仅是规定了如下内容：对于某项发明专利申请而言，从其申请日到专利权终止日的期间是20年，对于某项实用新型专利申请或外观设计专利申请而言，从其申请日到专利权终止日的期间是10年。可见，该法条并没有限定对某项技术方案的保护期限，而现行的其他法律规范也没有明确规定对某项技术方案的保护期限。
专利法是调节专利权人和公众利益平衡的手段，要了解其精神实质，应该把所有的相关法律规范作为一个整体来理解，而不能抽出其中的某项法条进行孤立的理解。专利法调节利益平衡这一功能的实现，首先是通过审查员的工作来实现的，即审查员除了进行形式审查外，还通过新颖性、创造性、实用性、充分公开、说明书对权利要求的支持等方面的实质审查来确定一项专利是否应该授予专利权、应该授予多大的保护范围。然后，如果公众认为某项专利权侵犯了其利益，则可以通过宣告无效的途径来彻底否定不应该授予的专利权，或者通过部分无效来缩小其授权范围；而专利权人在其利益受到侵犯时，则可以通过法院诉讼的途径来解决。也就是说，利益平衡的调节是通过实体权利来实现的，而某项技术方案所能够得到的实际保护期限则是相关法律规范综合作用的结果，对此并没有规定一个明确的期限。既然它尚不明确，怎么就可以认定是专利权人侵犯了公众利益呢？这样认定是没有根据的。
至于这些法律规范是否冲突、是否合理，法律规范的相对人无义务承担由此引起的后果。它们一旦公布生效，相对人只要没有违反其中的禁止性条款或者限制性条款，就应该认为是守法的。
所以，采用上述策略使某项技术的保护期限尽量长，完全是对现行法律规范的合理利用，不存在违背法条、侵犯公众利益的问题。
事实上，在从宣告专利权无效发展到状告专利复审委员会的过程中，本案已经发生了质的变化，即已经从行政程序转变为对具体行政行为不服的行政诉讼程序。北京市高级人民法院在审理本案时，应该对专利复审委员会作出具体行政行为的合法性进行审查，并对其作出具体行政行为的依据进行审查。显然，这里的依据是审查指南中的相关规定，专利复审委员会和北京市第一中级人民法院也都是据此判定的。如果北京市高级人民法院认为本案属于重复授权，那么就是认为审查指南是违法的，应该责令国家知识产权局进行修改。唯有如此，才能从根本上避免以后再次发生此类事情。

3. 关于优先权制度的理解
专利法在1992年进行修改时增加了本国优先权制度。现行专利法第二十九条第二款规定，申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起12个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出申请的，可以享有优先权。
专利法实施细则第三十三条第二款规定，申请人要求本国优先权，在先申请是发明专利申请的，可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请；在先申请是实用新型专利申请的，可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请。
在实践中，由于文献资料检索手段、语言、经费、时间等方面的限制，申请人经常对自己的发明创造的新颖性、创造性没有很大的把握，不知道到底是否该申请专利，担心不能被授权反而造成自己技术的公开。而利用上述的本国优先权制度，则可以先提交一份初步申请取得申请日，使别人的公开不会影响自己已经取得的成果的新颖性和创造性，然后改进技术进一步提高其新颖性和创造性。在具备条件时可以再提交一份申请，并要求在先申请的优先权；如果因为种种原因而在12个月之内不能提高其新颖性和创造性，达不到专利性的要求，则还可以撤回在先申请，避免其技术的公开。可以说，这是优先权制度的最大优点。
另外，由于我国的实用新型专利申请具有“授权容易并且快、但是授权后不稳定”的特点，而发明专利申请则具有“授权难度大并且耗时长、但是授权后较稳定”的特点，当申请人对自己的技术的新颖性、创造性没有很大的把握时，可以先提交实用新型专利申请，然后在改进技术方案以后再提交发明专利申请，并要求在先实用新型专利申请的优先权，从而使实用新型专利转换为发明专利，延长保护期；如果申请人认为自己的技术方案满足发明专利的授权条件而先提交了一份发明专利申请，但是考虑到产品的市场寿命比较短等因素，又希望尽快授权，则可以再提交一份实用新型专利申请，并要求在先发明专利申请的优先权，从而使发明专利转换为实用新型专利，缩短保护期。
可以看出，优先权制度既充分保护了申请人的利益，又促进了发明人提高其技术方案的积极性，从而推动了整个社会的技术进步。
在本案引发的讨论中，有人认为我国现行的对抵触申请的处理规定实际上削弱了本国优先权制度，使本国优先权制度不能发挥其作用，笔者认为这种观点欠妥，值得进行讨论。
从上面对本国优先权制度的分析可以看出，使用它进行发明和实用新型类型的转换，仅仅是其作用的一个方面，而不是该制度的根本目的，更不是唯一目的。比如，在对在后发明专利申请进行实质审查时，对于其中要求了优先权的技术内容部分，审查员只考虑在优先权日之前已经公开的文献资料，即只有这部分文献资料才会影响要求了优先权的技术内容部分的新颖性和创造性，而在优先权日至在后申请的申请日期间公开的文献资料则不予考虑。
事实上，除了机械设备等方面的专利申请以外，所有领域的方法专利、化学领域的几乎所有产品专利都是不能申请实用新型专利的。这时，虽然申请人不能借助本国优先权制度进行发明和实用新型类型的转换，但是可以用来保全其新颖性和创造性，有时优先权制度可能会关乎在后申请专利的生死存亡，因而对于申请人来说非常重要。
所以，应该全面认识本国优先权制度的优点，不能因为在某个技术领域、某一特定时间没有被申请人利用就认为它不能发挥其作用。毕竟，本国优先权只是赋予申请人的权利，至于申请人在权限范围内是否使用、如何使用都由他自由决定。

4. 关于抵触申请和重复授权的理解
专利法第九条规定：两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。仔细研读可以发现，该法条的基点是申请人，即以申请人为考虑对象，决定是否授予其专利权。当出现不同的申请人先后在不同的时间分别就同样的发明创造申请专利的情况时，专利权只授予最先申请的人，这种情况称作“抵触申请现象”。专利法实施细则第十三条第二款又规定，两个以上的申请人在同一日分别就同样的发明创造申请专利的，应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人。但是，这些规定并没有限制同一申请人先后或者同时就相同的发明创造分别提出发明或者实用新型专利申请。
专利法实施细则第十三条第一款规定：同样的发明创造只能被授予一项专利。仔细研读可以发现，该法条的基点是技术方案，即以技术方案为考虑对象，决定是否授予其专利权，而不考虑该技术方案是否来自同一申请人，该规定称作“禁止重复授权原则”。在实践中，专利局的操作守则是“只要两个专利不同时存在，就不认为是重复授权”。显然，这也是以技术方案为考虑对象的。
从上述规定的实质内容和立法目的来看，这些规定的本意都是要规定对于一项发明创造只授予一项专利权，防止专利权的“滥授”，保护公众利益。因为公众只需要知道一份对现有技术作出贡献的专利申请文件中的技术方案就可以了，作为回报，公众也希望只对这一份专利申请文件承担不得实施其技术方案的义务。由于公众再重复知道该技术并无意义，如果再有一份同样的专利申请文件公开，那么这时的公众是被迫接受的，如果也赋予在后公开的专利申请文件以专利权，显然对公众是不公平的。而要判断拥有一项技术的人何时具有公开其技术的真实意思表示，只能以其提交申请文件的时间为准，在后提交申请者无权再进行重复公开，这同时也是“在先申请”专利制度的本意。
但是，由于专利法及其实施细则并没有限制同一申请人先后或者同时就相同的发明创造分别提出发明或者实用新型专利申请，在实践中也就只能接受这种情形的出现。审查指南规定，在其中一个专利申请授权之后，在另一个专利申请也符合授权的条件下，给申请人一次选择机会，如果申请人放弃在先的专利权，在后的专利申请仍可以被授权。显然，这里又是以申请文件为考虑对象，决定是否授予其专利权。由于专利法第九条的规定是针对两个以上不同申请人的情况，并且基点是申请人，如果单纯从字面上看，不能认为审查指南的规定违背了该法条，但是它却在实质上背离了该法条的立法精神；同时，审查指南对“禁止重复授权原则”的理解也流于文字，同样背离了其立法精神，使一项发明创造可以被授予两项专利权。
从上面的分析可以发现，不同的法律规范采用了不同的基点，它们分别是：申请人、技术方案、申请文件，这种文字表述上的不一致，难免会导致实践中的混乱和理解上的错误。鉴于此，笔者建议所有的规范都以专利申请文件为基点，将专利法第九条修改为：“就同样的发明创造提出两个以上专利申请的，专利权授予符合授权条件的在先申请”，这样不但解决了申请文件在时间上的抵触，也解决了申请人在时间上的抵触。为了限制同一申请人同时就相同的发明创造分别提出发明或者实用新型专利申请，可以在专利法实施细则第十三条中增加第三款，“同一申请人在同一日就相同的发明创造分别提出发明或者实用新型专利申请，只受理其中的一份申请，由申请人自己选择”。

　

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