文/集佳知识产权代理有限公司 张颖

　　在美国专利申请实践中有一种官文是Restriction for Requirement。在美国专利申请中，Restriction for Requirement主要用于避免发明人在一个申请中保护多个发明点。然而出于申请费用较高的考虑，发明人倾向于将多个不同的发明点写入一个申请案件中。由于这样会给审查员增加过度的负担，专利局为了防止这种情况，Restriction for Requirement就产生了。

　　《美国专利审查程序手册》802章中记载了“两个或多个独立的、有区别的发明不能存在于同一申请中，除非一个发明中没有超过合理数量的多于一个的种类可以被具体记载在该发明的不同权利要求里，提供的申请要包括一个可授权权项，其和所有种类以及超出从权形式的种类相一致，或者包括相一致权利要求的所有限制”。如果审查员认为申请中存在多个独立、有区别的发明，就会发出Restriction for Requirement的审查意见通知书，要求申请人在多个发明中选择一个加以保护。其出发点是为了不给审查员增加过多的检索负担。

　　具体在Restriction for Requirement的官文中，审查员会经常要求申请人在不同组中选择一组，或者在不同种类中选择一种，这两者有一定的区别。

　　在不同组中选择一组的问题其实和中国专利审查中的单一性问题有点相似。中国《专利法》第三十一条规定，一件发明专利或者实用新型专利申请应当仅限于一项发明专利或者实用新型专利。属于一个总的发明构思的两项以上的发明专利或者实用新型专利，可以作为一件申请提出。一件外观设计专利申请应当限于一种产品所使用的一项外观设计。用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上的外观设计，可以作为一件申请提出。可见，如果审查员要求在不同组中选择一组，通常表明不同组的权利要求技术方案差异很大。在实践中，需要在不同组的权利要求中做出选择的情况往往是不同的装置之间，不同的方法之间，以及装置和方法没有一一对应的情况下。

　　而在不同种类中选择一种，是审查员要求限定权利要求而便于审查。一旦有可以被授权的主题，审查员会在发出授权通知书前重新审查其他被限定了的权利要求。可见，如果审查员要求在不同种类中选择一种，通常表明不同种类的权利要求技术方案虽有差异，但不是特别大，依然在审查员可以考虑接受的范围之内。在实践中，需要在不同种类的权利要求中做出选择的情况往往是相互之间有一定联系又没有完全互相包括的装置和方法之间。

　　当答复美国审查员发出的Restriction for Requirement官文时，申请人无论是否认可审查员的理由和结论，均必须在答复文件中选择一组权利要求供审查员审查。如果申请人不同意审查员的理由和结论，可以在选择了一组权利要求的同时，争辩本申请权利要求不符合发出Restriction for Requirement的条件。

　　针对如何从多组权利要求中选择出合适的一组权利要求的问题，建议尽可能地选择范围最大的那一组权利要求。如果后续审查员使用对比文件评述新创性，可以逐渐通过修改来缩小保护范围以克服新创性问题。如果两组权利要求的范围是相互重叠的，建议申请人根据实际需要选择被认为是最重要、最有意义的一组权利要求。通常来说，如果需要在装置和方法之间做出选择，考虑到装置一般是实物性、物理性的，后续在侵权调查等程序中容易取证比较，优先考虑保护装置。

　　选择完之后，接下来就要考虑审查员指出的不同组或种类之间有没有通过修改使其克服Restriction for Requirement的条件的可能性，如果能够通过进行幅度不大的修改使得不同组或种类的权利要求之间联系紧密，克服审查员在通知书中指出的问题，则为上上策。

　　以笔者代理过的一个专利申请为例，该专利申请主要涉及MEMS压力传感器的结构，在美国Restriction for Requirement官文中，审查员将当前的权利要求分成两组，每组又分为两个种类：第一组关于装置的权利要求，第一类权利要求27-36，第二类权利要求37-48；以及第二组关于方法的权利要求，第一类权利要求1-12，第二类权利要求13-26。

　　审查员指出第二组权利要求1-12、13-26所保护的方法和第一组权利要求27-36、37-48所保护的设备之间不属于一个发明，因为第二组权利要求1-12、13-26所述方法可以用于制造不同的设备，第一组权利要求27-36、37-48所述设备可以用不同的方法制造。同时权利要求1-12的方法和权利要求13-26的方法又有所区别，权利要求27-36的设备和权利要求37-48的设备也有所区别。

　　面对该种情况，首先笔者仔细分析了一下四个独立权利要求的技术方案，发现权利要求1和权利要求13分属于说明书中的两个实施例，这两个实施例有大量的相同技术特征，只是在基底设置的位置上有所不同，而这种基底位置设置的不同完全可以在从属权利要求中体现而不必记载在独立权利要求中。考虑到美国专利的修改限制相对没有欧洲专利的修改限制那么严格，再结合说明书各个实施例之间的关联，于是将权利要求1和13中的技术特征上位，即将权利要求1中的技术特征“去除所述第二基底”删除后作为一个新的独立权利要求，原独立权利要求1、13作为新的独立权利要求1的从属权利要求。以及用同样的方式将权利要求37修改为权利要求27的从属权利要求，即将权利要求37改为“所述第二衬底包括第二基底，以及所述压敏电阻元件位于所述第二基底上或内部”。这样的修改幅度很小，没有过多改变保护范围，还能重新合理设置申请的独立权利要求和从属权利要求，使得原本独立的两个方法和设备能够统一。接着再争辩方法权利要求和设备权利要求之间的对应性，指出在设备权利要求具有授权前景的情况下，根据《美国专利审查程序手册》806章05节（h）项的规定应当允许方法权利要求的重新加入。最终该修改方案被审查员接受，且由于审查员没有检索到可以评述本申请新创性的对比文件，本申请最终被授权。授权后的权利要求保护范围相比于申请时的权利要求保护范围其实更宽一点，有效的维护了申请人的利益。

　　争辩的时候要注意，从美国专利代理经验出发，争辩理由最好集中在“没有增加审查员的检索负担”上，而不要争辩哪些特征是相同或相应的特定技术特征。如果争辩各组权利要求中哪些特征是“相同”或“相应”的特定技术特征，可能会给后续无效、维权程序造成不必要的负面甚至致命的影响。当然如果对权利要求有修改的话，一定要详细给出修改依据，在说明书的具体出处，以增强说服审查员的力度。

　　在选择了一组权利要求之后，申请人可以暂时撤回（withdrawn）其余组的权利要求，这些被撤回的权利要求组，可以在被选定的一组权利要求获得授权后，重新加入到申请中。具体做法是，在其余独立权利要求中补入经审查被认定具有专利性的特征。根据经验，绝大部分的审查员会同意将其余组的权利要求经修改重新加入到该申请中。

　　综上，对美国专利审查中的Restriction for Requirement官文进行了说明，并介绍了答复Restriction for Requirement官文的一些策略，希望对相关领域的从业者能有借鉴之用。