文/集佳知识产权代理有限公司 王静宇

　　对于接触过美国专利申请的发明人、申请人或者专利代理人来说，IDS是一件在美国专利申请中被多次提及的话题。即使对于美国专利律师而言，IDS也是一个经常会被探讨的话题，一些美国律所甚至专门提供有关IDS提交策略规划的服务。由此，IDS的重要性可见一斑。

　　IDS是Information Disclosure Statement的英文缩写，通常被译为“信息披露声明”。在美国专利法实施细则37 CFR 1.56中，明确规定了在专利申请过程中信息披露的义务，义务人包括申请中署名的每一位发明人、准备或处理专利申请的每一位律师或代理人以及实质性地参与到专利申请准备阶段或处理阶段的任何其他人，包括受让人或者任何有权利受让的任何人。美国专利法中对信息披露义务的要求规定地极为详尽的，也极为苛刻。因为如果有义务提交IDS的人没有尽到信息披露的义务，欺骗或者试图欺骗美国专利商标局(USPTO)，或采用不诚信的或明知故犯的态度来违反信息披露的义务，那么将会导致专利不被授权。实践中，以专利权人欺骗或意图欺骗USPTO，判专利在申请中有不正当行为(inequitable conduct)而导致专利最终无效实施的案例并不少。

　　美国专利法实施细则37 CFR 1.56的要求，有信息披露义务的人应向USPTO披露所有和本申请的可专利性实质相关(materiality)的所有现有技术资料，包括单独或者与其他现有技术结合影响本申请权利要求可专利性的IDS信息，以及不利于申请人对于本申请中审查员的驳回意见进行答辩的IDS信息等。一般来说，包括现有技术背景资料、伙伴申请(counterpart application)中的检索报告以及相关审查意见和引用文献。实践中，最常遇到的就是伙伴申请(counterpart application)中的其他专利局检索报告中所引用的现有技术。这些引用的现有技术主要包括X类、Y类、A类、R类、P类和E类文件。其中，

　　a)X类——是在检索报告中被审查员是认为特别相关的文件，单独考虑该文件就能认定本申请是否具有新颖性或创造性，这类文件都是需要作为IDS提交的；

　　b)Y类——是在检索报告中被审查员是认为特别相关的文件，和X类相比来说，还需要与其他现有技术文件结合且该结合对于本领域内的技术人员来说是显而易见时，可以来判断本申请不具有创造性，这类文件都是需要作为IDS提交的；

　　c)A类——是在检索报告中被审查员认为是不特别相关的表示现有技术一般状态的文件，属于背景技术方面的资料，这类文件是否属于materiality，还需经过专业代理律师判断才能最终决定是否提交，一般建议最好都作为IDS提交；

　　d)R类——任何单位或个人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利或专利申请文件（如同日提交的实用新型），可以考虑不作为IDS提交；

　　e)P类——所谓的“中间文件”，即公布日先于本申请的提交日或国际申请日但迟于所要求的优先权日，这类文件是否属于materiality，还需经过专业代理律师判断才能最终决定是否提交，一般建议最好都作为IDS提交；

　　f)E类——抵触申请，其先于本申请提交但是迟于本申请的提交日公开，一般可以不作为IDS提交。

　　USPTO对于申请人提交的IDS相关的文件数量以及文件大小都没有限制。当并不能判断一份资料是否与现有技术实质相关(materiality)时，谨慎来说，最好还是作为IDS来提交。这种情况下，判断materiality的责任就归咎于美国的专利审查员，而不是义务人本身。这也是一种规避IDS风险的策略。另外，与核实资料是否有materiality以及诉讼中被认为没有完成IDS义务而被判在专利申请中有不正当行为(inequitable conduct)相比，提交所有尽可能相关的文件可能所花费的成本更小。当然，也还是有一定风险：有可能在后期诉讼中被认为故意在大量IDS资料中“隐藏”高度相关的文件。因此，当IDS资料特别巨大时，建议对资料进行分类，以便审查员能够确切地进行参考。

　　除了IDS需要提交的资料，美国专利法实施细则37 CFR 1.97也详细规定了对于IDS提交期限的要求。一般来说，可以简单地认为在专利授权(grant)前，IDS义务人在首次获悉了IDS资料时，就应当在首次获悉日起的3个月内向USPTO披露IDS。对于从counterpart application中获悉IDS，可以理解为counterpart application当局发文日起的3个月内应向USPTO进行披露IDS。具体来说，主要提交IDS的期限为五个阶段：

　　a.第一阶段——通常指本申请提交日起的3个月内或者是第一次OA下发之前。此阶段提交IDS没有官费；

　　b.第二阶段——第一次OA(即，non-final OA)下发之后到Final OA或授权通知(Notice of Allowance)之前。此阶段有2种情况，一种是不需要缴纳官费，只需要交一份声明，声明是在首次获悉该IDS资料日起3个内提交的IDS；一种是不符合声明的情况，需要缴纳USD 180官费（大实体标准）；

　　c.第三阶段——final OA后或支付授权费当天或之前。此阶段需要缴纳USD 180官费（大实体标准）和一份声明，USPTO才会考虑IDS；

　　d.第四阶段——有2种情况。一种是在支付授权费以后授权日之前，此种情况下，如果需要递交IDS，应根据美国专利法实施细则37 CFR 1.313的规定，提出撤回授权的请求并同时提交RCE请求，通过RCE程序重启案卷，进行IDS的提交。自2012年，USPTO实行了QPIDS项目，为申请人提供了一种更便捷、成本更低的在支付授权费后提交IDS的途径。 另外一种情况，是在收到final OA的情况下，此时只能通过在案卷被审查员关闭前，提交RCE重启案卷来进行IDS的提交；

　　e.第五阶段——在专利授权日后。一般来说，专利授权发证以后，IDS义务结束。但是，当遇到在专利申请过程中应该提交的关键性IDS资料而没有提供时，还是有解决的办法来处理，以避免诉讼中的风险。此种情况下，可以考虑通过领证后的补充审查程序（supplemental examination）来获得IDS提交的机会，或者根据本申请的具体情况，考虑提交再颁专利申请来进行IDS的提交。

　　综上所述，IDS的重要性决定了美国专利申请人或专利律师在专利申请过程中要根据现有技术的materiality，来决定具体需要提交IDS的内容，根据美国专利申请的每个阶段IDS提交的程序以及首次获悉IDS资料的时间来最终进行IDS的提交。