文/北京市集佳律师事务所 戈晓美

　　引言：专利权，作为知识产权，其并非是使权利人享有一项权利，而是用于规制他人，使其不能为某种行为的一种权利，即具有排他属性。在探究专利权的效力时，也应从专利权的排他权属性出发。针对同一保护范围的发明创造，在一个专利权中得不到保护，在另一个专利权中能够给予保护；专利权终止并不必然导致该技术进入公有领域。关于这一专利权的效力问题，困扰了我很久很久，当从专利权的排他属性思考时，便豁然开朗。

　　先讲一个生动的案例：

　　同一申请人就同样的发明创造于同日既申请了发明，又申请了实用新型。

　　半年左右，实用新型经形式审查，保持原权利要求范围（A）获得授权后，第三人针对该实用新型提出无效请求，所用对比文件为D1/D2。专利权人出于降低无效风险的目的，对实用新型的权利要求1作出了修改，即增加了新的技术特征，后实用新型专利在无效程序中被维持住，范围为（A’，显然A）A’）。值得注意的是：在针对实用新型的无效决定评述中，D1/D2对实用新型权利的新颖性、创造性并不构成威胁，换言之，在实用新型的无效中，即便专利权人对原权利要求不做修改，该实用新型专利也能够被维持住。

　　与此同时，针对同日发明申请的审查还在过程中，审查员同样以D1/D2的结合认为发明申请的权利要求1缺乏新颖性，审查意见认为不具备授权条件的理由与前述实用新型的无效理由同。申请人对发明申请的权利要求没有做出修改，保护范围仍为基于实用新型无效争辩及认定的理由进行了答复。目前，该发明申请的审查还在继续。

　　那么问题来了：

　　1、实用新型的原权利要求1的效力如何？

　　2、发明申请的权利要求1（同实用新型原权利要求1）应不应当授权？

　　3、原权利要求1获得授权后的效力如何？

　　问题1：实用新型原授权权利要求1的效力如何？

　　对此，笔者认为，不论从无效程序的当事人处置原则还是侵权判定中的禁止反悔原则来看，实用新型原授权权利要求1均被已被无效，不能再将其纳入实用新型专利权的保护范围。

　　首先，根据当事人处置原则，可以认为专利权人已放弃要求针对实用新型原授权权利要求的保护范围。《专利审查指南》第四部分第三章2.2当事人处置原则部分载明：在无效宣告程序中，专利权人针对请求人提出的无效宣告请求主动缩小专利权保护范围且相应的修改文本已被专利复审委员会接受的，视为专利权人承认大于该保护范围的权利要求自始不符合专利法及其实施细则的有关规定，并且承认请求人对该权利要求的无效宣告请求，从而免去求求人对宣告该权利要求无效这一主张。

　　在本案中，针对无效请求人的无效请求，实用新型专利权人主动修改了权利要求的保护范围，增加了从属权利要求中的技术特征，相较于原授权的权利要求的保护范围，修改后的权利要求的保护范围缩小了。根据上述规定，原授权权利要求1被宣告无效。

　　其次，根据禁止反悔原则，专利权人在实用新型无效程序中的限缩性修改使得其不能将原权利要求1重新纳入实用新型专利权的保护范围。

　　《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。本案中，专利权人在无效程序中，针对原权利要求所作出的限缩性修改即应适用上述禁止反悔原则，该放弃的部分不再属于实用新型专利权保护范围的内容，专利权人不能“两头得利”。

　　还有观点认为，在实用新型专利权的无效宣告决定书中，专利权得以维持的根本原因并非因为专利权人新增的技术特征，即权利人的限缩性修改并未对实用新型专利权的维持起到实质性的作用，从而认为并不能依此认为专利权人放弃了原权利要求1的保护范围。

　　针对这一观点的质疑，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十三条规定：权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。对于如何准确理解上述条款中规定的“限缩性修改或者陈述被明确否定”，已决案例（江苏高院（2016）苏民终161号民事判决书）认为：“明确否定”应当是指授权确权机构以明示的方式明确作出“不予采信的”的否定性意思表示，而不能推定其具有否定性的意思表示。该案中，蒋小平在无效程序中就a、b区别特征所作的限缩性意见陈述，涉及到与专利创造性的实质性判断先关的内容，而专利复审委员会并没有对a、b区别特征是否使得涉案专利具有创造性作出明确评价，相当于“未予评述”，因而其无论是意思表示的形式还是法律效果均不符合司法解释关于“明确否定”的要求。

　　具体到本案中，虽然无效决定宣告修改后的专利权予以维持的主要原因并非是基于修改，专利复审委员会针对该新增的技术特征甚至没有评述，因而不能推定其具有否定的意思表示，因此并不构成对于禁止反悔原则适用的障碍。

　　基于上述分析，从禁止反悔原则的适用来看，由于专利权人在无效程序中的放弃，其不能重新将原权利要求1的保护范围纳入进来。

　　问题2：发明申请的权利要求1是否应当被授权？

　　考虑是否应当授权，主要是需要讨论是否与实用新型专利权构成重复侵权的问题，而两个专利是否属于同样的发明创造是适用重复授权的前提。

　　根据专利法第9条的规定：同样的发明创造只能授予一项专利权。该条的立法本意是防止专利权之间的并无必要的重叠，即指同样的发明创造不能有两项以上的处于有效状态的专利权同时存在。在现行的制度安排下，同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，只要两项专利权不同时存在，就不违反禁止重复授权原则。此处，同样的发明创造，应当是指保护范围相同的专利申请或者专利，其判断方法为：就各自请求保护的内容进行比较。如被比对的两项权利要求所要求保护的范围相同，则认为是同样的发明创造；如一个专利申请或专利要求保护的范围完全落入并小于另一专利申请要求保护的范围，即权利要求保护范围部分重叠的，不应认为其构成同样的发明创造而依据禁止重复授权原则拒绝授予专利权，而是应当根据对新颖性、创造性等其他专利授权条件的审查来决定是否授予专利权。

　　在本案中，如上所述，专利权人已对实用新型原权利要求1的保护范围进行了限缩性修改，实用新型专利权的保护范围与发明专利申请要求的保护范围不相同，审查员应当对于发明专利申请是否符合授权条件予以审查。本案中，在审查发明专利申请的创造性过程中，审查员所用的对比文件与实用新型无效程序中予以评价的对比文件基本相同，因此，对于发明专利权利要求1的授权值得期待。

　　问题3：原权利要求1获得授权后的效力如何？

　　对此，笔者认为，从专利权的排他属性来看，专利权人虽不能再依据实用新型原授权权利要求1主张权利，但是可以依据发明专利权利要求1主张权利。

　　首先，需要澄清的一点是：虽然通常情况下，专利权的终止可能导致该技术进入公有领域，但有些例外情况下并非如此。

　　例如，就从属专利与基础专利的关系来看，假设基础专利申请日为2001年1月，从属专利申请日为2002年1月，后从属专利因例如没有按规定缴纳年费或者专利权人书面放弃的方式导致其在期限届满前（例如2005）终止，那么该从属专利权的终止并不导致该从属专利技术就进入了公有领域的范畴，公众仍然不能自由地实施该从属专利技术，因为基础专利还在受保护期限内。正如最高院在（2007）行提字第4号判决书中所论述的：任何理性的市场经营者不仅应当认识到某一项专利权的终止并不当然意味着其可以自由使用所涉及的专利技术，而且应当能够注意到本领域所有已经公开的专利文件，而不能仅关注某一份文件即下结论并据此鲁莽行事。

　　就本案而言，虽然专利权人在实用新型的无效程序中放弃了原权利要求1的保护范围，但是此时该保护范围仍在发明申请的临时保护期内，发明授权后，发明专利就包括了该权利要求1的保护范围，因此，实用新型专利权保护范围的部分放弃并不意味着其进入了公有领域，发明专利的专利权人仍然可以依据发明专利权去主张权利。

　　其次，在依据发明专利权主张权利的情况下，在实用新型专利权中的放弃是否会对其产生其他影响呢？笔者认为值得讨论。

　　根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第六条：人民法院可以运用与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其专利审查档案、生效的专利授权确权裁判文书解释涉案专利的权利要求。专利审查档案，包括专利审查、复审、无效程序中专利申请人或者专利权人提交的书面材料，国务院专利行政部门及其专利复审委员会制作的审查意见通知书、会晤记录、口审记录、生效的专利复审请求审查决定书和专利权无效宣告请求审查决定书等。基于此，有观点可能认为，对于发明专利的解释，专利权人在实用新型专利权的无效程序中作出的意见陈述或者限缩性修改应适用禁止反悔原则，即其不得再发明专利中继续主张已经在实用新型中已经放弃的保护范围。

　　对此，笔者认为，上述逻辑不攻自破。我国专利法允许同一申请人就同样的实用新型既申请实用新型专利又申请发明专利，主要是考虑为发明创造提供及时的保护，并规定：针对同样的发明创造，申请人可以选择其中一种方式保护其发明创造；针对不同保护范围的发明创造，申请人可以同时享有发明及实用新型专利权。那么，在发明专利权尚未授权时，权利人当然有权选择决定发明专利和实用新型专利分别保护的范围。即，在实用新型专利权中放弃部分保护范围正是为了其能够在发明专利中得到保护，因此该放弃的效果应不及于发明专利，不会对发明专利产生不利影响。