文/集佳知识产权代理有限公司 李兵

　　关于在仅用于出口的委托生产过程中使用商标的行为，即通说的定牌（贴牌）加工行为，是否构成商标法意义上的使用，进而是否构成商标侵权是个由来已久并争议巨大的问题。近些年来，尤其是新商标法生效后以最高院的“PRETUL”案、浙江高院的“ROADAGE”案以及江苏高院的“东风”案为代表的几个有较大影响的案件裁判以来，关于定牌加工的商标使用和侵权问题的争论更是被推到了前所未有的高度。最高院在“PRETUL”案中近乎首次表态的判例并未给长久以来的争论带来最高司法层面的解决，反而被其后裁判的“ROADAGE”案以及“东风”案进行了“挑战”，使得这个问题成为十足的热点。

　　笔者认为，从法理上来讲，除非法律创设特例，一个法律概念在一部法律规范中的理解和适用应当是统一的，而非可以根据不同的案件出现相反的理解和适用方式。而这一理解和适用的标准只应掌握在立法机关手中，在立法机关未做出改变与调整之前则应充分尊重最高司法裁判机关，即最高人民法院，的决定。各级人民法院以及其他行政执法机关不应凭借自身的判断或者出于政策、社会效果等方面的考量在法律概念的理解和适用这一原则问题上与立法机关和最高人民法院意见相左。

　　毋庸置疑，商标侵权问题是建立在商标使用这一法律概念的基础之上，不构成商标使用的行为当然谈不上是否侵权。商标侵权的判断是依据商标法进行的，因此这里讨论的使用当然指的就是业界所称的“商标法意义上的使用”。在前文提到的“PRETUL”案、“ROADAGE”案以及“东风”案中，核心问题其实都在于是否构成商标法意义上的使用，因为该三案在商标侵权的法律要件上的判断十分简单，商标使用的判断已经可以决定案件的走向。笔者认为，“使用”这一概念不同于商标法里面提到的其他一些存在讨论和争议的概念，譬如“恶意”、“一定影响”、“近似商标”、“类似商品”等，它在理解上不具有后面列举的几个概念那样的弹性，不牵涉主观或价值判断，而是固定和中性地对事实状态的描述，这也是新商标法为何对商标使用进行了立法层面的明确说明。在现实的商业活动中，商标使用行为的表现多种多样，其背后的利益纠葛更是纷繁复杂，从这些多样和复杂的使用方式和利益诉求中得到一个中立和客观的判断是法律的目的，也是司法和执法者的任务。

　　因此，何为商标法意义上的使用需要从商标法出发，从立法机关的本意出发，得出一个确定的理解，进而在实践中进行适用。

　　一、立法机关和最高人民法院关于定牌加工出口行为的认定

　　现行商标法第四十八条规定“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”该条款系从原法实施条例中升格成为商标法的条款，可见立法机关对于何为商标法意义上的使用有着借修法予以明确的意图。除升格以外，吸引了极大注意力的条文内容的改变就是增加了“用于识别商品来源的行为”这一表述，这一新增的内容可谓从立法层面对于商标的使用进行了定性，立法机关显然是有意做出了条文内容的改变，因此不容忽视。根据商标保护的地域性原则，该条所称的“识别商品来源”应当被认为是在国内市场发挥识别的作用。

　　另外，由作为立法机关的全国人大法工委于2013年编写出版的《中华人民共和国商标法释义》中也指出在新商标法修订过程中，曾有建议增加规定“许诺销售、进口、出口或者为销售而持有侵犯注册商标专用权的商品，属于商标侵权行为。”但是，这一建议最终没有被立法机关采纳，这也表明了立法机关认为商标使用应该发生在国内市场的商业流通过程中，用于出口的商标贴附行为并不在国内商标权的控制范围之内。其实立法机关的这一态度从与《商标法》处于同位阶的《专利法》中亦可窥见。《专利法》第十一条规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”可见，专利权并不规制出口行为。商标法在无明确具体规定的情况下参照专利法的规定是符合体系解释的逻辑的。

　　在新商标法出台实施的很长时间里，作为最高司法裁判机关的最高人民法院对于定牌加工的出口行为是否构成侵权的问题一直持比较审慎的态度，在各种意见争执不下，各种利益交织错杂的情形下，最高院一直没有轻易表态，这也是最高司法裁判机关在此类没有立法明确的争议问题上恰当的立场和态度。

　　2010年7月1日，最高人民法院办公厅在回复海关总署《关于对〈“贴牌加工”出口产品是否构成侵权问题〉的复函》中明确指出，（涉外定牌）产品所贴商标只在我国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能，我国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆误认，此种情形不属于《商标法》规定的侵犯注册商标专用权的行为。但是，这一表态还是从长期以来的“混淆误认”的角度对于是否侵权的问题给予回答而已，依旧审慎地回避了定牌加工的出口行为是否构成商标使用这一基本问题。但最高院的司法裁判倾向性已经比较明确。

　　在新商标法实施以后的2015年，最高院再审并裁判了“PRETUL”贴牌加工商标侵权案，并在此案的裁判中，最高院对于何为商标法意义上的使用以及贴牌加工出口的行为是否构成侵权进行了直接的回答，即“在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为……是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。”

　　综上，立法机关和最高院均认为商标法意义上的使用应当是通过商标使用的行为在国内市场上发挥识别商品来源的作用。笔者认为，这一认识是基于商标保护的地域性原则、商标的基本功能以及定牌加工的法律性质而对商标使用做出的准确定义，应当在行政和民事案件中被地方行政和司法机关充分尊重、理解和贯彻，以求得法律制度的稳定性和适用的统一性。

　　二、基于地域性原则和商标的识别功能认识定牌加工的法律性质

　　笔者注意到“ROADAGE”以及“东风”两案的高院判决都避免了从文义角度直面新商标法确立的“用于识别商品来源的行为”这一商标使用的规则，反而不约而同地从“国外注册的正当性”、“定牌加工生产商的合理注意义务”以及“对国内商标权人利益的实质损害”这三方面出发对于定牌加工的侵权性质进行了创造性的判断。下面笔者就从商标保护的地域性原则和商标的识别功能这一基本价值出发，结合定牌加工的法律性质，对“ROADAGE”以及“东风”两案的上述判决思路进行评析：

　　首先，商标保护地域性原则为各国所普遍接受，地域性原则决定了各国的商标保护以其国内法为基础。因此，浙江高院和江苏高院在“ROADAGE”以及“东风”两案中对于定牌加工的委托方在目的地国（“ROADAGE”案为墨西哥，“东风”案为印尼）的商标注册的正当性和恶意的判断不合乎商标保护地域性原则，超出了国内法院应该有的管辖范围，也同时有悖于于基本的国际礼让原则。

　　诚然，各国的法律制度完善程度不尽一致，司法裁判水平亦参差不齐，甚至不排除有国内保护主义存在。但是，由于商标保护的地域性原则这一国际规则的存在，国内商标权利人应当强化自己的商标保护意识，尽早在目标市场国家取得注册保护，同时在遇到侵权问题时穷尽当地的救济手段。据笔者所知，大量的国内老字号如王致和、桂发祥、狗不理等都通过在国外进行法律诉讼的方式取得了针对商标抢注的胜利。海信的维权行动更是获得了中国政府的关注，或多或少借用外交途径最终实现了商标和解。这些问题的遇见和解决应该给了正在走出去的中国企业宝贵的启示。国内商标权利人应该树立规则意识，在法律框架下寻求解决问题的办法，而不是依靠国内行政或司法机关对其商标进行超越制度和规则的“保护”。即便在“东风”案中上柴曾在印尼多次诉讼但最终败诉，也不能就此得出印尼委托方注册的恶意性，因为该商标在印尼的注册是否正当应当由印尼的国内法进行判断，我国法院不宜对此在国内司法判决中进行指摘。即便在我国，因为注册在先原则，对于商标是否恶意注册亦有严格的法律要件上的要求，而非常识上的简单判断。

　　其次，何为合理的注意义务？注意义务来源于最高人民法院2009年4月21日发布的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》，其中指出“妥善处理当前外贸贴牌加工中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。”需要明确的是，上述意见是最高人民法院在2008年世界性的金融危机过后基于当时的国内经济形势做出的政策性规范，有着鲜明的时代背景，反映了当时最高院对于定牌加工问题的看法。在该意见发布的五年之后，新商标法出台实施，立法机关经过数年的探索在商标使用问题上态度逐渐明确，而且最高院也在“PRETUL”案中明示了其对于定牌加工商标使用问题的新看法。因此，地方法院在判决中拘泥于“注意义务”的做法并不符合规则的发展和实践的变化。

　　而且，“ROADAGE”案和“东风”案中法院都对定牌加工生产商的注意义务进行了过高的要求，难谓“合理”。首先，国内的定牌加工方并不具备判断目的地国委托方的商标注册是否正当的能力，上文提及到即便国内法院也不宜就此做出判断。此外，定牌加工方作为以出口目的接受产品加工委托的一方也没有对委托方的商标注册的正当性进行审查的义务，因为其从事的生产加工服务对于商标的使用只是如最高院裁判中提及的“物理”的贴附行为，其从委托方获取的只有生产加工费而已，并没有商标背后的品牌带来的溢价，该溢价由目的地国委托方在其销售环节中才实现。据新闻报道，在美国总统奥巴马就职典礼的晚宴上，我国成都一家制鞋企业代工的高跟女鞋伴随奥巴马夫人惊艳亮相，但鞋厂负责人表示其为美国消费者输送了近80万双同款女鞋，最终落入自己口袋的利润仅为市场销售价的2%。从中我们可以看到国内定牌加工方在产业链中的低端位置。在此情况下对定牌加工方的注意义务做过高的要求不但缺乏法律依据，也是不符合实际的。笔者认为，注意义务应严格限制在审查目的地国委托方的商标注册是否真实有效才是合理的。

　　最后，对于判决中提到的实质损害，笔者认为难以令人信服。商标的基本价值在于识别商品来源，在定牌加工产品仅供出口的前提下国内商标权利人的商标识别功能并未受到破坏，其国内市场并未受到挤占，遑论损害。至于判决中提到的定牌加工产品在目的地国市场可能造成混淆或者影响国内商标权利人的产品进入目的地国市场的说法，笔者认为这种认识完全违背了商标保护的地域性原则。且不论考虑到其他国家亦有海关保护和民事侵权制度的前提下国内权利人的商品是否能进入目的地国市场进行销售，国外市场的混淆和侵权问题岂是我国地方法院能够管辖和评判的吗？

　　笔者在此有一问：如果“ROADAGE”案以及“东风”案中最终胜诉的当事方换做是一个在华有商标注册的外国企业，不知浙江高院和江苏高院是否还会做出相同的判决？至少从两案的判决思路来看答案存疑。由于各国法律制度和竞争环境的优劣之差，国内的企业确实有时需要我国政府予以保驾护航，但是政策的考虑必须纳入法律的框架才能具备规范的制度力量，为个案所谓的公平去突破法律已经明确的规定将使制度丧失其规范价值，带来更大的危害。司法和行政机关动辄突破国内法律的限制直接从政策的“高度”去俯视与国外市场相连接的商标使用行为并且从现实主义出发突破法律条文的设定追求所谓个案公平本身就难以实现逻辑上的周严。而且说到底，法律适用的政策性应该由立法机关和最高司法裁判机关去确定才是合适的。

　　三、从多维度看统一认识的合理性和制度价值

　　法院在认定定牌加工出口行为构成商标侵权的问题上经常引用我国《知识产权海关保护条例》第3条关于“国家禁止侵犯知识产权的货物进出口”的规定。但需要注意到，与《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》的出台类似，这一规定制定的背景是随着我国对全球经济的参与程度日益加深，仿冒外国名牌大量出口的情况给我国带来了较坏的国际影响。为了遏制这种行为同时维护我国的国际形象，条例中最终保留了对于出口的限制，因此这一规定可以说是基于国情和现实的政策考虑。事实上，TRIPS 协议只要求成员国（地区）海关在进口环节对有知识产权问题进行扣留，但没有对出口环节加以规定。

　　但是，笔者认为法院裁判如果要适用《知识产权海关保护条例》的上述规定需要明确一个逻辑关系。禁止侵犯知识产权的货物出口表达的含义是因为该货物本身侵权了所以禁止其出口，而不是因为该货物出口了所以判定其侵权。所以适用《知识产权海关保护条例》的上述规定不应从出口这一环节可能带来的所谓对国内商标权利人的利益的损害后果去判定（这一点恰恰是“ROADAGE”案以及“东风”案的审判逻辑中的重要部分），而应从其定牌加工行为本身去认识是否构成商标侵权。这样就回到了上面笔者基于地域性原则和商标的识别功能对定牌加工的法律性质的分析上了。

　　笔者认为，海关查扣应该重进口而不是出口，因为进口才牵涉在国内市场破坏国内商标权利人的商标识别功能，挤占其市场和损害其商誉等问题。在出口环节，如果海关扣留了嫌疑货物但是出口货物加工方可以提供证据证明其加工行为得到了目的地国商标权利人的授权并提供目的地国商标权利人的权利证明，海关应当对货物做放行处理。倘若国内商标权利人发现出口货物加工方生产的货物并不只用于出口而是同时内销，其自可以起诉商标侵权从而获得救济。这种处理办法完全可以兼顾政策的需要，给出口货物加工方设置审查国外委托人的商标权利的注意义务正好满足了当初《知识产权海关保护条例》设置禁止侵犯知识产权的货物出口这一规定想要避免我国成为假货集散地的初衷，因此是合适的。这里的“注意义务”与笔者在上文中论述的商标民事侵权案件中定牌加工出口方的合理注意义务是一致的。

　　商标三年不使用撤销案件中也大量面临着定牌加工是否构成商标使用的问题，而且长期以来争议颇多，在这类案件中政策考虑因素也广泛见于商标评审委员会的行政决定和法院的行政判决中，但这种考虑往往因为从现实主义出发而出现不易协调的矛盾。在大量的撤销案件中，商标评审委员会和法院虽承认出口行为未实现商品在国内市场上流通因此并未发挥识别商品来源的作用，但基于鼓励对外贸易的政策上的考虑仍然认定定牌加工出口行为构成商标使用从而维持国内商标的注册。但到了民事侵权案件，当定牌加工出口方的授权来自目的地国而非国内商标权利人时，法院又认为不应过分强调对对外贸易的鼓励，而是应该坚决维护国内商标注册权人（在此类民事判决中国内商标注册权人大多是国内公司或个人，而不是外国在华注册人）的“商标权利”。但是，不容忽视的事实是不论定牌加工出口方的授权来自目的地国还是国内商标权利人的授权，其定牌加工行为本身以及其法律性质是完全相同的，加之定牌加工的商品是要出口到目的地国进入流通市场，政策的考虑似乎不应当背离式地在两种不同案件类型上均偏向国内商标权利人。但这正是不从法律制度的规定出发而过多进行政策考虑或者从现实主义出发去追求社会效果的必然结果。

　　笔者认为，其实这一问题从商标法的规定出发去考虑便可迎刃而解。商标撤销程序的设计正是为了清理闲置商标，所谓闲置就是该商标没有在我国市场发挥识别商品来源的商业作用。商标的价值和生命力在于使用，而不在注册，注册只是手段。如果不问目的和性质只看商标是否附着于商品出现这一点去判断商标使用，那么商标的价值和生命力便失去了，商标撤销制度也完全无法发挥其清理闲置商标的立法目的和制度价值。商标法律制度的设计应当是鼓励商标在国内市场上发挥识别商品来源的功能（这正是新商标法修订商标使用的规定的目的），而不是单纯地鼓励和强调注册。因此，对于商标撤销案件中的定牌加工使用行为，笔者认为应当与民事侵权案件中的判定标准一致，即都回归到商标法“用于识别商品来源”这一规定，统一认定为不构成商标法意义上的使用。这样一来，如果仅为出口目的在国内加工生产商品就不需要进行国内商标注册，节省本就紧张的商标资源给意图开发国内市场的企业和个人。同时定牌加工生产方也无需担心其物理贴附的商标使用行为构成侵权，把商标注册的责任放在国外委托方身上并尽到合理审查义务即可。这样的制度设计不仅合乎定牌加工的法律性质，也符合我国目前产业结构的政策需求，更维护了法律规则适用的一致性。

　　四、结论和建议

　　何为商标法意义上的使用本身就是商标的地域性原则带来的问题，因此认清此问题必须从商标保护的地域性出发，结合商标用于识别商品来源的法律规定和内在价值以及定牌加工的法律性质，在商标撤销、海关查处以及民事侵权等各个程序中保持对法律规则的一致理解和适用，不应放大政策考虑在个案中的地位，片面追求个案的实质公平，破坏商标法律制度的稳定。让上帝的归上帝，凯撒的归凯撒，如果中国的产业结构真到了德国等工业发达国家的程度，政策上有认为有必要把产源识别和侵权认定扩大到出口环节，那届时再留给立法机关去调整法律吧。商标法的最新修订刚过去四年有余而已，窃以为目前的法律还是符合中国国情和现实的，理解和适用上还是多些尊重，少些任性。