一、案情概述
2017年4月18日,美国扫地机器人公司iRobot先后向美国国际贸易委员会(ITC)提起了“337调查”申请,指控包括3家中国公司在内的共11家企业侵犯了其在美的6项专利中一项或多项权利要求,并要求有限排除令(limited exclusion order)及停止侵权(cease and desist order)。
在此之前的一天,iRobot已就相关公司的专利侵权行为向马萨诸塞州地方法院(Massachusetts District Court)提起诉讼。针对本次调查申请,中国机电产品进出口商会于5月3日在北京组织相关企业召开美国扫地机器人337调查预警工作会。
涉案企业如下表所示:
根据起诉状的描述,iRobot提交的涉案产品绝大多数都标识着“madeinChina”,其中Hoover Inc.、Black & Decker的涉案产品即来自中国涉案企业—苏州莱宝、深圳银星两家代工厂企业,而另一家中国涉案企业—深圳智意科技有限公司则是做贸易起家的扫地机器人初创企业。
二、涉案专利
在本次调查中,iRobot使用了下述6件专利:
经检索这6件专利在中国大陆地区均无同族专利,但US8474090在中国香港有同族申请(HK Reg.1061013)。
三、相关诉讼
需要注意的是,本次337并不是iRobot首次拿起专利武器进行维权。作者在利用专业的商业数据库检索后发现,截止到撰稿日,iRobot已经在全球范围内发起过36起诉讼(在美国和德国各有13起诉讼,日本4起,韩国和中国各3起),最早的一件可以追溯到2005年。而这36起案件中的12起都将矛头直接指向了深圳银星公司(其中,有5起判决深圳银星败诉,有7起尚未裁决),涉诉专利的技术主要集中在机器人的定位与制约系统、清洁刷、障碍物识别等方面。
四、原被告专利实力对比分析
将本案涉及的原告及被告(中国企业)的专利情况进行分析,不难看出双方实力的巨大差距,iRobot作为全球第一家上市的家用机器人研发、生产企业,其在机器人领域进行了多年的深耕,积累了大量的专利申请,通过较为严密的专利组合,形成了较为完善的专利布局。
从单价专利来看,iRobot的专利实力同样不容小窥,以本次337调查中涉案专利US6809490为例,其权利要求共有42项,包括4项独立权利要求,独立权利要求下又设计了不同层级的从属权利要求,如下图所示:
五、启示
5月17日,应iRobot的申请,ITC正式启动调查程序。本案孰是孰非,尚需等ITC的进一步审理判决,但此案带来的警示意义不容忽视。
1、产品出口前必须要“充分分析专利侵权风险”
随着“一带一路”战略的发展,越来越多的中国企业跃跃欲试地想要在国际舞台上大展拳脚,希望凭借产品成本等优势在海外市场占有一席之地。然而,在部分领域,欧美国家起步较早、研发实力强,专利储备完善;当我国企业与其“短兵相接”时,很容易处于被动地位,因此,企业在产品出口前必须要聘请专业的咨询团队或者律师团队针对当地市场进行“充分的专利侵权风险分析”,为可能出现的诉讼做好详细准备,这虽然是老生常谈,但确实是企业海外销售的重中之重。
尤其是以OEM、ODM方式出口的企业,在签订合同前,委托专业的咨询团队或律师团队进行必要的知识产权调查,对国外客户的要求生产的出口产品涉及的专利、商标、版权等权利进行必要的梳理,取得相关证明文件,同时,也有必要在合同中对相关权利、责任进行划分,以降低可能出现的法律风险及经济风险。
2、中国企业自身知识产权实力仍需加强
专利诉讼是企业在市场竞争中维护自己利益最常用的竞争手段。国际巨头通过频繁发起诉讼、或在多地发起诉讼等方式来遏制对手,是管用的手段,也是中国企业进入国际市场必须适应的国际竞争法则。为了能够在国际竞争中占据上风,中国企业就必须加强知识产权布局,不仅在国内,更要提前在海外提交专利申请,做到防患于未然。
另外,中国企业还需要在专利质量上进一步加强工作,以加强单件专利的质量为最直接的体现。独立权利要求技术要素的多少反映了专利覆盖的广度,而专利权利要求项数的多少则反映专利覆盖的深度和保护层次设计。根据统计,美国涉及诉讼专利的平均权利要求项数为19.8项,显著高于一般专利的平均数13.2项。而中国专利的权利要求数量更多的集中在10项左右。
3、中国企业需要关注网络销售途径产生的侵权风险
随着跨境电子商务的快速发展,产品在全球范围内流转变得越来越容易,知识产权风险也随之增大。以本次337调查为例,原告iRobot通过被告深圳智意的网站www.iliferobot.com进入美国亚马逊购物网站购买侵权产品,作为起诉证据;另外,iRobot还从www.gearbest.com等网站购买了其他侵权产品。由此,建议中国企业在通过网络对境外进行销售时,也需要高度重视知识产权风险,避免侵权事件的发生。