文/集佳知识产权代理有限公司 朱国栋

　　专利权与商标权保护的关系，可以从两个角度来认识：其一，从法律制度层面，是否允许对同一对象进行专利和商标的重叠保护；或者专利权保护期满后，是否允许专利权人通过商标权对设计进行衔接保护。对于前者，我国学者也称为“同时保护”,即多种知识产权共存并同时保护一个特定的客体。如著作权、专利权和商标权三者之间或任意二者之间的同时重叠保护。对于后者，则称为“后续保护”,即由于不同的知识产权保护期限长短不一，在一种知识产权到期后，通过另一种知识产权继续保护同一客体。如由于著作权的保护期限长于专利，而商标权通过续展可以持续存在，因此存在专利到期后的著作权后续保护、著作权到期或者专利到期后的商标权后续保护。【1】这里笔者将两种情况统称为专利权与商标权的重叠保护问题。篇幅所限，本文的研究主要着眼于同时保护的情形。

　　一、专利权与商标权的重叠保护理论之争

　　是否允许对同一对象进行专利和商标的重叠保护，这一问题涉及各国知识产权法律制度设计中的一个基本价值判断——法律是否允许知识产权的重叠保护问题。我国学者有肯定说、否定说和折中说。肯定说认为，根据我国民事法律制度有效保护民事主体的合法权益的基本原则,在出现知识产权权利交叉重叠时，权利人对同一知识产品拥有的知识产权，应获得多重知识产权保护。【2】也有否定说，认为无论是同时保护，还是后续保护，尽管其重叠方式有所不同，但是都剥夺了公众的利益、干扰了专利权和版权的激励结构并增加了知识产权的垄断成本，给知识产权的平衡政策目标带来了潜在的威胁。【3】折中说则认为，应根据具体的知识产权重叠保护类型、转化保护的方式以及司法机关和行政执法机关适用法律的行为具体分析，不能一概而论。由于商业标识的基本作用是识别商事主体或其所提供的商品或服务，并承载一定的商业信誉，故各种识别性标记权的重叠保护与转化保护原则上不会产生上述负面效应，相反，还有利于减少权利冲突，更好地保护权利人和消费者的合法权益。如果与商标权重叠的是外观设计专利权，而该外观设计通过使用产生了识别商品来源的作用,那么，在该外观设计专利权保护期届满后,就应当允许权利人以商标权来保护该“外观设计”。其实,对于一项具有识别功能外观设计来说，即使权利人既没有申请商标注册,也没有申请外观设计专利,该外观设计也有可能受到反不正当竞争法的保护，而反不正当竞争法的保护是没有时间限制的。【4】有学者对版权和外观设计专利权的重叠保护进行了研究，认为不需要排斥两种保护的叠加。【5】但是，对专利权和商标权的重叠保护也并非没有条件限制，本文通过立法文本和司法判例分析重叠保护的具体情形和构成要件。

　　二、《专利法》对重叠保护的限制

　　我国立法对重叠保护的限制主要体现在《专利法》和《商标法》两个方面。

　　其中，《专利法》第25条第1款第6项规定，对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计，不能授予专利权。这是《专利法》明确将外观设计和商标进行划界。尽管有学者认为，虽然现行专利法将“对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计”排除在可授予外观设计专利的客体之外，这表明我国立法机关在努力减少专利权与商标权的重叠保护,但是，这种努力主要是为了追求立法的科学性，并不表明我国立法机关对知识产权权利人实际享有的重叠保护在总体上持否定态度。【6】但这条规定至少对专利与商标的重叠保护是予以排斥的。

　　《专利法》第二十五条第一款第（六）项规定，对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计，不授予专利权。关于此规定的制定背景，立法机构的解释是：为了提高外观设计专利权的授权标准，并且避免外观设计的标识功能与商标权和著作权的区分功能发生重叠。【7】根据《专利审查指南》6.1的规定，上述不予授权客体的判断，包括三个构成要件：【8】（1）使用外观设计的产品属于平面印刷品。（2）该外观设计是针对图案、色彩或者二者的结合而作出的。（3）该外观设计主要起标识作用。《专利审查指南》还指出:“壁纸、纺织品不属于本条款规定的对象。”【9】

　　关于《专利法》第25条第1款第6项的规定，学者争论很大。有的学者持支持态度，认为有利于鼓励设计人对产品本身的外观设计创新，提高外观设计创新水平。【10】有的持批判态度，例如有学者认为，无论是否属于平面印刷品，只要该产品符合工业产品的特性，就没有理由从外观设计的保护客体中排除出去。法工委解释中强调的 “外观设计的保护对象，应当集中在产品本身的改进”没有问题。但产品本身的改进不是指产品在功能实现方面有什么提高，而是指产品本身在外观上更吸引人，为消费者所欢迎。至于这种外观是否起到识别作用，是产品使用过程中的副产品，它不应该影响对于外观设计本身的判断。而且，为什么这样的一类外观设计就降低了外观设计的整体质量，从而应该排除在保护范围之外? 从外观设计更类似于版权保护的延伸这一角度来看，这个结论明显是错误的。【11】也有人认为，几乎所有的外观设计在与某种商品相结合后，都会被视为该种商品区别于其他商品的显著标识，人为地规定外观设计不能具有标识功能是不符合实际情况的，必须正视外观设计在实际使用过程中已经成为消费者辨认商品的一种重要途径，承认其带有一定的辨别功能。因此，以“识别性”作为排除某种外观设计不能获得专利保护的主要标准显然是不恰当的。【12】还有学者认为，虽然现行专利法第25条第1款第(6)项明确将“对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计”排除在可授予专利权的客体之外，但这一规定只能在一定程度上减少商标权与外观设计专利权的重叠保护，而不能消除这种重叠保护。【13】

　　司法实践在探索《专利法》第25条第1款第（6）项的具体适用中，也形成了一些案例。例如，在陈鸿道与国家知识产权局专利复审委员会外观设计专利无效案中，2013年2月，陈鸿道向国家知识产权局提出名称为“罐贴（加多宝）”的外观设计专利申请，2013年7月19日，国家知识产权局原审查部门发出驳回决定，驳回了本申请，其理由是：本申请不符合《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十五条第（一）款第（六）项的规定。驳回决定所依据的文本为申请日提交的视图及简要说明。

　　2013年8月22日，陈鸿道对上述驳回决定不服，向专利复审委员会提出复审请求，主张申请中外观设计的红色、墨绿色的色块和色带组合起来的色彩设计要素、位于中部显著视觉位置具有艺术效果的黄色文字图案设计以及横排和竖排文字构成的。适合于包装罐产品使用的图案按设计要素组合在一起，并不仅仅具有使公众识别所涉及产品及服务来源的标识作用，而更多地富有装饰性，一般消费者对本外观设计能够产生强烈的富有中国元素美感的视觉感受，外观设计装饰性远大于本身的标识性。因此，申请不属于专利法第二十五条第一款第（六）项规定的情形，符合外观设计专利授权条件。

　　专利复审委员会认为：（1）申请所示外观设计产品为罐贴，属于平面印刷品；（2）该申请各设计视图所示主要设计内容为以红色为背景色的常见字体、常见横竖排列的两种色彩的文字及顶部、底部的不同于背景色的横条纹，这些条纹、文字和色彩搭配不能带来通过外包装图案、色彩变化而吸引公众关注的装饰效果，对于公众而言其主要起到根据文字含义了解所包装的产品品牌、名称、厂家及地址、成份含量、宣传用语等方面的标识性作用。因此，陈鸿道的主张不能成立。陈鸿道对专利复审委员会的决定不服，起诉到北京市第一中级人民法院，北京市第一中级人民法院驳回了陈鸿道的上诉请求。陈鸿道即上诉到北京市高级人民法院。北京市高级人民法院认为，就文字字体、色彩和装饰效果而言，申请各设计在整体上主要起标识作用，属于对平面印刷品的图案和色彩作出的主要起标识作用的设计，属于专利法第二十五条第一款第（六）项规定的情形，不应授予专利权。【14】

　　从上述案件可以看出，在专利审查实践和司法实践中，专利审查和复审机构、法院对具有标识性作用的外观设计专利权的授予，采取的还是比较谨慎的态度的。

　　三、商标法对重叠保护的限制

　　《商标法》第12条规定，以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。这是《商标法》关于商标构成非功能性的规定，也是对专利和商标进行的划界。据此规定，具有功能性的形状可以获得外观设计专利或实用新型专利保护，但不能作为商标获得保护。

　　从目前各国的立法规定来看，大多数西方发达国家的商标法只对立体商标的功能性问题作了明确规定，其实颜色商标也经常会遇到功能性问题。例如，由于蓝色、红色影响药品的使用，就具有功能性，因为很多高龄的患者都把颜色和疗效联系在一起，一些患者将药物混合在一个容器中，通过颜色对它们进行区分。在紧急情况下，颜色可以在一定程度上帮助区分药品，在某种药品以及它们的同类药品上使用相同的颜色可以防止分发药品的人发生混淆。【15】

　　功能性问题要从实用功能性和美学功能性两个角度认识，目前我国立法和司法实践中遇到的主要是实用功能性问题。对功能性的认识，国外商标法律制度经验丰富。1904年，美国第二巡回法院在马弗尔诉珀尔(Marvel Co. v. Pearl)一案中提出，产品实际运转所必需的那些特征或者用于提高产品效能的特征不能被保护。【16】这是对商标实用功能性的最早概括。此后，法院逐渐通过不同的标准发展、校正了商标实用功能性。1995年，美国最高法院在夸里提克斯(Qualitex Co. v. Jacobson Products)一案中对实用功能性所作的定义具有划时代的意义，该案认为，如果商品特征为商品使用或性能所必需，或者影响商品的成本或质量，而独占使用该特征会给其他竞争者带来非由商业信誉本身产生的严重不利，则该特征就是功能性的。【17】我国司法实践对商标功能性的解读体现在之宝制造公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标异议复审行政纠纷案中。该案被异议商标系第3031816号三维标志立体商标，由之宝公司于2001年12月5日向商标局申请注册，指定使用商品为第34类的吸烟用打火机。被异议商标初审公告后，恒星公司、烟具协会在法定期限内针对被异议商标分别向商标局提出了异议申请。商标局于认为被异议商标用在指定使用的“吸烟用打火机”商品上仅表示商品自身性质产生的形状，属于《中华人民共和国商标法》第十二条规定的不得注册的情形，裁定被异议商标不予核准注册。

　　之宝公司不服，其提出的主要理由是有其所有的与被异议商标相同、近似的商标在其他国家和地区的注册、保护，这些均说明被异议商标并非“仅表示指定商品自身性质产品的形状”，也不是为获得技术效果而需有的形状或使商品具有实质性价值的形状。

　　一审法院和二审法院均认为，被异议商标已构成2001年《商标法》第十二条所指情形。该案所反映出来的问题是《商标法》第十二条功能性条款的立法宗旨究竟为何？在具体实践中，该条规定如何适用才能体现立法之精神？从二审法院的判决说理克制，《商标法》第十二条是为了维护商标法上的公有领域，禁止将那些能够促进技术进步的形状通过注册商标的形式获得永久的“垄断权”，阻碍技术的发展和公众对技术的利用；具有功能性的形状可以通过获得实用新型专利权的保护来获取鼓励技术创新的“对价”，但是在专利权到期之后就必需允许公众自由的使用，如果再允许将该功能性形状注册为商标，则将阻碍公众自由利用该技术，因此将功能性形状注册为商标为其所垄断的需求不得对抗促进技术发展的公共政策需求，即使该形状经过使用获得显著特征也不允许其作为商标注册。另外，之宝公司还主张替代性设计抗辩，认为市场中如果存在替代性设计，就不会造成特定形状的垄断。但二审法院认为，当同行业的其他竞争者需要选择一款便携、方便握持、不易刮擦的打火机时也就不可避免地会使用被异议商标的关键特征，此时如果允许被异议商标获准注册，将导致同行业其他竞争者的重大不利益，而之宝公司的这一竞争优势并非源于其商誉，而是因为被异议商标的这种功能性设计。【18】

　　从上述之宝公司的商标异议纠纷案可以看出，我国司法实践在立体标志的功能性判断中采取的是非常严格的态度，其旨在于防止对形状叠加商标保护后造成垄断而侵害公共领域。

　　注释：
【1】何炼红：《知识产权的重叠保护问题》，载《法学研究》2007年第3期，第64页。
【2】参见冯晓青：《论知识产权权利重叠、权利冲突及其解决》，载郑胜利（主编）：《北京大学法学评论（第1卷）》，法律出版社2002年版，第114页。
【3】何炼红：《知识产权的重叠保护问题》，载《法学研究》2007年第3期，第64页。
【4】刘平：《知识产权的重叠保护与侵权责任》，载《政法论坛》2010年第3期，第132，133页。
【5】参见李小武：《回到外观设计保护制度的起点———从 GUI 的保护谈起》，载《清华法学》2012年第5期，第50-64页。
【6】刘平：《知识产权的重叠保护与侵权责任》，载《政法论坛》2010年第3期，第131页。
【7】参见全国人大常委会法制工作委员会经济法室：《中华人民共和国专利法》释解及实用指南[C]，2009年4月第 1 版，第 57-59 页。
【8】刘勇刚、李虹奇：《<审查指南(征求意见稿)>重点修改内容(四)》，载《中国知识产权报》，2009年8月7日第4版。
【9】国家知识产权局：《专利审查指南》，知识产权出版社2010 年版，第 81 页。
【10】冯晓青：《<专利法>第三次修改的特点——以提升创新能力与加强专利权保护为视角》，载《电子知识产权》，2009年第3期，第16-24页。李虹：《外观设计专利保护的重大进步——以专利法第三次修改为视角》，载《中国青年政治学院学报》，2009年第3期，第97-100页。
【11】李小武：《回到外观设计保护制度的起点———从 GUI 的保护谈起》，载《清华法学》2012年第5期，第50-64页。
【12】魏薇：《标识性平面印刷品不授予专利之评析》，载《河南商业高等专科学校学报》2010年第3期，第80页。
【13】刘平：《知识产权的重叠保护与侵权责任》，载《政法论坛》2010年第28卷第3期，第128-134页。
【14】陈鸿道与国家知识产权局专利复审委员会外观设计专利无效案，北京市高级人民法院行政判决书（2017）京行终1929号。
【15】 488 F.Supp. 394, 398—399 (EDNY 1980).
【16】Marvel Co. v. Pearl, 133 F. 160, 161—162 (2d Cir. 1904).
【17】Qualitex Co. v. Jacobson Products, 514 U.S. 159, 165 (1995).其实，Qualitex案的这一结论不是针对商标的功能性作出的，它主要解决的是单一颜色能否获得商标保护——干洗熨垫护套上的绿色能否获得商标保护。
【18】之宝制造公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标异议复审行政纠纷案，北京市高级人民法院行政判决书（2015）高行（知）终字第4355号。