文/集佳知识产权代理有限公司 田存景

　　摘要：在现实环境中，相较于独占垄断性，专利制度实质上更是一种为商业竞争而设定的游戏规则，一种与“价格战”相匹配的商业竞争策略。在此情形下，探讨专利权的归属问题尤为重要。其中，对利用公司资源完成的发明创造专利申请人和专利权人为公司创始人或实际控制人时，可能会涉及到个人行使专利权和公司今后上市等融资活动，建议仍以公司的名义申请专利。

　　关键词：专利权 职务发明 权利归属

　　众所周知，专利权是一种私权，归属申请人，即申请人是权利人。人可以通过转让、许可、投资入股等形式来获得商业利益。未经权利人许可，他人不得以生产经营为目的使用该专利技术。在现实环境中，专利制度实质上更是一种为商业竞争而设定的游戏规则，更多的是一种与“价格战”相匹配的商业竞争策略。在此情形下，探讨专利权的归属问题尤为重要。其中，对利用公司资源完成的发明创造专利申请人和专利权人为公司创始人或实际控制人（本文“实际控制人”为自然人，“创始人或实际控制人”统称为“个人”）时，对个人行使专利权和公司今后上市或者进行其他形式的融资时可能会涉及哪些问题？

　　一、专利权及其一般归属原则

　　（一）专利权的主要权项

　　1. 专利申请权

　　专利申请权是指，在就发明创造向国家知识产权局（简称“国知局”）提出专利申请之后，专利权申请人享有的是否继续进行专利申请程序、是否转让专利申请的权利。

　　2. 专利权

　　专利申请被批准后的专利权是一种排他垄断权，即发明创造被授予专利权后，除专利法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利。具体而言，发明和实用新型专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品；外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

　　专利申请权和专利权可以转让，转让须经法定程序，自国知局登记之日起生效。

　　3. 专利实施许可

　　专利实施许可，也称专利许可证贸易，是指专利技术所有人或其授权人许可他人在一定期限、一定地区、以一定方式实施其所拥有的专利，并向他人收取使用费用的一种许可贸易，包括普通许可、排他许可及独占许可三种形式。

　　专利权人可以通过许可收取许可费，获得经济利益。但是专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向专利局办理备案手续。

　　（二）专利权的一般归属原则

　　《中华人民共和国专利法(2008修正)》（简称“专利法”）第六条规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。然而该条法律条文，存在但书情形“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。”

　　原则上，个人主要利用公司资源完成的发明创造，即个人主要利用公司的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等完成的发明创造，是一种职务发明，如果个人与公司之间没有特殊约定，则该发明创造的专利申请人为该公司；专利申请被批准后，该公司为专利权人，而个人为发明人。

　　对于执行本单位任务而产生的职务发明，司法实践中一般不允许双方通过约定事先改变该职务发明专利申请权、专利权的归属，即专利申请权及专利权均归属于单位。对主要利用公司的物质技术材料完成的发明创造，如果公司与个人之间订有合同，对权利归属做了明确的约定，即约定由个人享有专利申请权和专利权，则个人申请专利的主体资格符合相关法律规定，也不会影响专利申请的审查；申请被批准后，专利权属状态也会比较稳定。然而，如果公司上市或者进行其他形式的融资活动，则最好在上市等融资工作启动前将个人名下的专利权转让给公司，并完成专利权的转让程序。

　　二、专利申请权人和专利权人为个人时的影响

　　假设公司与个人之间订有合同，约定由个人对主要利用公司的物质技术材料完成的发明创造享有专利申请权与专利权，在此前提下个人申请和享有专利权对个人及其公司分别会产生哪些影响？

　　（一）对个人本人的影响

　　1. 有利影响

　　（1）个人可以通过专利实施许可、转让等形式，获得其所拥有的专利技术的全部经济利益。

　　（2）发现他人未经许可实施其专利技术的，可以以个人名义较为便捷地采取法律手段进行维权。

　　（3）个人拥有专利权的，在以专利技术入股时可以享有个人所得税的优惠。

　　2. 潜在风险

　　（1）如果个人与公司就专利权属问题没有特殊、明确的约定，容易引起公司其他股东对该专利权属的质疑或者异议，甚至引起法律纠纷。

　　（2）如果个人以其拥有的专利技术投资入股，则需证明该专有技术系其本人利用业余时间独立研发，且不存在利用公司的资金、设备、技术或人员的情况，不属于职务发明，也不存在侵害其他第三方知识产权或其他股东利益的情况。否则，个人技术入股可能不顺利，甚至不成功。

　　（3）对于本属于公司的职务发明，在上市过程中作为专利权人的个人需要将专利权转让给公司，实践中一般是无偿转让。

　　（二）对公司的影响

　　1. 不考虑上市融资时，对公司的影响

　　如果公司没有上市或者其他形式的融资（包括质押融资、股权融资、合作合资）计划，且个人能够无偿或以较低的许可费许可公司实施其拥有专利权的专有技术，则对公司的生产经营不会造成障碍或者给公司带来重大利益损失。

　　此种情形下，仍建议个人与公司之间签署专利实施许可合同，同时办理专利实施许可合同的备案手续。

　　2. 上市融资时，对公司的影响

　　公司进行上市或者其他形式的融资时，由于个人申请获得的专利权是不纳入公司的资产范围内的，所以不利于外部对于公司的实力、价值以及合规性的评估。

　　在首次公开募股过程中，由于还涉及到对发行人董事、监事、高级管理人员等核心人员名下的知识产权的信息披露和审查，如果将本应归属于公司的职务发明创造，而以个人或者其他公司名义申请专利，是属于无形资产流失。即便公司与个人之前有相关协议（如约定个人或其他公司有义务将专利无偿转让给公司等），仍然不能消除证监会和投资人对于公司运营是否合规的疑虑，进而不利于公司上市或者进行其他形式的融资。 此种情形下，建议个人提前将专利申请权或者专利权转让给公司，并及时办理完结转让手续。

　　三、建议

　　综上，笔者建议对主要利用公司的物质技术材料完成的发明创造，在制定完善的专利战略并做好专利布局之后以公司名义申请专利，申请被批准后公司为专利权人。为避免竞争对手直接或间接了解和掌握到我们的研发进展、研发成果、专利布局等情况，可以充分利用18个月的法定公开期限。这样既有利于公司无形资产才培育和积累，也有利于公司顺利实现上市或其他重大融资的计划。