文/北京市集佳律师事务所 郑海洋

　　在专利撰写和申请的过程中，为了强调发明的新创性进而增加授权可能性，申请人往往倾向于夸大或者过于强调技术方案所能带来的技术效果，但这样的撰写方式真的对专利权人有利吗？本文笔者将尝试根据诉讼案例和无效决定对此进行分析，并给出笔者的建议。

　　一、技术效果的夸大撰写可能不利于专利权的实现

　　如上文所述，在专利撰写申请过程中，申请人往往倾向于夸大或者过于强调技术方案所能带来的技术效果，这样虽然可能有利于专利的授权和确权，但在侵权判定中却可能对专利权人不利。

　　诚如美国联邦巡回法院前首席法官Giles Rich所述，专利是一个“权利要求的游戏”，权利要求界定了发明和实用新型专利权的保护范围。虽然尚无明文直接规定技术效果会限缩权利要求的保护范围，但前者对后者的影响却已经体现在当前的司法解释和司法判例中。

　　《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释〔2015〕4号）规定了“等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”，即等同原则的实现要求被诉侵权产品对应特征需达到与专利对应特征基本相同的技术效果，也就是说，如果不能达到基本相同的技术效果，则不会构成侵权。此外，北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》中给出的符合发明目的原则也要求，在确定专利权保护范围时，不应将不能实现发明目的、效果的技术方案解释到权利要求的保护范围中，即不应当将本领域普通技术人员在结合本领域的技术背景的基础上，在阅读了说明书及附图的全部内容之后，仍然认为不能解决专利的技术问题、实现专利的技术效果的技术方案解释到专利权的保护范围内。由此可见，技术效果在事实上已经对权利要求的保护范围产生了限定。

　　相关司法判例也支持上述论点。在上海绿宇房地产开发有限公司与沈其衡侵害实用新型专利权纠纷一案[1]中，最高人民法院认为，结合涉案专利相对于现有技术的区别以及申请再审人（专利权人）在专利行政诉讼程序中对权利要求所做的解释，权利要求1中的“活动桩设有供锁具插入的孔”应当解释为：地桩锁的锁具不是永久固定在活动桩的孔中，具有不需要其他紧固件将锁具与活动桩或者底座连接，易于更换锁具的技术效果。而被控侵权产品与权利要求1相比较，被控侵权产品的右活动杆上虽同样设有孔，但无论在开启还是锁定时，被控侵权产品的锁具始终固定在底座上，无法实现易于更换锁具的有益效果。因此，被控侵权产品与涉案专利采取的技术手段具有实质性的区别，被控侵权产品不具有与权利要求1中的“活动桩设有供锁具插入的孔”相同或等同的技术特征，没有落入涉案专利权的保护范围。

　　又如在上海世博会法国馆“高架立体建筑物”发明专利案[2]中，涉案专利的技术效果为依照专利技术方案建造的高架立体建筑物，能在单位建设用地面积上建设较多面积建筑、节约用地的同时，改善居住交流性和舒适度。而被告法国馆建筑物内的房间均设置在坡道的表面,而未延伸至坡道的四周空间，并不能实现上述技术效果或发明目的，故法国馆建筑物的技术方案没有落入保护范围。因此，一审法院、二审法院均认为被告侵权不成立。

　　以上可以看出说明书中记载的发明目的、技术效果在侵权诉讼中可能会成为对权利要求的范围进行限缩解释的根据，或者说，权利要求要以能够实现说明书记载的技术效果的方式来进行解释。即便被控侵权的技术方案构成字面侵权，但如果被控侵权的技术方案不能实现专利说明书中记载的技术目的或实现其技术效果时，也可能不构成侵权（例如权利要求上位过宽以至于不能实现其本来想要实现的技术效果）。

　　基于上述分析，我们可以看出，技术效果的撰写不能过分夸大。事实上，在现行《专利法》、《专利法实施细则》、《专利审查指南》中并没有对技术效果的撰写做出强制性的规定，在说明书中不记载技术效果也不会构成专利无效的理由。因此，某些情况下，完全可以少写甚至不写技术效果。那么，完全不撰写技术效果是否会带来不利影响呢？

　　二、技术效果描述不足或者不准确可能导致专利难以授权

　　答案是肯定的，完全不撰写技术效果或者技术效果描述不足有可能导致专利难以获得授权。尤其对于以化学医药为代表的实验科学领域来说，发明技术效果的确认有其鲜明的特色和不同于其他学科领域的难度。在化学医药领域，发明能否实施及可达到何种技术效果往往难以直接预测和判断，也即发明技术效果的可预知性较差。如果没有直接、完整而且准确的记载很有可能导致专利无法获得授权。

　　例如在日本斯倍利亚社股份有限公司与专利复审委员会行政裁决申诉案[3]中，最高人民法院认为，涉案专利权利要求1与证据1的区别技术特征仅为Ni的含量不同。在此情况下，判断本专利权利要求1是否具有创造性，则应当考虑该数值范围与现有技术相比的技术效果是否产生了质的变化，具有新的性能，或者产生了量的变化，超出人们的预期。但专利说明书第7页附表所示试验数据不能证明权利要求1限定的Ni的含量范围相较于证据1公开的技术方案在改善流动性方面具有预料不到的技术效果，也不能说明焊料合金的伸长率仅仅是由Ni的含量决定的，更不能确定或教导焊料合金中Ni的含量不同和伸长率有何必然联系，且涉案专利说明书中亦未记载附表中的伸长率与熔融焊料合金的流动性的线性关系。因此，本专利权利要求1对于Ni含量的选择，是本领域技术人员通过有限的试验就可以得到的，并未取得意料不到的技术效果，其相对于证据1而言是显而易见的，不具有创造性。

　　而且，根据2017年4月1日起施行[4]的《专利审查指南》新增的“3.5 关于补交的实验数据”一节[5]的规定：“对于申请日之后补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”。也就是说，如果某技术效果不能从申请公开的内容中得到，则该补交的实验数据也不会被接受。这也是合理的，因为如果一律允许申请人凭借申请日后补充的实验数据证明其技术方案具备创造性从而获得专利权，则有可能违背先申请制和“公开换保护”的原则。

　　此外，技术效果以及证明该技术效果的数据还需完整准确，否则可能导致该技术效果不被采信进而使得权利要求被认定不具有创造性。例如，在申请号为CN201310151665.8发明专利申请的审查[6]中，合议组首先分析了构成复合防腐剂的各个成分属于现有技术，在本技术领域公知常识的教导下，本领域技术人员有能力通过简单的对比试验选择防腐剂成分并确定其用量，并能够预期其可获得协同增效、降低用量等一般性效果。同时，合议组考察发现，该申请以及复审请求人另外申请的35件专利在活性成分不同、辅料以及用量也不完全相同的情况下，却得出完全相同的实验结果。所述情况不符合实验科学的一般性规律，由此导致该申请说明书所提供的实验数据的真实可信度降低，其所证明的技术效果不能被采信。因此，该申请的复合防腐剂所能达到的技术效果应确定为本领域技术人员根据现有技术可预期的一般性效果。合议组在上述分析的基础上，认定该技术方案不具备创造性[7]。

　　三、对专利申请人/代理人的建议

　　综合上述案例可以看出，技术效果的撰写应该准确、有度。具体而言，建议可以从以下几个方面把握。

　　1.所属领域技术人员预料不到的技术效果为撰写重点

　　技术效果可以包括说明书中声称的技术效果和/或本领域技术人员根据说明书记载的内容和现有技术能够推理得知的技术效果。

　　如果专利技术方案的技术效果属于必须通过实验或者申请人的创造性劳动才获知的技术效果，即，本领域技术人员即使面对专利的技术方案也预料不到的技术效果，则该技术效果就应当体现在说明书当中，并辅以必要的证明数据。化学、医药等领域的案件一般适用该情形。

　　如果专利技术方案的技术效果属于后者，即本领域技术人员通过简单的推理就能够获知的技术效果，则这样的技术效果就没有必要记载在说明书当中，尤其不宜作为整个发明的技术效果（一般位于发明内容开始部分）来阐述。机械、电学等领域的案件一般适用该情形。对于这样不记载或者少量记载技术效果的专利，务必保证技术方案本身的完整和准确，尤其是关键特征的记载更是如此。在后续的授权、确权、侵权判定等环节中，可以通过推理来得出对应的技术效果。

　　2.技术效果应该尽量简要并分散

　　在撰写时，应该尽量将必须记载的技术效果简略而分散地布置到各个特征的对应位置，而不应将多个技术效果混合在一起并作为整个发明的技术效果，以减少技术效果对权利要求特征的限定范围和可能性。这样做即有利于授权、确权阶段对特征作用的描述，也可以对等同原则造成最小的影响（仅影响某一具体特征）。

　　3.务必保证技术效果真实准确

　　在专利申请过程中，不弄虚作假是底线要求，同时也不能为了获得尽早的申请日而提交虚假的数据，否则即使专利获得授权，也可能在后续的确权或侵权阶段自食恶果，白白浪费金钱、时间和精力。

　　总之，技术效果既不是越多越好也不是越少越好，应根据不同领域不同情形采取不同撰写方案，并应当尽量不在说明书中记载“多余的”技术效果，以免对保护范围造成不必要的限定。

　　参考文献：

　　[1]最高人民法院（2009）民申字第238号

　　[2]上海市高级人民法院（2010）沪高民三（知）终字第83号，2010年中国法院知识产权司法保护10大案件

　　[3]最高人民法院（2014）知行字第84号

　　[4]《国家知识产权局关于修改〈专利审查指南〉的决定》（第七十四号国家知识产权局令）

　　[5]审查指南第二部分第十章第3节

　　[6]第139494号复审决定书

　　[7]专利复审委员会2018【十大案件】评析含中药成分的面膜系列复审请求案　技术效果的确认对创造性评判的影响，http://www.sipo-reexam.gov.cn/alzx/fswxsdaj/21760.htm