文/集佳知识产权代理有限公司 田磊

　　美国专利法属于“判例法体系”，和我国专利实践较为不同。其中，“限制性要求（Restriction Requirement）”是在处理美国专利申请过程中经常遇到的一种审查意见。当一件申请中包含多组权利要求时，美国审查员经常会针对权利要求书中的不同组的权利要求提出“限制性要求”。通过了解美国专利实践，可以增加中国申请人在美国获得专利权的可能性，另外还可以使我们在撰写专利申请文件时就将美国专利实践的特点考虑进去，从而使所获得的美国专利权在后续维权、实施阶段能够得到更充分地保护和运用。

　　本文将从以下几点对美国专利审查中限制性要求进行说明：

　　一、美国专利商标局的实践

　　该限制性实践基本上是为了确保每个申请（以及基于该申请的授权专利）仅限于一个发明。通常来讲，如果美国专利商标局认为一个申请中包含了两个或两个以上的不同的或者独立的发明，那么就会要求申请人选择一个发明，其他的发明就会被限定，从而迫使申请人提交一个或多个分案申请以使得没有被选中的发明得以继续。这个程序不但减轻了审查员的工作量（审查员现在只需要对一个发明而非多个发明进行检索），而且增加了美国专利商标局的收入（因为申请人被迫为多个寻求保护的发明提交一个以上的具有相同公开内容的申请）。所以说限制性选择是美国审查员比较钟爱的工具。另外，在发出和维持限制性要求方面，美国专利商标局赋予了美国审查员很大的自由裁量权，对限制性要求进行反驳争辩的成功率是非常低的。

　　二、答复限制性要求的一般建议

　　1.申请人必须做出选择

　　不管是否决定进行反驳，申请人都必须进行选择。如果没有进行选择，该答复将会被认为是非响应性的，并且如果没有进行及时的更正（也就是选择），则可能会导致申请的放弃。

　　2.在大多数情况下建议进行反驳

　　尽管成功率很低，我们一般还是建议申请人应当考虑进行反驳。这样做的原因是为了保留向技术中心主管申诉以对限制性要求进行审查的权利。如果申请人不进行反驳，那么就相当于放弃了申诉权。

　　同时，申请人不必花费很多精力来准备对于限制性要求的反驳。原因在于，其一，从审查员的层面来看，不管申请人的反驳争辩有多全面，由于他们在发出和维持限制性要求方面有很大的自由裁量权，这样的争辩都不足以使得该限制性要求被撤回；其二，考虑到反驳的真正目的（即上面讨论的保留申诉权），采取简短的反驳会更加的经济实用。仅当申请人真正想要与限制性要求进行抗争时，才建议采用更加复杂的争辩。

　　还需注意的是，在下面描述的发明限制性要求情况中，即使申请人提交了分案申请，也不建议对该限制性要求进行反驳。原因在于，这样的反驳给了审查员对母案申请中的限制性要求进行撤回的借口。当母案申请中的限制性要求被撤回时，一个或多个分案的权利要求就可能会收到重复授权的限制，而针对该重复授权驳回，申请人可能需要提交期末放弃（terminal disclaimer，简称TD）。虽然这样的期末放弃不太可能减短基于分案申请的授权专利的专利权期限，但该期末放弃却会要求这两个专利为共同所有，从而才能实施其专利权。这样的要求限制了申请人专利权许可的能力和/或灵活性。

　　如果没有对限制性要求进行反驳并且提交了分案申请，那么审查员就没有理由对专利中的限制性要求进行撤回。随后，法律禁止在分案申请中进行重复授权驳回，因此也就不能要求期末放弃并且申请人专利许可的能力和/或灵活性将不会受到限制。

　　在发明限制性要求的情况下，如果（例如，出于成本考虑）不准备提交分案申请，那么建议进行反驳。同样的，在下面讨论的种类限制性要求的情况下，只要存在一个概括式的权利要求能够涵盖所有的种类，那么也还是值得对该限制性要求进行反驳。如果该概括式的权利要求获得批准，审查员将会对该获批的概括式权利要求的所有从属权利（包括未选的权利要求）要求进行审查（并且可能授权），因此避免了分案申请。

　　下面给出了用于对限制性要求进行常规答复的一个示例性反驳思路：

　　申请人认为，审查员可以在没有严重负担的情况下对整个申请进行检索和审查，见专利审查程序手册第803段（如果可以在没有严重负担的情况下对整个申请进行检索和审查，那么审查员必须对申请进行实质审查，即使该申请包含了独立或者不同发明的权利要求）。在该具体的案件中，发明I和II类别相近，因此单次检索就可以覆盖这两个发明，且不会给审查员带来严重的负担。因此申请人认为撤回限制性要求是合适的并且尊敬地请求审查员撤回该限制性要求。

　　3.不承认显而易见性

　　应当特别注意，申请人不要在答复中承认受制于限制性要求的发明互为显而易见的变型。原因在于，这样的承认将会允许审查员和法庭认为两个发明都不具有专利性/无效，即使现有技术仅可用于其中的一个发明。

　　限制性要求主要存在两种，即发明限制和种类（实施例）限制。

　　三、发明限制

　　发明限制通常涉及不同种类的发明，例如：

　　•装置（例如焊接机器）机器使用方法（例如使用该焊接机器进行焊接的方法）；

　　•产品（例如树脂）及其使用方法（例如使用该树脂制造玩具的方法）；

　　•产品（例如树脂）及其制造方法（例如用原油制造该树脂的方法）；

　　•产品（例如塑料碗）及其制造装置（例如用于制造塑料碗的注塑机）；

　　•子组合（例如背光源）及其组合（具有该背光源和液晶面板的LCD）等。

　　选择其中哪个发明取决于申请人的专利保护需求、市场需求和竞争需求等，但如果申请人没有特殊偏好或者暂时不能决定，我们建议选择以下突出显示的发明：

　　•产品及其使用方法；

　　•产品及其制造方法；

　　•子组合及其组合。

　　原因在于，一旦选择的权利要求被批准，只要对应的未选的权利要求包含了该被批准的所选权利要求中的所有限定，申请人就有潜在的机会将未选的发明的权利要求重新加入到申请中。

　　下面以一个示例进行说明：

　　1.对产品（例如树脂）及其使用方法（例如使用树脂制造玩具的方法）提出限制性要求。

　　2.申请人选择产品（例如树脂）。

　　3.权利要求如下所示：

　　（1）一种树脂，所述树脂由化学式F限定。

　　（2）根据权利要求1所述的树脂，其中F包括金。

　　（3）一种用树脂模塑玩具的方法，其中所述树脂由化学式F限定。

　　（4）一种用树脂模塑玩具的方法，其中所述树脂由化学式F限定，并且其中F包括金。

　　4.权利要求1-2被选中，因为它们可以解读为产品权利要求，权利要求3-4被撤回，因为它们指向未选方法。但是，申请人不应该删除权利要求3-4。

　　5.随后，审查员驳回了权利要求1并且批准了权利要求2。

　　由于权利要求4包含了被批准的所选权利要求2的所有限定，该未选的权利要求4将会被重新加入到申请中，并且可能会被批准。

　　也即是，如果重新加入的权利要求具有适当的保护范围，那么申请人将不再需要为未选发明寻求保护，从而为申请人省去了麻烦和费用。

　　四、答复种类（实施例）限制

　　种类限制通常涉及同一类别的不同实施例，下面以一个示例进行说明。

　　1.权利要求如下所示：

　　（1）一种装置，包括A、B和C。

　　（2）根据权利要求1所述的装置，其中C为C1或者C2.

　　（3）根据权利要求2所述的装置，其中C为C1。

　　（4）根据权利要求2所述的装置，其中C为C2。

　　（5）根据权利要求1所述的装置，其中C为C3。

　　2.审查员在C1、C2、和C3之间进行限制。

　　3.申请人选择了C1。这样，权利要求1-3被选中，因为它们不要求C2或者C3，权利要求4-5位被选中并且被撤回。

　　4.权利要求1为概括式权利要求，因为其涵盖了要求限制的所有种类（C1、C2、和C3）；权利要求2为连接权利要求，因为其涵盖了要求限制的一些（不是所有）种类（C1和C2）。

　　①如果权利要求1（概括式权利要求）获得批准，那么所有未选择的权利要求（即权利要求4-5）将会被重新加入，并且由于权利要求4-5包含了获得批准的概括式权利要求1中的所有限定，因此权利要求4-5也可能获得批准。

　　②如果权利要求2（连接式权利要求）获得批准，那么与权利要求2相连的未选的权利要求4将会被重新加入，并且由于权利要求4包含了获批的连接权利要求2中的所有限定，因此权利要求4也可能获得批准。

　　也即是，如果重新加入的权利要求具有适当的保护范围，那么申请人将不再需要为未选的种类（发明）寻求保护，从而为申请人省去了麻烦和费用。所以，我们建议设法使得概括式权利要求或者连接权利要求获得批准，从而降低专利成本。

　　五、总结

　　总而言之，在答复限制性要求时：

　　•申请人必须选择列出的发明/种类中的一个

　　•建议申请人考虑进行反驳以保留申诉权

　　•不建议申请人在审查阶段花费太多精力与限制性要求进行抗争

　　•建议申请人选择一个发明或者种类，而该发明或者种类能够增加重新加入的可能性/保护范围

　　•在种类限制的情况下，建议申请人尝试使得概括式权利要求或者连接权利要求获得批准

　　参考文献

　　[1]美国专利法

　　[2]美国专利审查指南

　　[3]《US Patent Application Drafting and Prosecution Strategies》Benjamin J. Hauptman & Kien T. Le

　　[4]《浅析美国专利实践中的限制性要求》 曹桓