文/集佳知识产权代理有限公司 冯柳伟

　　在专利审查意见通知书中，经常会遇到“上述区别技术特征是本领域的惯用技术手段”、“上述区别技术特征是本领域的常规选择”或“上述区别技术特征是本领域技术人员容易想到的”中至少一种将区别技术特征认定为公知常识的评述方式；而且在上述任一种评述方式中，审查员均不会主动提供能够证明区别技术特征为公知常识的证据，而只会通过简单的说理将区别技术特征认定为公知常识。如此，容易导致当申请人不认可审查员的观点时却无法进行有效反驳，从而影响了该专利申请的授权。在本文中，笔者将结合公知常识的相关法律知识以及案例对公知常识的答复技巧进行介绍。

　　公知常识的相关法律知识

　　在《专利审查指南》（2010版）第二部分第四章3.2.1.1节中所记录的公知常识具体为“下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：( i )所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书中等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段… …”。另外，在《审查操作规程》（2008版）实审分册第四章1.3.1节中所记录的公知常识具体为“以下情形可以认为现有技术整体上存在技术启示：（1）所述区别技术特征为公知常识，例如，所属领域中用于解决发明所解决的技术问题的惯用手段，教科书或工具书等中披露的解决发明所解决的技术问题的技术手段，或者教科书、工具书中为解决相关技术问题而引用的其他文献披露的内容… …”。

　　通过对比可知，《审查操作规程》中所记录的公知常识的内容只比《专利审查指南》中的相关表述多了“教科书、工具书中为解决相关技术问题而引用的其他文献披露的内容”而已。

　　通过结合上述两个文件中所记录的公知常识内容可知，在我国专利审查文件中没有明确地给出公知常识的概念及判断方法，只是通过举例的方式给出了两三种可以认定为公知常识的情况。这就容易导致审查员和申请人对公知常识的认定产生不同观点，而且持有不同观点的审查员和申请人也很难通过说理的方式让对方接受自己的观点，从而导致申请人和审查员之间不断地进行辩论，增加了专利审查时间。

　　此外，我国专利审查文件中不仅没有明确地给出公知常识的概念及判断方法，而且还给审查员分配了较轻的公知常识举证责任。在《专利审查指南》（2010版）第二部分第八章4.10.2.2节中相关规定为：“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。”由此可知，当申请人对审查员所认定的公知常识产生异议时，审查员可以仅通过说理的方式进行证明，无需进行公知常识的举证，如此很容易导致因滥用公知常识而影响申请人的专利申请的授权。

　　根据上述公知常识的相关法律知识可知，在我国专利审查中，如何进行公知常识的判定是不明确的，而且审查员也没有明确的责任向申请人进行公知常识的举证。因而，为了避免专利申请直接因公知常识被驳回，申请人可以利用一定的答复技巧反驳审查员所认定的公知常识，或者引导审查员进行公知常识的举证。

　　申请人的答复技巧

　　笔者认为申请人可以采用以下五种答复技巧：

　　技巧一

　　申请人可以通过主动举证的方式，向审查员证明在本领域中解决专利申请实际要解决的技术问题时所采用的技术手段与区别技术特征是不相同的。

　　案例一详情：针对一种名称为“电动车辆用电机防水结构”的95120546.3号发明专利申请的复审中，合议组认为：在缺乏足够证据和理由的情况下，简单认为本专利申请权利要求1中的区别技术特征“通过开口将积存的水分排出”是本领域普通技术人员的公知常识缺乏依据。据此，合议组撤销原驳回决定。

　　案例一分析：对于电动车辆用电机的技术领域来说，防水结构的惯用技术手段是通过强化密封的方式来避免马达进水。然而，案例一中则是采用设置一条连通通路的技术手段，使得马达内部空间能够与大气连通，以实现向外排出进入马达内部的积水。由此可知，案例一提供了一种与上述惯用技术手段完全不同的开放式防水结构，因而，对于电动车辆用电机的技术领域来说，“通过开口将积存的水分排出”的技术特征不是本领域普通技术人员的公知常识。

　　案例一反思：如果申请人在审查意见答复过程中，能够通过主动举证的方式，向审查员证明在本领域中防水结构的惯用技术手段是一种密封式方式防水结构，而且该惯用技术手段与案例一提供的开放式防水结构是完全不同的，那么审查员应该就不会轻易的只利用公知常识便将案例一的专利申请进行驳回了，此时，审查员可能会进行举证、重新检索或直接授权了。

　　技巧二

　　申请人可以通过分析区别技术特征在专利申请中实际要解决的技术问题与审查员认定的公知技术特征所解决的技术问题之间的区别，以便向审查员证明该区别技术特征在专利申请中实际要解决的技术问题没有被公知常识公开。

　　案例二详情：针对一种申请日期为2014年7月1日名称为“一种伸缩支架”的发明专利申请的实审中，审查员认为：“所述摩擦环呈锥爪型，且摩擦环的锥部朝向下方，位于所述摩擦环根部上端相连一调节装置，所述调节装置与所述伸缩管外侧接触”的区别技术特征，实际要解决的技术问题是“如何增大摩擦力来阻碍伸缩管的下移，使得伸缩管下降时具有缓冲作用”；而且该区别技术特征是本领域的公知常识，权利要求1 不具备创造性。

　　随后，申请人针对上述审查意见通知书进行了答复，并在答复中对审查员认定的技术问题进行了质疑。申请人认为：本申请中的区别技术特征实际要解决的问题是“通过锥爪型摩擦环来提供一种可变化的摩擦力，这种摩擦力在伸缩管下移时变大，以避免伸缩管迅速下降造成物件砸坏或人员受伤，同时这种摩擦力在伸缩管上移时变小，使得伸缩管能够便捷地从固定管中伸展出来”，并不是审查员所认定的“如何增大摩擦力来阻碍伸缩管的下移，使得伸缩管下降时具有缓冲作用”的技术问题。由此可知，由于区别技术特征所解决的技术问题不是审查员认定的公知技术特征所解决的技术问题，因而上述区别技术特征并不是本领域的公知常识，本申请具备创造性。

　　审查员最终接受了申请人的上述答复观点，使得该申请顺利获得授权。

　　案例二反思：申请人通过分析上述区别技术特征在案例二中实际要解决的技术问题，来反驳审查员在审查意见通知书中所认定的技术问题，从而有效地向审查员证明了上述区别技术特征在案例二中实际要解决的技术问题没有被公知常识所公开，进而证明了该区别技术特征不是公知常识。

　　技巧三

　　申请人可以通过分析区别技术特征在专利申请中达到的技术效果与审查员认定的公知技术特征所达到的技术效果之间的区别，以便向审查员证明该区别技术特征在该专利申请中产生了意想不到的技术效果。

　　案例三详情：北京市高级人民法院高行终字第251号行政判决书指出，当技术手段被认定为公知常识时，应当明确该技术手段在技术方案中所起到的技术效果，将区别技术特征带来的技术效果与公知证据带来的技术效果进行比较，如果前者明显优于后者，则区别技术特征带来预料不到的技术效果，应认可其创造性。

　　案例三反思：申请人可以通过分析区别技术特征在专利申请中达到的技术效果明显优越于审查员认定的公知技术特征所达到的技术效果，以便向审查员证明该区别技术特征在专利申请中产生了意想不到的技术效果。

　　需要说明的是，技巧三特别适用于技术手段被审查员认定为公知常识，而且审查员还认为本申请提供的具体参数属于本领域技术人员经过有限的试验便能够确定的参数的应用场景。

　　技巧四

　　申请人可以通过说理分析或举证的方式，向审查员证明在现有技术中不存在该区别技术特征的技术启示。

　　案例四详情：针对一种涉及给笔记本键盘转印图案的方法且名称为“一种图案转印方法”的发明专利的实审中，审查员认为：“位于按键和底座之间的第一空间的第一支撑部，以及填充于第二空间的第二支撑部”的区别技术特征是本领域的公知常识。

　　随后，申请人针对上述审查意见通知书进行了答复，而且申请人在答复中通过还原发明构思的方式向审查员证明了在现有技术中不存在该区别技术特征的技术启示。申请人认为，本申请的发明构思是：当将按键先安装到键盘上再采用滚轮进行图案转印处理时，发明人发现在图案转印过程中容易发生按键的偏移，因而，本申请通过按键之间需要加装支撑部件（也就是第二空间的第二支撑部）的方式，能够有效防止加压转印时按键发生偏移，从而提高了处理效率。然而，对比文件1提供的图案转印方案具体为：先进行图案转印再组装至按键底座，且采用多个加压头同时加压转印，由此可知，在对比文件1 中，相邻按键之间的相对位置并不需要支撑固定，因而，区别技术特征不能与对比文件1 结合以得到本申请的技术方案。因此，现有技术中不存在区别技术特征的技术启示，因而区别技术特征并不是公知常识，权利要求1 具备创造性。

　　案例四反思：当现有技术中无法给出区别技术特征的技术启示时，则申请人可以通过说理分析或举证的方式，向审查员证明在现有技术中不存在该区别技术特征的技术启示。

　　需要说明的是：现有技术中无法给出区别技术特征的技术启示具体包括如下情况：现有技术与区别技术特征结合时无法达到本申请所达到的技术效果；或者，现有技术中给出了与区别技术特征相反的技术特征；或者，现有技术中明确给出了无法与区别技术特征进行结合的解释等等。

　　技巧五

　　申请人可以通过说理分析或举证的方式，向审查员证明在该专利申请的申请日或优先日之前该区别技术特征不是公知常识。

　　案例五详情：针对一种申请日期为2007 年11 月28 日名称为“一种触摸屏手机在待机状态下迅速使用常用功能的方法”的发明专利的实审中，审查员认为：“该触摸屏手机在触摸屏中部，运营商标志和/ 或日期时间显示以外的区域，为手机的待机状态定义至少3 个区域作为快捷方式触摸按键的键区，并将功能菜单中的常用功能与触摸按键的键区直接建立关联，手机在待机状态下，触摸显示某个常用功能快捷图标的快捷方式触摸按键时，手机直接执行与其相应的常用功能”的区别技术特征为公知常识。

　　随后，申请人针对上述审查意见通知书进行了答复，而且申请人在答复中通过公知常识的时间属性向审查员进行质疑。其中，申请人认为：该申请的申请日为2007年11月28日，在当时，将手机的常用功能的快捷图标直接放在触摸屏手机的待机桌面上，并不属于本领域的惯用技术手段。

　　随后，针对申请人的质疑，审查员进行了补充检索并举证，证明了上述区别技术特征是公知常识，而且申请人接受了审查员的审查意见，最终该申请视撤。

　　案例五反思：当没有任何办法反驳审查员认定的公知常识时，可以通过说理分析或举证的方式，向审查员证明在该专利申请的申请日或优先日之前该区别技术特征不是公知常识。如此又利于引导审查员对公知常识进行举证，有利于加快审查效率。

　　以上是笔者在进行审通答复过程中针对于“公知常识”答复的一些思考总结，其中若有不妥之处，还请读者批评指教。