文/集佳知识产权代理有限公司 徐思

　　最近，我国商标法的修改引起了广泛关注，尤其是第四条的变化。第四条增加了：“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”，而且明确第四条可以作为实体条款适用在商标审查、异议、无效宣告等程序。

　　在实践中，“不以使用为目的”的商标注册申请有很多，包括“恶意的”和“善意的”。那么“恶意”怎么认定？现实情况往往很复杂，审查员如何认定一件商标申请是不是以使用为目的、是不是基于恶意？难度系数有点高。

　　这次修法的目的很明确——为了规制恶意申请、打击囤标行为。但是，这无疑是一把双刃剑，那些有防御性商标注册需求的企业怎么办？而且越是大企业，这种需求越迫切。例如，阿里巴巴申请注册“阿里妈妈”、“阿里爸爸”以及一系列的“阿里XX”。大企业一方面是为企业发展预留空间，谁也无法预料将来企业会涉及的领域，另一方面是为了防止“傍名牌”，因为总有人费尽心思打“擦边球”、“搭便车”，企业不得已去申请注册一大堆自己可能不会用的商标，而且还涉及后续的维系成本，无奈又头疼。

　　那么，应该怎样平衡这个度？怎样能够精准打击恶意囤标，又不伤及无辜呢？希望能尽快看到对新法条适用的配套解释，以给实践操作统一、明确的指导。

　　在此之前，让我们放眼全球，其他国家、地区的商标注册肯定也会遇到这样的问题，别的国家是怎么做的呢？一些国家或地区存在防御性商标注册制度，即允许申请注册专门的“防御性商标”，例如澳大利亚、马来西亚、中国香港等。下文将以澳大利亚为例，具体介绍澳大利亚的防御性商标制度，希望能带来一些启发。

　　在澳大利亚是可以申请注册“防御性商标（Defensive Trademarks）”的，这是和“集体商标”、“证明商标”一起列明在澳大利亚商标法中的一种商标类型。

　　“防御性商标”，顾名思义是出于防御目的而注册的，意味着这个商标很可能不涉及企业的主营，很可能不会投入使用。然而，注册商标不使用将面临被撤销的风险。企业申请注册在非核心类别的商标不仅维系难度大、成本高，还很容易被撤销。为了弥补这一缺陷，澳大利亚商标法引入了“防御性商标”。

　　根据澳大利亚商标法的规定，已注册的防御性商标不能基于不使用而被撤销，即无法被“撤三”。看到这里，相信很多企业都渴望拥有这样的防御性商标，既能在非核心类别阻挡别人“搭便车”的行为，又不用担心不使用而被“撤三”。但是，申请注册防御商标没那么简单，澳大利亚官方为此设了一个“门槛”，商标申请人必须满足一定的条件，才能注册防御性商标。

　　那么，这个门槛有多高？具体要满足哪些条件？

　　澳大利亚《1995年商标法》第185条对防御性商标做出了规定：“如果由于注册商标在其注册的所有或任何商品或服务上存在长期、大量的使用，若将该商标用于其他的商品或服务可能会导致消费者认为这些其他的商品或服务与该商标注册人之间存在关联，则该商标注册人可以在所有或者任何其他的商品或服务上申请注册防御性商标。”

　　举个例子，比如可口可乐公司的“”商标在澳大利亚注册在第32类“无酒精饮料”上，并且在“可乐”商品上因长期、大量的使用而在澳大利亚具有名气，如果把“ ”商标使用在第25类的服装上，可能会导致消费者认为带有“ ”商标的衣服和可口可乐公司之间存在关联，消费者可能会认为这些衣服是可口可乐公司出售的或者是和可口可乐公司有关联的。如果满足这样的情形，那么可口可乐公司可以在第25类上申请注册“ ”为防御性商标。事实上，可口可乐公司早在1979年就向澳大利亚官方申请将“ ”商标注册为第25类的防御性商标，而且已注册成功。注册成功意味着可口可乐公司在第25类上即使不使用“ ”商标，也无法被“撤三”；还意味着可口可乐公司可以在第25类服装等商品上阻挡在后的相同、近似商标；同时意味着如果有人在服装类产品上使用“ ”或者和这个标识近似的标识，可口可乐公司是可以基于防御性商标提起侵权主张的。

　　再举一个例子，雅诗兰黛化妆品有限公司在澳大利亚将“Estee Lauder”商标注册在其主营第3类“化妆品；香水”等商品上，基于“Estee Lauder”商标在化妆品上存在长期、大量的使用，知名度很高，因此雅诗兰黛公司成功地在澳大利亚在第14类首饰、第18类箱包皮具、第21类化妆用具和第25类服装上注册“Estee Lauder”为防御性商标。原因很好理解，因为“Estee Lauder”商标知名度高，如果在首饰、箱包、化妆工具、衣服上看到“Estee Lauder”商标，消费者很可能以为是雅诗兰黛公司出品的，或者是与它存在关联的。另一方面，雅诗兰黛公司的业务已涉及或者将来很可能涉及这些领域，所以需要将商标权利扩展到这些领域。当然，雅诗兰黛公司肯定不希望看到其他主体在首饰、包包、化妆工具、衣服上使用“Estee Lauder”标识。

　　既然防御性商标有这么多优点，满足哪些条件才能在澳大利亚申请注册防御性商标？

　　下文将对主要的实质性要求和程序性要求进行介绍。

　　一、两项实质性要求

　　（1）需要拥有一件在澳大利亚已注册的基础商标，拟申请的防御性商标的标样、申请人名义需要和基础商标保持一致。

　　以可口可乐为例，如果可口可乐公司想要在澳大利亚注册一件第25类的“ ”防御性商标，那么它需要至少一件“ ”基础商标，而且这件基础商标需要在澳大利亚已注册。

　　（2）基础商标必须经过使用“有一定名气”。

　　“有一定名气”是指基础商标达到一定知名程度，这个程度要求如果这个商标用在其他商品或服务上，可能会让消费者误以为这些其他的商品和服务和基础商标注册人存在关联。比如，可口可乐公司注册在第32类“无酒精饮料”上的“ ”商标，因为大量、长期的使用，已经家喻户晓，用在别的商品上，消费者可能会产生混淆、误认。

　　此外，防御性商标的申请人无需具备在指定商品、服务上的真实使用意图；也就是说，可口可乐公司不需要在第25类服装上具备真实使用“ ”商标的意图，可口可乐公司也不用担心为维系这件防御性商标而必须在服装上使用“ ”商标。

　　二、两项程序性要求

　　（1）需在申请表上填写防御性商标申请所依据的基础商标的注册号（即基础商标的注册号，可基于多件基础商标）。

　　此项要求对应上述实质性要求的第一条，即证明基础商标的存在以及申请人名义一致。

　　（2）必须提交支持防御性商标申请的证据。

　　此项要求对应上述实质性要求的第二条，即证明所依赖的基础商标“有名气”。

　　具体需要提交什么样的证据才能证明基础商标“有名气”？以下列出主要几点供参考：

　　第一，关于基础商标声誉的证据材料。例如，基础商标使用时长、使用范围、具体说明基础商标使用在哪些商品、服务上，基础商标的广告宣传方式、广告支出和广告样本等；

　　第二，申请防御性商标的理由。包括为什么潜在消费者可能会认为该商标使用在不同的商品或服务上会与申请人存在联系，以及解释这种“可能联系”的性质等；

　　第三，来自同行业成员（防御性商标寻求注册的商品、服务所在的行业）提供的宣誓声明或者专业的市场调查报告也是有效的证据材料；

　　第四，防御性商标申请人还需提交其名下已注册的相同、类似商标的清单，且包含已注册的商品、服务。

　　举例而言，雅诗兰黛公司申请注册第18类防御性商标，需要向澳大利亚官方解释并证明：

　　首先，注册在第3类化妆品上的基础商标“有名气”，例如这件基础商标使用了多久、在多广的范围进行宣传、投入了多少宣传广告成本、已经达到什么样的知名程度等。

　　其次，为什么要在第18类申请防御性商标？雅诗兰黛需要向官方解释，为什么消费者看到第18类箱包皮具上印有“Estee Lauder”会以为是雅诗兰黛公司的产品。解释的内容可以包括，因为“Estee Lauder”主要面向女性消费者销售护肤品、彩妆等，而且经常会有一些赠品，如化妆包、手包等印有“Estee Lauder”商标，基于“Estee Lauder”的高知名度，如果在箱包上看到“Estee Lauder”标识，消费者很可能会联想到销售化妆品的雅诗兰黛公司，因而有必要在第18类箱包皮具上注册“Estee Lauder”防御性商标。

　　再次，来自箱包行业的成员出具的声明或者是专业的市场调查报告能进一步证明这种“可能联系”。

　　最后，向官方提交雅诗兰黛公司在澳大利亚已注册的“Estee Lauder”商标以及相似商标的详细列表，以便官方全面了解。

　　随着越来越多的中国企业走出去，中国企业也可以积极考虑在澳大利亚以及其他海外国家和地区申请注册防御性商标，以使企业在更广的范围获得商标权利，同时降低维系商标的成本和维权难度。

　　回到我国商标法的修改，第四条的修改意在打击囤标，但不可避免的会伤及不少企业的正当利益。我国是否也可以考虑设立防御性商标注册制度，设立一个“门槛”，让真正有实力的企业进得来，而这些企业往往是真正有注册防御性商标需求的。这样，一来能为企业减轻防御性商标的维系成本（免去“被撤三”的烦恼），二来在一定程度上能减少“傍名牌”商标的出现（“傍名牌”商标很可能在审查阶段就被防御性商标阻挡），有利于维护市场秩序。

　　但是对于跨不过“门槛”的企业，根据修改后的第四条，即使是基于善意想申请注册多一些商标以备企业将来发展之用，是不是也难以实现？这些都值得思考。

　　期待见到商标法修改后的配套解释，也期待看到我国在“防御性商标”领域的进一步发展。