文/集佳知识产权代理有限公司 高巍

　　申请人收到美国审查员发出的Final OA之后，不同于在中国，专利申请驳回后仅能提复审的“华山一条路”，美国专利申请的申请人仍然拥有多种可选方式进行回应，例如直接答复修改，提出继续审查请求（RCE）、AFCP2.0、放弃本案进行延续案的申请（提出CA（Continuation Application）或者CIP（Continuation-in-part））以及Appeal（上诉）。其中Appeal由于耗时较长，外所律师的费用也比较昂贵，因此通常较少被我国申请人所采用。不过，申请人有时候会发现和审查员的“交锋”已经深陷僵局，权利要求也已经到了“退无可退”的程度，但审查员仍然难以被说服，而该申请对申请人也非常重要，那么Appeal也不失为一种寻求出路的选择。

　　接下来，本文将对在美国提出Appeal时的相关规定和要求进行一个简单总结和归纳，以帮助中国的申请人或者专利代理师更好地了解Appeal程序，做到心中有数。

　　PTAB

　　Appeal虽然从字面上对应的是“上诉”，但是需要注意的是这并不是一个司法程序，即Appeal并非向美国的法院提出，而是向美国的专利审判和上述委员会（the Patent Trial and Appeal Board, PTAB）提出。PTAB（可简称为委员会，Board），是隶属于美国专利商标局（USPTO）的行政部门，只具有行政审查权而不具有司法权。PTAB里包括为数不少的不同职级的专利行政法官（judge），而针对每一个appeal，均会成立由三名专利行政法官组成的小组（3-MEMBER PANELS）进行审理。

　　提出Appeal

　　在美国，提出Appeal的方式是向PTAB提交一份Notice of Appeal（ “上诉请求”）并缴纳必要的官费。需要注意的是，上诉并不仅限于针对Final OA，而是只要满足专利申请中任一项权利要求已经被两次驳回即可，而且这两次驳回也并不要求一定在同一件专利申请的审查程序中发生，例如如果一个权利要求在母案中被驳回过，然后该权利要求也出现在继续申请中并再次被驳回，即使继续申请的审查中对该权利要求的驳回可能仅仅第一次提出（例如发出第一次Non-final OA），此时申请人仍然可以选择提出上诉。

　　另外，提出上诉时无需指定针对哪些权利要求进行上诉，当请求人提出上诉请求时，会被认为是针对所有被驳回的权利要求所提出的。

　　此外在实务中还需要注意的是，上诉和RCE是互不兼容的程序，即不能够提出上诉的同时还提出RCE。

　　关于提交上诉请求的期限，以答复Final OA为例，提交Notice of Appeal的期限就是答复Final OA的期限，一般是三个月，在提交请求和缴纳必要延期费用的情况下最长可延至六个月。另外，在提交Notice of Appeal时，请求人可以同时提交Appeal Brief或者对权利要求进行修改，其中Appeal Brief包含了针对审查员的驳回理由的具体陈述意见陈述；也可以仅仅提交Notice of Appeal，而不提交Appeal Brief，在这种情况下，要求请求人在Notice of Appeal的提交日起两个月内提交Appeal Brief。有意思的是，请求人还可以通过仅提交Appeal Brief的方式提出上诉请求，此时会被认为是同时提交了Notice of Appeal和Appeal Brief。在这种情况下，Appeal Brief的提交期限适用于通过提交Notice of Appeal提出上述请求时Notice of Appeal的提交期限（见上文）。此外需要说明的是，提交Appeal Brief无需缴纳额外的费用。

　　Pre-Appeal Brief Review

　　此外，USPTO基于缩短审查周期、降低上诉成本等考虑，还设置了Pre-Appeal Brief Review程序，规定了申请人在提交上诉请求的同时可以提出Pre-Appeal Brief。但是这仅限于下列情形：（1）驳回理由明显不当或者缺乏依据；（2）驳回理由有明显的事实错误或法律适用错误。如果请求人认为审查员至少在部分意见上存在上述明显错误情形，也可就该部分意见单独提出Pre-Appeal。注意，提出Pre-Appeal Brief时只能提交一份不能多于5页的意见书（Arguments）。

　　在请求人提出Pre-Appeal Brief后，会成立一个专门的小组（panel）去审核请求人的意见和原审查员的驳回意见。这个小组由有原审查员、其上级核准人和另一个相关成员组成。通常情况下，在请求人提出请求后的45天内这个小组会作出决定，决定可以包括以下四种情形：1）Pre-Appeal因不符合要求而被撤销；2）建议进入Appeal程序；3）直接授权；或4）重新开启专利审查程序。

　　Appeal Brief

　　Appeal Brief有具体的格式规定，这一点在MPEP中有明确的规定，在撰写时只要参考即可。需要注意的是，撰写Appeal Brief时，需要针对请求人所认为原审查员存在错误的每一个理由进行针对性的陈述。如果某个驳回理由并未在Appeal Brief中进行具体回应，则会认为请求人放弃了挑战该理由的机会，相应的PTAB也不再审核该驳回理由是否正确。特别注意的是，即使请求人认为某驳回理由存在明显不当，认为PTAB肯定会发现该问题，也需要在Appeal Brief中进行回应，否则PTAB也不会对该明显错误的理由进行审核。

　　上诉过程中对权利要求修改的要求

　　在Appeal程序中，可以对权利要求进行修改，具体的修改时机和基本要求如下：

　　1）在提交Notice of Appeal的同时或者在提交Notice of Appeal后至提交Appeal Brief之前对权利要求进行修改，此时的修改方式如下：

　　a）删除权利要求或者针对此前OA中有关形式缺陷的审查意见的修改；

　　b）将权利要求修改为更好的形式以供PTAB审核；

　　c）修改说明书（包括权利要求书），同时提供充分理由说明为何这样的修改是必要的并且为何此前并未进行修改。

　　由上可以看出，在这个阶段的修改还是相对较为宽松的，如果请求人希望对权利要求进行修改以增加专利申请被PTAB认可的可能性，可以在这个阶段对权利要求进行一些较为实质的修改。

　　2）在提交Appeal Brief的同时或者之后也可以对权利要求进行修改，但此时的修改方式仅限于：

　　a）删除权利要求，并且删除的权利要求还不能影响其他待决权利要求的保护范围；

　　b）将从属权利要求修改为独立权利要求。

　　由此可见，自提交Appeal Brief起，请求人已经失去了对权利要求进行实质性修改的机会。

　　上诉过程中对证据的提交要求

　　在提交上诉请求后至提交Appeal Brief之前，可以提交宣誓、证人证言等证据，如果审查员认为这些证据足以克服驳回理由的缺陷，并且请求人已经充分说明了为何这些证据是必要的而且为何未在此前提供，则这些证据有可能被审查员采纳。

　　但是，自提交Appeal Brief起，则任何形式的证据均不再被接受和采纳。

　　对Appeal Brief的审查

　　Appeal Brief在提交后，首先会由原审查员进行审查，这有点类似于我国在复审中所设置的前置审查程序。原审查员在考量请求人的意见陈述内容后，可以做出如下几种处理方式：

　　A）经过上级核准人的统一，重新启动审查程序并提出新的驳回理由；

　　B）当审查员认为所有的驳回理由已经被克服并且也并没有合适的新驳回理由时，可以直接授权；

　　C）维持上诉程序，此时由该审查员召开一个上诉会议（appeal conference），该上诉会议的参会者为该审查员、其上级核准人以及另外一位具有足够经验和能力辅助审查的参会人，如果会议的结果是支持驳回理由，将会由原审查员撰写审查员答复（examiner’s answer）。

　　审查员答复将会针对所有的驳回理由进行回应，除非审查员明确撤回了某些驳回理由。另外需要注意的是，在局长允许的情况下，审查员答复可以包含新的驳回理由。

　　当审查员答复包含新的驳回理由的情况下，请求人需要在审查员答复的发送日起的两个月内选择下列回应之一：

　　1）要求重新开启审查程序，此时可以对权利要求进行修改；

　　2）坚持上诉，即提交一份Reply Brief，但是不能修改权利要求或提交新的证据。

　　通常而言，Reply Brief将会由PTAB组成的Panel来处理，而无需原审查员进行对该意见陈述进行意思表示，但是有些情况下，Panel会要求原审查员提供一个补充审查员答复（substitute examiner’s answer）。如果请求人收到了上述补充审查员答复，则需要在该答复的发文日起两个月内选择下列回应之一：

　　1）要求重新开启审查程序，此时可以对权利要求进行修改；

　　2）坚持上诉，即提交一份Reply Brief，但是不能修改权利要求或提交新的证据。

　　口审

　　在Appeal中，口审并不是默认进行的程序，而且PTAB的最终决定可以在没有进行口审的情况下做出。如果请求人希望进行口审，则需要填写一份书面请求并交纳相关的请求费用，提出该书面请求的期限是自审查员意见（examiner’s answer）的发文日起两个月或者请求人提交Reply Brief之时，以两者中更早的为限。

　　口审时，原审查员也可以参加，与请求人面对面进行意见交流。需要注意的是，美国对口审时间和争辩内容进行了严格的限制，请求人只有总计20分钟的意见陈述时间，而原审查员只有15分钟的时间，除非有特殊的规定和要求。请求人争辩的内容必须围绕此前提交的Brief、Reply Brief的记载，而审查员也只能依据此前所提交的审查员意见的记载进行争辩。

　　决定

　　与我国复审决定类似，PTAB最终可以做出推翻或者维持原审查员驳回理由的决定。此外与我国不同的是，PTAB还可以在决定中引入新的驳回理由，此时，面对新的驳回理由，请求人还可以有两种选择：

　　（1）请求重新开启审查；

　　（2）要求rehearing（重审），此时需要说明PTAB在新的驳回理由中存在错误的地方，然后由PTAB进行审查并作出最终决定。

　　以上便是美国Appeal程序简要情况，可以看出，其程序设计保证了PTAB在作出决定前能够充分的听取请求人和原审查员的意见，从而尽可能作出更为客观的决定。对于请求人来讲，首先需要注意修改权利要求和提交相关证据的时机，避免错过修改时机而无法引入所希望的修改；而且由于Appeal程序赋予了请求人不止一次撰写意见陈述的机会，因此需要认真对待每一次意见陈述的机会，从而为后续程序奠定良好的基础。