文/北京集佳知识产权代理有限公司 刘瑾

　　随着中国科技的腾飞，中国自有品牌的产品日渐走向世界，在越来越多的国家打开市场。为了实现产品在目标市场的独占性，获取最大的经济利益，越来越多的中国企业开始重视专利的申请和布局。美国一直以来都是全球最重要的市场之一，因此，申请美国专利往往成为众多企业的优先选择。与申请中国专利相比，申请美国专利的成本很高，包括较高的官方费用（以下简称官费）和高昂的美国律师代理费。因此，如何帮助客户准备申请文件，避免不必要的官费和代理费，是涉外代理人在日常工作中需要考虑的因素之一。笔者结合3个案例谈一谈美国专利实践中一个值得注意的问题。

　　美国专利涉及到的官费主要有以下一些方面（来源于USPTO官网）：

　　其中大部分项目的费用是固定的，仅取决于申请人的规模是大实体、小实体还是微实体。有一定操作空间的是申请提交时的费用（patent application filing fees），其中与权利要求相关的主要是以下几条：

（来源于USPTO官网，2020-10-02起实施）

　　可以看出，权利要求的数目和形式对费用有着相当大的影响，尤其是存在多项引用的权利要求（$860，大实体）和超过3项之后的独立权利要求（$480/项，大实体）。由于美国允许申请人在审查员准备好发出第一次审查意见之前提出主动修改，这就为申请人通过修改权利要求来减少官费提供了机会。我们通常都会在提交申请同时提交权利要求的主动修改，相应地，1）将独立权利要求数减少至3项以内，2）将总权利要求数控制在20项以内，3）将多项引用修改为单项引用。

　　对于第1）点，首先涉及到的是什么形式是独立权利要求，什么形式是从属权利要求，只有认定清楚了，才能正确地计算独立权利要求的项数。

　　美国专利法没有直接给出独立权利要求的定义，但给出了关于从属权利要求的形式的定义：

　　35 U.S.C. 112 Specification

　　(d) REFERENCE IN DEPENDENT FORMS.—Subject to subsection (e), a claim in dependent form shall contain a reference to a claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed.

　　从专利法的这一描述来看，从属权利要求除了包含其引用权利要求的全部技术特征，还需要对保护主题进行进一步的限定（specify a further limitation）。既然是进一步的限定，可知从属权利要求的主题与其引用的权利要求应当是相同的，否则谈不上进一步的限定。比如，一个权利要求要求保护一种装置，另一个权利要求要求保护所述装置的使用方法，尽管后一个方法权利要求引用了前一个装置权利要求，但我们通常理解为二者是两个独立权利要求，保护主题不同，且使用方法不是对装置的进一步限定，因为装置的技术特征是由其本身的结构特征表征的，而不是其使用方法。

　　但在美国专利实践中，提交申请时从属权利要求的认定与专利法的规定是不完全相同的。下面以一个已提交申请的权利要求为例（以下称案例1）：

　　1.一种组合物；

　　2-4.（引用1，对所述组合物的进一步限定）；

　　5.一种制备所述组合物的方法（引用1）；

　　6.一种治疗疾病X的方法（引用1）。

　　这样一组权利要求我们通常会认为包含3个独立权利要求，属于典型的产品、产品的制备方法和治疗方法权利要求。但在USPTO发出的受理通知书上，明确显示申请只包含1个独立权利要求，参见下图：

　　以另一个已提交申请的权利要求为例（以下称案例2）：

　　1.一种抗体；

　　2-5.（引用1，对所述抗体的进一步限定）；

　　6.一种多核苷酸（引用1；

　　7.一种药物组合物（引用1）；

　　8.一种治疗疾病的方法（引用1）；

　　9.一种检测目标分子的方法（引用1）；

　　10-17.（引用9，对所述方法的进一步限定）。

　　从保护主题和权利要求的撰写形式看，以上包含5个独立权利要求，以“一种……”起始。但事实上，美国代理所在提交申请时，独立权利要求数计为1，没有缴纳额外费用。参见美国代理所发回的提交官方的表格：

　　为了理解美国代理所可以这么填写的原因，明确USPTO的相关规定，我们查阅了MPEP，发现以下描述：

　　MPEP 607 Filing Fee [R-07.2015]

　　For purposes of determining the fee due the U.S. Patent and Trademark Office, a claim will be treated as dependent if it contains reference to one or more other claims in the application. A claim determined to be dependent by this test will be entered if the fee paid reflects this determination.

　　也就是说，出于决定费用的目的（for purposes of determining the fee）而不是其它目的，引用了一个或多个其它权利要求的权利要求将被视为从属权利要求。这里并没有要求从属权利要求对所引用的权利要求进行进一步限定。根据MPEP的这一说明，我们在准备权利要求主动修改时基本可以不考虑有超出3个独立权利要求的可能，因为对于绝大部分申请，权利要求之间都是有引用关系的，或者可以建立引用关系，比如，产品、产品的制备方法和产品的使用方法。这一规定对申请人是相当友好的，申请人可以保留不同的权利要求主题而不需要缴纳额外的独立权利要求费用。

　　笔者还碰到过这样一个申请（以下称案例3），包括以下9个权利要求：

　　1.一种通过施用化合物X治疗冠状动脉粥样硬化疾病的方法；

　　2.一种通过施用化合物X抗血小板聚集的方法（没有任何引用关系）；

　　3.一种通过施用化合物X促进血管新生的方法（没有任何引用关系）；

　　4.一种通过施用化合物X预防和治疗老年血管性痴呆的方法（没有任何引用关系）；

　　5-9.从属权利要求，引用1-4之一。

　　以上4个权利要求之间没有引用关系，是4个不同的治疗方法，针对不同的适应症。美国代理所在提交申请时，并没有针对权利要求额外缴费。参见美国代理所发回的提交报告：

　　在USPTO发出的受理通知书上，可以看到官方认定的独立权利要求数为4，同时显示官方收到的申请人费用（绿色方框），参见下图：

　　美国代理所补缴费后，收到更新的受理通知书，

　　可以看到，补充缴费为 1020–790 = 230 ，为一项独立权利要求的费用（2020-10-02之前的收费标准，申请人为小实体）。

　　值得注意的是，以上对从属权利要求的判定标准仅适用于缴费目的。在审查员进行审查时，这样的“从属权利要求”（保护主题不同）不会被认为与其引用的权利要求必然属于同一发明。审查员仍然认为这些权利要求可能属于不同的发明，不符合单一性要求。

　　对于案例1，审查员发出了RR，认为权利要求包含3个不同的发明，发明1）组合物；2）制备方法；3）治疗方法。

　　对于案例2，刚提交不久，尚未收到官方通知。

　　对于案例3，没有收到RR，申请直接被授权了，包括4个独立权利要求和5个从属权利要求。

　　从以上分析和案例可以看出，我们在考虑对美国申请的权利要求进行主动修改时，可以根据MPEP关于费用的规定，选择合适的方案。一方面避免不必要的额外官费，另一方面保留较多的发明主题，满足客户的不同需求。