文/北京集佳知识产权代理有限公司 宋洋

　　世界范围内的商标布局是企业和品牌在发展过程中不可绕过的一个话题。企业在品牌发展过程中，对于品牌标志的选择，往往会面临在商业领域的易传播度和商标保护领域的弱显著性之间的矛盾，难以取舍；或是以弱显著性标识为品牌，且已经发展到一定程度，则难以承担舍弃弱显著性标识带来的损失。在这种情况下，弱显著性商标如何成功取得注册对企业的商标布局乃至后续的市场覆盖、商标维权均起到至关重要的作用。本文选取在国际贸易中中国企业最常往来的发达国家之一——美国为例，通过解析弱显著性商标的相应理论和在美注册过程，期盼给广大中国企业提供解决弱显著性商标注册困境的思路。

　　一、美国对商标显著性的划分

　　美国理论界将商标做强显著性商标（strong mark）和弱显著性商标（weak mark）的区分，只有强商标才能获得联邦注册，即只有商标本身具有显著性或者商标所有人证明其商标通过长期使用已取得第二含义（secondary meaning），该商标才可能获得在主注册簿（Principal Register）上的注册。强商标包括三种即臆造性商标（fanciful marks）、任意性商标（arbitrary marks）和暗示性商标（suggestive marks）。以文字商标为例，臆造性商标，是指构成商标的单词或者字母组合在词典上没有任何含义；任意性商标，是指构成商标的单词或者单词组合在词典上有固定含义，但与其指定的商品或者服务无关；暗示性商标，是指对其使用商品的性质或者质量具有影射或者暗示作用的商标。弱显著性商标则简单区分为描述性商标（descriptive marks）和其他（如地名、姓氏、行业术语）。

　　本文中所提及的弱显著性商标，仅针对描述性商标（descriptive marks），即使用在商品或服务上，直接描述了其使用商品/服务的功能、质量、成份等特点或服务的性质。如“Power”使用在电源商品上，“Daily”使用在报纸杂志上等。

　　在实际审查中，美国专利商标局（USPTO）的审查员通常采用美国商标法上规定的“固有显著性”（inherently distinctive）和“仅具有描述性”（merely descriptive）、“仅传递信息”（merely informational）等术语来，针对不同显著性的商标采取不同的审查标准。对上述弱显著性商标，以“仅具有描述性”（merely descriptive）、“仅传递信息”（merely informational）两种标准区别对待。

　　二、弱显著性商标在美注册的可行性

　　依据美国现行商标法（颁布于1946年的《兰哈姆法》），美国专利商标局将注册簿分为：主簿（Principal Register）和副薄（Supplemental Register）。主薄注册在效果上大致与中国国内的商标注册相近，如商标注册后即享有专有权，商标申请将经历公告程序和异议期等。副簿注册则为仅具有描述性但能区分商品或服务来源的商标提供了注册的可能，但商标仅在副薄注册并不能真正享受联邦商标法的保护，即不具有实质的商标专有权，需在通过连续长期的使用获得显著性后方可重新申请主薄注册。

　　1、副簿注册的基本要求

　　副簿注册仅限于基于实际使用、及原属国注册（即申请注册基础为1(a)或44(e)）而提交的美国单一申请商标，即，通过马德里国际注册指定的商标和基于打算使用而申请的商标（即申请注册基础为66（a）和1（b））无法在副簿注册。

　　通常，副簿注册的商标申请由主簿注册的商标申请修改而来。当审查员以商标缺乏显著性为由驳回主簿注册的注册申请时，如果审查员认为该商标能够区分商品和服务来源，就会允许申请人将主簿注册的申请修改为副簿注册的申请。需注意的是，能够进行副簿注册的商标一定要“能够区分商品和服务来源”，因此，被审查员认定“仅传递信息”（merely informational）的商标，会被认为无法区分商品和服务来源，亦不能通过长期使用获得显著性，故不能转为副簿注册，部分标语性质的商标会被认为“仅传递信息”（merely informational），如“3 dollars”、“King Size”等。

　　2、副簿注册的后续影响

　　弱显著性的商标在美国申请之时如遇审查员基于“仅具有描述性”（merely descriptive）下发缺显驳回，如申请人的商标在美没有长期大量的使用，无法通过提交使用证据证明商标获得第二含义（secondary meaning）从而获得显著性的，仅以争辩商标具有显著性的方式答复审查员将会消耗申请人大量的时间和金钱成本，且存在较大难度，争辩成功把握低。此时为最低限度的保留商标权利，申请人可以选择修改为副簿注册，且具有下述优点：（1）在副簿注册的申请商标，不存在注册前的公告程序，一旦商标申请改为副簿注册被核准，该商标将被获准注册，即一定程度上避免了被第三人异议的风险，可以相对快速的获得注册。（2）副簿注册后商标信息将存在于联邦数据库中，可以阻挡后续的近似商标在类似商品上的注册。（3）注册人可使用®标记及其他注册标记，即可以以注册商标的形式在市场中使用，以发展品牌知名度，积累使用证据。（4）可帮助该商标在其他国家或地区获准注册或获得优先权。

　　相比于主簿注册，副簿注册的缺点也较为突出，主要有如下两点：（1）无法获得“不可争辩性(incontestability)”。主簿注册的商标注册后5-6年提交使用证据时通常会主张商标具有“不可争辩性”，即他人无法再因为缺乏显著性或与在先商标冲突要求撤销该商标的注册。但副簿注册无法获得“不可争辩性”。也就是说，他人随时可以对副簿注册的商标提出挑战，如果证据充分，该副簿注册的商标则可能被撤销。（2）此外，需要提请企业注意的是，根据亚马逊品牌备案的规定，副簿注册商标无法在平台申请备案。因此，想注册美国商标进行亚马逊品牌备案的企业仍需申请商标主簿注册。

　　当然，申请副簿注册的商标在注册满5年后，如积累足够使用证据，能够证明商标通过使用获得第二含义的，则可以重新申请主薄注册。因此对于本身在主簿注册成功把握不大的弱显著性商标，在申请之时注意以相应的申请基础提交，遇到驳回后及时转为副簿注册以争取时间积累使用证据，不失为过渡期的一种好方法。