文/北京集佳知识产权代理有限公司西安分部 林素素

　　一、基本案情

　　2019年01月15日，北京鼎业天成投资管理有限公司向国家知识产权局商标局提交撤销三年不使用申请，申请撤销弗欧意大利股份公司名下第8762418“ZARA及图形”商标在第30类“新鲜的(意式)面食”等全部核定使用商品上的注册。弗欧意大利股份公司在收到商标局下发的提供使用证据通知后，于规定期限内提交了答辩理由及被申请商标在指定期限内（即2016年01月15日至2019年01月14日）的使用证据。2019年08月27日，商标局经审查，裁定被申请商标不予撤销。

　　2019年09月12日，北京鼎业天成投资管理有限公司就商标局上述撤三裁定向国家知识产权局提出复审申请，请求国家知识产权局撤销第8762418“ZARA及图形”商标在第30类全部核定使用商品上的注册。弗欧意大利股份公司在收到国家知识产权局下发的撤销复审答辩通知后，于规定期限内提交了被申请商标在指定期限内（即2016年01月15日至2019年01月14日）的使用证据，复审阶段的使用证据与撤三阶段的证据基本一致。国家知识产权局经审查认为：本案中，证据3显示弗欧股份有限公司与扎拉面食股份公司签署了商标使用许可合同，许可扎拉面食股份公司使用“PASTA ZARA”等商标，使用范围为食品及食品加工方面，特别是用于人类消费的干意大利面，合同自2010年6月1日生效，有效期为10年。证据4显示扎拉面食股份公司授权大昌三昶（上海）商贸有限公司为其中国官方经销商。证据7为扎拉面食股份公司与大昌三昶（上海）商贸有限公司在指定期间内关于意大利面等商品的交易文书，其中显示的商标虽与复审商标不完全相同，但未改变复审商标的主要部分和显著特征，故可视为复审商标的使用。上述证据结合其余在案证据可以形成完整证据链以证明复审商标于指定期间内在“意大利面条”商品上进行了《商标法》意义上的使用。考虑到“新鲜的(意式)面食”等其余商品与“意大利面条”商品属于类似商品，故复审商标在上述商品上的注册也可予以维持。依照《中华人民共和国商标法》第五十四条、第五十五条的规定，国家知识产权局裁定复审商标在复审商品上的注册予以维持。

　　2021年03月01日，北京知识产权法院向商标权利人弗欧意大利股份公司出具参诉通知，告知其已于2020年11月4日受理北京鼎业天成投资管理有限公司就本案撤销复审决定书提起的行政诉讼案，通知弗欧意大利股份公司作为第三人参加诉讼。弗欧意大利股份公司在诉讼阶段向法院提交了撤销复审阶段部分证据的公认证原件及翻译等证据材料。北京知识产权法院经审理认为：第三人在行政阶段提交的证据3、4可以证明第三人许可扎拉公司在干意大利面商品上使用“PASTA ZARA”等系列商标，扎拉公司授权大昌永昶公司为其中国官方经销商。证据7中的发票、装箱单可以证明扎拉公司在指定期间内向大昌永昶公司销售了意大利面商品。其中，发票上显示有“PASTA ZARA及图”标志，与诉争商标相比，其实际使用的“PASTA ZARA及图”标志增加了“PASTA”文字且图形部分与诉争商标略有差异，但考虑到第三人名下的注册商标没有与本案诉争商标相近的商标，且其实际使用的“PASTA ZARA及图”未改变诉争商标的显著特征，因此，可以认定是对诉争商标未改变显著特征的使用。……可以认定在指定期间内第三人实际销售了带有诉争商标的意大利面条商品，诉争商标在“意大利面条”商品上进行了真实、合法、有效的商业使用。诉争商标核定使用的“新鲜的(意式)面食”等商品与“意大利面条”商品为类似商品，故诉争商标在全部核定使用商品上的注册均应予以维持。……据此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十八条、第六十九条之规定，北京知识产权法院判决如下：驳回原告北京鼎业天成投资管理有限公司的诉讼请求。

　　撤三申请人北京鼎业天成投资管理有限公司就上述一审判决上诉至北京市高级人民法院，2021年9月16日，北京市高级人民法院受理本案，经审理，二审法院在其于2022年02月14日所做的第（2021）京行终7128号判决中认为：弗欧公司在行政阶段提交的证据3、4可以证明其许可扎拉公司在干意大利面商品上使用“PASTA ZARA”等系列商标，扎拉公司授权大昌永昶公司为其中国官方经销商。证据7中的发票、装箱单可以证明扎拉公司在指定期间内向大昌永昶公司销售了意大利面商品。其中，发票上显示有“PASTA ZARA及图”标志，与诉争商标相比，其实际使用的“PASTA ZARA及图”标志增加了“PASTA”文字且图形部分与诉争商标略有差异，但考虑到“pasta ZARA及图”标志并非弗欧公司在中国的注册商标，其实际使用的“pasta ZARA及图”未改变诉争商标的显著特征，故可以认定是对诉争商标未改变显著特征的使用。……在案证据可以证明弗欧公司在指定期间内实际销售了带有诉争商标的意大利面条商品，诉争商标在“意大利面条”商品上进行了真实、合法有效的商业使用，鉴于诉争商标核定使用的“新鲜的（意式）面食”等商品与“意大利面条”商品为类似商品，故原审法院认定诉争商标在全部核定使用商品上的注册均应予以维持，并无不当。……依据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，北京高院判决：驳回上诉，维持原判。由此，本案历时三年，最终商标权利人通过在行政阶段及诉讼阶段积极举证、得以成功维持其商标注册。

　　二、案件剖析

　　本案的亮点一，在于从行政阶段到法院诉讼阶段，国知局、一审法院、二审法院均对权利人对诉争商标在使用方式上的轻微改变仍认可为有效使用证据，即“对诉争商标未改变显著特征的使用”。

　　由以上对比可以看出，权利人实际使用的商标，图形背景部分与注册商标形状略有不同，文字部分也多了英文“pasta”，但“pasta”中文含义为“意大利面食”，实际上为诉争商标核定使用商品的通用名称，因此自身缺乏显著性，权利人实际使用的商标显著性识别要素仍为“ZARA及图形”。

　　权利人所提供的许可合同、许可声明、关联商业发票、装箱单等文件上均显示了实际使用的标样，且发票、装箱单、相关海关报关单显示的商品为意大利面。且权利人对部分外文证据办理了公认证手续，使其在形式上符合相关要求。最终权利人通过积极努力，成功维持其商标注册。

　　笔者处理的第G634511号商标撤销复审答辩案、第327083号商标撤销复审答辩，国家知识产权局基于同样的理由，维持了被申请商标在核定使用商品上的注册。详情如下：

　　类似案例1：

　　类似案例2：

　　基于上述三个案例，我们可以看出，商标权利人在使用中，或许由于各种原因未能完全按照注册商标的实际注册标样进行使用，但其实际使用方式如未改变注册商标显著识别部分，如权利人提供的规定期限内使用证据能形成完整证据链，仍有机会在其商标遭遇撤销三年不使用时通过积极搜集有效证据材料，来维持其商标注册。

　　撤三申请人主张弗欧公司许可扎拉公司在干意大利面商品上使用“PASTA ZARA”等系列商标的合同签署时诉争商标尚未申请注册，故相关授权使用合同不可能包括诉争商标，扎拉公司对“PASTA ZARA”的使用不应视为诉争商标的使用。二审法院在判决书中对上述主张的评述，则是本案的亮点二之所在。二审法院就此在其判决书中写道：“最高人民法院（2015）知行字第89号行政裁定中指出：‘上海钟厂与三五石英时钟公司之间存在特定的历史关系，即便双方不存在许可合同，从多年的经营情况看，三五石英时钟公司对诉争商标的使用事实上得到上海钟厂的默示许可，或者可以认定为不违背商标权人意志的使用。三五石英时钟公司的使用行为可以认定为诉争商标实际使用的行为。由此，许可合同是否真实并不会影响本案的结论，对许可合同没有进行真实性鉴定的必要’参照该案的认定，本案弗欧公司许可扎拉公司在干意大利面商品上使用‘PASTA ZARA’等系列商标，虽然相关许可合同签订时诉争商标还未申请注册，但从多年的经营情况看，即便双方不存在许可合同，扎拉公司对诉争商标的使用事实上得到弗欧公司的默示许可，或者可以认定为不违背商标权人意志的使用。故扎拉公司的使用行为可以认定为诉争商标的实际使用的行为。…… ”

　　笔者之所以认为上述为题述案件的亮点二，原因在于实践中，商标权人或许因各种原因无法提供许可他人使用的许可合同等文件，或许许可他人使用的许可合同等文件或许形式、内容上或有瑕疵，但只要他人的实际使用行为得到权利人默示许可、或者不违背商标权人的意志，那么在此类撤三答辩案件中，此类他人的使用证据，仍有可能被予以采信，若所提供证据能形成完整的证据链，则极可能维持诉争商标的注册。

　　三、案件相关思考及建议

　　首先，《商标法》设置撤三程序的初衷，是鼓励商标权利人积极使用其注册商标，使注册商标发挥其识别商品及服务来源的功能，减少闲置的商标资源，撤销是手段而并非目的。而商标权利人也应积极使用其注册商标，建议使用方式与注册商标保持一致，同时注意在使用过程中留存相关证据材料，以备其商标遭遇撤三时使用。

　　其次，题述案件历时三年方尘埃落定，商标权利人虽然最终在二审阶段成功维持其商标注册，但在此期间为维持其商标注册付出了大量的时间和费用。建议商标权利人可考虑定期核查其名下核心商标，是否已注册满三年，如注册确实已满三年，及时申请后备申请，以免在先标遭遇撤三状态不稳定、而影响权利人使用。