文/北京市集佳律师事务所上海分所 席行本

　　一、引言

　　随着中国企业对知识产权海外布局的不断重视，在海外遭遇知识产权问题的频率也会随之增加。假设中国企业已经在美国进行了商标布局，则需要了解美国法院针对商标侵权问题的审裁思路，让企业在海外商标管理和保护工作能够因地制宜。

　　作为判例法国家，美国在司法实践中严格贯彻遵循先例（stare decisis）原则。在研究美国商标侵权相关法律问题时，虽然各州上诉法院的判例汇编的重要性不言而喻，但美国联邦和各州立法机关颁行的大量制定法也需要深入研究。在商标法领域，联邦《兰哈姆法》（Lanham Act）第43条（a）项就商标侵权问题进行了直接规定：

　　任何人在商品或服务中，或者与商品有关的容器上，或者在商业中使用任何词语、术语、名称、符号、装置或其组合，或者任何虚假的产地标示、虚假或误导性的事实描述，或者虚假或误导性的事实陈述，可能会引起混淆、造成错误或误导他人，使其误认为该人与他人有关联、联系或合作关系，或者误认为其商品、服务或商业活动是由他人发起、赞助或批准的，此类主体应当对可能因该等混淆误认或欺骗行为受到损害的任何人承担民事法律责任。【1】

　　以上可见，《兰哈姆法》的规定较为抽象和概括，其中并没有明确“引起混淆并造成消费者误认”的具体标准，鉴于此，本文将通过美国第二巡回上诉法院的Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke【2】判例出发，分析美国法院在商标侵权案件中是如何判断混淆可能性，为中国企业在美国商标风险管理提供初步框架。

　　该案有两个争议焦点，其一是商标侵权，其二是商标淡化(dilution)，鉴于重点考虑，本文仅讨论商标侵权这一问题。

　　二、案情介绍

　　1.原告及其权利基础：原告Louis Vuitton Malletier（下称“LV公司”）是一家法国公司，在美国制造和销售多款手提包。LV公司最为出名的是其经典的Toile Monogram商标，该商标由“LV”首字母与三种图案交织在一起组成，并获得美国专利商标局（USPTO）的核准注册。

　　LV公司在本案中的权利基础是Toile Monogram Multicolore（下称“多彩标志”），该标志在Toile Monogram商标基础上进行了色彩变化——LV公司将"LV"首字母和三种图案以33种鲜艳的颜色印刷在白色或黑色背景上，受到广泛关注。截止到2004年4月，LV公司在美国销售了近70000个多彩标志的手提包和配饰，创造了4000万美元的净收入，但是LV公司的多彩标志并不是注册商标。

　　2.被告基本情况：被告Dooney & Bourke（下称“D & B公司”）是一家美国公司，其最受欢迎的是印有“DB”首字母并与其他图案的signature和Mini Signature手提包。D & B公司在2003年7月开始生产其"It-Bag"系列，该系列手提包上印有相互交织的"DB"首字母。

　　下图为原被告产品：

　　3.争议及诉讼介绍：2004年4月19日，LV公司在纽约南区联邦地方法院对D & B公司提起诉讼，主张D & B公司侵犯了商标专用权，其行为同时构成联邦法和纽约州法下的商标淡化（Dilution）及构成不正当竞争。

　　4.LV公司起诉的动因：从表面来看，LV公司起诉D & B公司，是为了打击当时猖獗的艺术设计剽窃现象，其在诉讼中主张商标侵权，是因为其认为当时的版权制度无法给予其多彩标志充足的保护（inadequate to shield its new Monogram Multicolore mark【3】）。但LV公司希望通过这起诉讼，最终将商标保护扩展到设计和时尚行业领域的各类艺术设计中。

　　5.诉讼进程：

　　（1）一审：LV公司于2004年4月28日向D & B公司申请了预先禁令(preliminary injunction)。地方法院认定Vuitton的多彩设计“是一种本质上独特的标志，在市场上已经具有第二含义，应予以保护，但D & B公司的‘It-Bag’图案与LV公司的多彩标志之间不存在混淆的可能性。”因此，地方法院驳回了LV公司的预先禁令，LV公司不服该判决，向美国第二巡回上诉法院上诉。

　　（2）二审：第二巡回上诉法院驳回原告针对其商标被淡化所提起的预先禁令，但撤销了一审法院基于《兰哈姆法》和纽约州法所作出的关于商标侵权和不正当竞争索赔部分判决，并将该案发回重审。

　　三、第二巡回上诉法院的审理框架

　　在本案二审过程中，第二巡回上诉法院的商标侵权审裁思路分为两个层次。第一层是分析了原告未注册的多彩标志是否为法律所保护；第二层是商标侵权判断——着重分析被告的商标是否会导致相关消费者混淆，并指出一审法院的错误，以下详述。

　　（一）原告权利基础分析

　　关于未注册的多彩标志的保护标准。概言之，《兰哈姆法》案第2节中关于注册商标的一般原则大部分均是适用未注册商标的。

　　本案中，如多彩商标需要获得《兰哈姆法》第43(a)条规定保护条件，该商标必须具有足够的“显著性”，以区分注册人的商品与其他商品。原告认为涉案标志多彩展示是其商标设计的“重要组成部分”。对于该商标，LV公司认为“不能将颜色与商标图案割裂”（cannot dissect the color from the pattern），多彩商标的显著性在于颜色和LV公司经典的商标之间的协同效应（The strength of the mark here is the synergy between the colors and the traditional Louis Vuitton trademarks）。

　　二审法院认可了原告关于商标显著性的上述主张。第二巡回上诉法院认为，由不同的形状和字母组成的LV的多彩标志（即将Toile Monogram注册商标与33种颜色进行了结合）在手提包市场上是独创的多彩商标所依附的Toile Monogram商标长期以来一直是路易威登的著名标志，具有内在显著性。

　　（二）被告的商标是否会导致相关公众混淆

　　1.Polaroid标准

　　在“Polaroid公司起诉Polarad电子公司案件”【4】中，美国联邦第二巡回法院提出了判断混淆可能性的相关因素，即著名的“Polaroid标准”。第一，在先商标的显著性程度和知名度(distinctiveness of the mark)；第二，原被告商标的近似程度(the similarity of the two marks)；第三，双方商品的类似程度(the proximity of the goods)；第四，在先使用商标者拓展业务至在后使用者领域的可能性(the likelihood of plaintiff's bridging the gap)；第五，消费者是否实际产生了混淆的发生(actual confusion)；第六，被告在使用商标时是否有恶意(bad faith)、被告产品的质量和消费者的专业水平(the quality of defendant's products, and the sophistication of the consumer)这三者之间的关系。

　　2.法院在本案中的具体判断

　　一审法院认为LV公司和D & B公司的两个标志并不近似，因为原告使用“LV”字母缩写，而被告使用其注册商标的“DB”标志。因此，消费者无论近距离或远处在手提包上看到这些商标时，都不太可能产生混淆。

　　二审法院将此案发回重审，并指出一审在审裁理由的主要错误。在商标近似判断中，一审法院的错误在于过分强调了商标的并排比对（side-by-side comparison），而忽略了市场情况，进而得出消费者无论是近距离还是远距离看到印在手提包上的商标都不太可能会混淆的结论。当然，商标近似是确定混淆可能性的关键因素，但在具体判断商标是否近似时，法院必须分析消费者对该商标的整体印象(overall impression on a consumer)，考虑到商标展示的场景(context in which the marks are displayed )，以及可能导致潜在购买者混淆的所有因素【5】。此外，当原告主张售前和售后混淆，法庭应当仔细审查市场条件，以了解商标之间的差异是否足够令人印象深刻，以消除相关公众在连续比较时所产生的混淆（whether the differences between the marks are "likely to be memorable enough to dispel confusion on serial viewing.）。

　　四、对本案的评析

　　关于Polaroid标准，王迁老师认为，如果在先使用者的商标显著性越高，被告与原告商标近似，二者所使用的商品或服务类似，则被告构成商标侵权的可能性越大【6】。

　　笔者认同王迁老师的观点。在判断混淆可能性的过程中，需要全盘考虑Polaroid标准中每一个要素。正如二审法院将本案发回重审时指出的，地区法院在重审时应牢记任何一个因素都不是决定性的，法院也不应局限于只考虑这些因素。在进行混淆判断时，需要综合考虑商标的近似程度、商品或服务的类似程度、消费者混淆的倾向以及实际混淆误认情况。

　　以LV公司和D & B公司案为例，第一，LV公司的多彩商标的显著性较强，知名度较高；第二，原被告的商标由于首字母区别较大，近似程度有限；第三，原被告双方的商标都使用在手提包上，属于类似商品；第四，关于消费者的注意程度，二审法院并没有提及。对此，笔者认为，由于购买相关奢侈品手提包的消费者一般对品牌的注意程度较高，一般不太可能对印有各自商标的原被告的手提包产生混淆。第五，LV公司在一审中提供的证据并不足以能够证明被告使用商标具有恶意。

　　鉴于此，笔者认同本案的结论，如果过度侧重于其中任何一个因素即认定相关公众会产生混淆，在没有全面考虑Polaroid标准每一个要素的前提下，进而直接认定D & B公司构成商标侵权，这显然是不恰当。

　　综上，在美国商标侵权案件中，商标的近似程度、商品或服务的类似程度、消费者混淆的倾向以及实际混淆误认等要素都是法院需要认真对待和综合评估的因素。只有在全面考量这些因素的基础上，法院才能准确就“混淆可能性”做出判断，从而保护商标权人的利益，促进公平竞争和市场秩序的维护。

　　【衍生讨论——关于被告使用商标具有恶意】

　　在我国的司法实践中，可以用于证明被告主观恶意的证据包括原告发出的律师函，用以证明被告知悉原告指控的侵权行为，知晓原告的商标及其使用情况；此外，被告是否与原告同处于相同的行业、地区，或者是否是竞争对手或同一地区的知名商家，以及原告商标的显著性和知名度等都可以从侧面来印证恶意的存在。

　　参考文献

　　【1】15 U.S.C. § 1125 (Lanham Act § 43)

　　【2】 Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc., 454 F.3d 108(2d Cir. 2006)

　　【3】 Kal Raustiala & Christopher Sprigman, The Piracy Paradox." Innovation and Intellectual Property in Fashion Design, 92 VA. L. REV. 1687, 1689 (2006).

　　【4】 Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961)

　　【5】 Malletier v. Burlington Coat Factory Warehouse Corp., 2004 U.S. Dist. (S.D.N.Y. May 24, 2004),

　　【6】 参见王迁：《知识产权法教程》第七版，第619页，中国人民大学出版社，2021年