文/北京市集佳律师事务所 黎琳
商标权人在维权过程中发现的侵权商标已注册了很长时间、乃至于超过五年,在这种情况下,虽可以对侵权商标发起商标侵权诉讼请求法院认定其构成侵权,但若能对侵权商标直接宣告无效,则可一劳永逸、釜底抽薪地解决问题。
在现行《商标法》框架内,对于已经注册超过五年的争议商标,商标权人可以尝试以下几种方法来解决:
一、《商标法》第四十五条第一条规定“对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制”,该条款侧重对驰名商标的保护
《商标法》第四十五条第一款规定了不受五年争议时间限制的情形——对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。可见,驰名商标所有人不受五年争议时间的限制,可以就早期注册的商标请求宣告无效。《商标法》规定这一情形是对驰名商标的优先保护,也是对恶意侵权人的强力打击。要满足该条款保护的条件,一方面要求请求受保护商标在争议商标申请之时在中国大陆相关公众中间的知名度达到了驰名程度——这需要依据《商标法》第十三条、第十四条对请求受保护商标的驰名程度进行个案评估;另一方面,争议商标申请人是否具有恶意也是需要考量的因素。
“圣豫”商标无效宣告请求裁定行政诉讼案件就是一起比较典型的“超过五年提出无效宣告请求、适用驰名商标条款保护”的案件:
争议商标“圣豫”于2012年11月21日核准注册,核定使用在第19类“刨花板,胶合板,贴面板,木屑板,半成品木材”商品上。圣象集团有限公司于2021年3月对该商标提出无效宣告请求时已超五年争议期限,因而在本案中请求对引证商标“圣象”给予驰名商标保护。
事实上,“圣象及图”商标从2005年起多次获得国家知识产权局、最高人民法院认定为驰名商标,甚至在最高人民法院作出的行政诉讼再审判决书中,最高院确认“圣象及图”商标早在2001年10月8日之前已达到驰名程度。本案中,圣象集团提交了大量证据证实:在争议商标“圣豫”申请日——2012年11月21日之时,“圣象及图”商标的驰名状态一直持续。“圣豫”商标注册人洛宁县佳美木业有限公司的经营范围“人造板系列产品、饰面板、高中档家具加工;机械设备制造;厂房租赁”,可见该公司与圣象集团是同行业竞争者,而争议商标文字“圣豫”与引证商标文字“圣象”在字形及视觉效果等方面较为近似,且图形部分所指事物与引证商标图形部分所指事物均为“象”,已构成对引证商标的复制、摹仿。争议商标注册和使用在木屑板、半成品木材等商品上,容易误导相关公众,致使申请人的利益可能收到损害。最终,国知局依据2001年《商标法》第十三条第二款对争议商标“圣豫”予以无效宣告。
这是国知局“对超过五年提出无效宣告请求、在相同类似商品上给予驰名商标保护”的案件,虽然2001年《商标法》第十三条第二款的规定是对驰名商标在不相同或者不相类似商品上的保护,但是根据“举重以明轻”的原则,在相同或者类似商品上,驰名商标亦应得到相应的保护。
二、《商标法》第四十四条第一条规定“已经注册的商标,违反绝对理由禁止注册的情形可以宣告无效”,该条款侧重打击商标恶意注册行为
《商标法》第四十四条第一条规定了违反绝对理由禁止注册的情形,这些情形都不受五年争议时间限制:违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的。这一规定是为打击商标恶意注册行为所设置,情形包括(但不限于):缺乏真实使用意图的非正常申请、欺骗性、不良影响、地名、商品通用名称、直接描述商品品质特点、缺乏显著特征、商标代理机构在代理服务之外申请商标、伪造商标注册文件、以不正当手段批量抢注商标等。
“美心美迪”商标无效宣告请求裁定行政诉讼案件就是一起比较典型的“超过五年提出无效宣告请求、适用《商标法》第四十四条第一条(2001年《商标法》第四十一条第一款)保护”的案件:
争议商标
争议商标“美心美迪”由兰州亚太电子工程有限公司于2007年8月15日申请、2010年3月27日核准注册,核定使用在第19类“非金属折门,非金属门,非金属栅栏,非金属地板,非金属天花板,非金属门框,非金属板,非金属楼梯,塑钢门窗,非金属窗”商品上,该商标于2018年1月7日核准转让至河北亚萨合莱门业有限公司名下。重庆美心(集团)有限公司于2019年8月8日对该商标提出无效宣告请求时已超五年争议期限。
本案中,争议商标的原权利人“兰州亚太电子工程有限公司”经营范围并不涉及第19类非金属门的业务,其申请争议商标属于“非基于商业使用之目的”,除上述争议商标之外,该公司还申请了“盼盼心语”商标,也都转让给了河北亚萨合莱门业有限公司,可见:“兰州亚太电子工程有限公司”摹仿防盗门行业内的知名品牌“美心”、“盼盼”,注册后仅用于倒卖。同时,争议商标的现权利人“河北亚萨合莱门业有限公司”是三个河北省内自然人设立的企业,并非国际知名的“亚萨合莱品牌有限公司 ASSA ABLOY BRANDING S.A R.L”在中国设立的子公司,因此该公司是将行业内的国际知名品牌和国际知名企业字号“亚萨合莱”用作自身的字号,从事误导公众的不正当竞争。此外,“河北亚萨合莱门业有限公司”受让争议商标后,还申请了多件“羙心羙迪”、“盼盼福临”、“亚萨合莱盼盼”、“亚萨盼盼”等防盗门行业的知名品牌。最终,国知局依据2001年《商标法》第四十一条第一款对争议商标予以无效宣告。
这是一起“争议商标发生过转让、国知局依然认定争议商标构成以不正当手段取得注册情形”的案件,商标授权确权案件考察的是商标注册合法性问题,故需要考察争议商标申请时的状态,但本案中国知局除了考量争议商标原权利人的商标注册目的,还同时考量了争议商标现权利人的商标注册情况和企业字号登记情况,综合争议商标的原权利人和现权利人的全部情形来评判争议商标是否属于恶意注册。
综上,已注册超五年的侵权商标,权利人可以灵活运用现行《商标法》的规定、充分依靠行政程序来解决,从根源上否定争议商标的注册合法性。一旦争议商标被国知局宣告无效,则其法律效力自始无效,侵权人将无立锥之地。