文/北京集佳知识产权代理有限公司 宋洋

　　近期，在OpenAI, Inc. v. Open Artificial Intelligence, Inc., Guy Ravine (Case No.24-1963)案件中，美国第九巡回上诉法院在一临时禁令决定中认定OpenAI的商标因使用获得了第二含义（Secondary Meaning）。

　　案情简介

　　2023年9月，OpenAI, Inc.（以下简称OpenAI）以《兰哈姆法案》（Lanham Act）为依据，基于其在先使用的OpenAI标识，对Guy Ravine及其公司“Open Artificial Intelligence, Inc.”提起商标侵权诉讼，指控其商标使用行为会导致消费者混淆，损害OpenAI的品牌声誉和商业利益，并同时向法院申请临时禁令（Preliminary Injunction, PI），要求禁止Guy Ravine及其公司继续使用“OPEN AI”或其他类似商标。

　　OpenAI是人工智能领域的领导者，其产品包括ChatGPT和DALL•E 2等广受欢迎的技术工具。自2016年起，OpenAI开始使用“OPENAI”这一标志，并于2016年首次申请“OPENAI”商标注册，被美国专利与商标局（USPTO）基于商标仅具有描述性及与Guy Ravine于2015年申请的“OPEN AI”（有空格）副簿（Supplemental Register）注册商标混淆为由驳回。2022年，OpenAI再次申请商标，Guy Ravine基于其在先商标向USPTO提交保护信（Letter of Protest），OpenAI的商标再次被USPTO基于商标不具有显著性及引证在先商标而驳回，且提交使用证据后未获具有显著特征的支持。后因双方在法院另行产生前述诉讼争议，USPTO对OpenAI的商标下发了搁置通知，而未就商标显著性及在先商标事宜进行进一步审理。

• OpenAI的诉讼理由：

　　 •商标第二含义的确立：OpenAI通过多年的持续使用，使其商标在消费者心目中与人工智能技术直接关联，具备了“第二含义”。

　　 •侵权行为的混淆性：Guy Ravine的“OPEN AI”标志与OpenAI商标在名称上相似，易使消费者误认为两者产品或服务有关联性，特别是在人工智能领域。

　　 •商业损害与公众利益：被告的行为可能误导消费者，并削弱OpenAI的品牌价值，同时不利于人工智能技术市场的健康发展。

• 地方法院禁令决定：

　　 法院在审理OpenAI的临时禁令请求时认定，OpenAI通过持续的使用和广泛的市场推广，已在被告首次在商业活动中使用该商标之前，即2022年9月已使“OPENAI”商标获得了第二含义。这一认定基于以下事实：2022年7月，超过100万用户注册了DALL-E 2 的早期访问权限，截至2022年9月，每天有150多万用户使用 DALL-E 制作超过200万张图片。原告网站的访问人数证明，“相当一部分消费者和潜在消费者”将该商标与“单一来源”联系在一起。而且自2016年以来，原告一直独家将该商标与公开的人工智能（“AI”）工具联系在一起使用。

　　 此外，被告Guy Ravine及其公司未能提供有效证据证明其“OPEN AI”商标的优先使用和商业实际使用。被告已注册的副簿商标声明其最早使用时间为2015年，且被告声称，2022 年11月，他们发布了自己的人工智能 “图像生成器”，但原告的证据表明，该生成器可能从未存在过。正如地区法院所认定的，“Open.ai（被告的域名）只是在2022年11月托管第三方 Stable Diffusion”。而双方商标“OPEN AI”与“OPENAI”在人工智能领域的高度相似性可能严重误导消费者。

　　 基于上述，地方法院支持了OpenAI的禁令请求。

• 上诉法院决定：

　　 被告Guy Ravine及其公司对初审法院的禁令决定提起上诉，认为地方法院对其在先使用的证据评估不当，在判定原告商标获得第二含义时存在法律适用错误，及对其抗辩理由未充分考虑。第九巡回上诉法院对此进行了审查，并维持了初审法院的禁令决定。

　　 律师点评

　　 上述案件中，被告持有在先注册的副簿商标，但法院认定OpenAI商标在被告能够证明的商标实际使用之日前即通过使用获得了第二含义，从而具有显著性，应被予以保护，而下发了临时禁令。美国为以商标在先使用为原则的国家，虽原告商标未注册，但原告在案件中提交了大量证据以证明通过使用获得第二含义，被告的在先副簿注册因无法证明更早使用，难以对抗原告经使用获得的商标权利，故法院基于原告有明显的胜诉可能性、被告继续使用商标可能造成的不可弥补的伤害等因素，决定支持原告的临时禁令请求。

　　 本案关于临时禁令的决定一经下发，即引起了一定争议。概因根据原告商标申请历史，USPTO在法院认定的2022年9月及之后，并未认可OpenAI商标通过使用获得第二含义的争辩，法院前述决定内容与USPTO的行政审查出现了明显差异，故引起相关广泛讨论。

　　 但实际上，上述有关临时禁令决定中相关认定并不构成法院最终判决，故对于OpenAI商标是否“通过使用获得第二含义从而具有显著性”及在前述使用下建立的商标权利能够维权成功，尚未有最终定论。目前关于案件的实体审理仍在进行中，双方仍在证据的补充披露阶段，并被要求于2025年7月前完成补充披露。因此关于本案中OpenAI能否最终维权成功，我们也将持续关注。