文/北京市集佳律师事务所 于非凡

　　摘要：由终端用户实施的组合体专利分为两种情形，一种是单个被控侵权方提供所有部件，终端用户只组装；另一种情况是，被控侵权方仅提供部分组件，终端用户从另外主体获得其他部件以及进行组装。对于情形一，一般采用直接侵权的规制路径。对于情形二，本文进行了分情况讨论，无论是直接侵权路径还是间接侵权路径都存在一定的困境。建议司法机关能够统一裁判标准，适时修改和完善相关司法解释。

　　关键词：间接侵权，组合体，生产经营目的

　　1 问题提出

　　在司法实践中，存在这样的情况，专利权利要求中限定了一种组合装置，但是由终端用户出于非生产经营目的而制造该组合装置，出于生产经营目的的被控侵权方仅仅提供用于制造组合体的零部件。具体又包括两种情形：

　　情形一：被控侵权方提供了所有零部件，但是最终由终端用户组装成组合体的情形，例如在北京仁某医药科技有限公司诉湖南慈某医疗科技有限公司、杭州欣某贸易有限公司、宁波四某大药房有限责任公司、宁波市某医院侵害发明专利权纠纷案（以下简称“矫正器案”）中，权利要求保护矫形器与定位片的组合体，被控侵权方分开售卖矫形器与定位片，但是消费者在使用中将两者组合【1】；以及

　　情形二：被控侵权方仅仅是提供了其中的部分零部件，终端用户从其他方购买另外的零部件然后由终端用户组装成组合体的情形，例如在菲利普莫里斯生产公司、烟神科技（深圳）有限公司与深圳市凯明瑞科技有限公司侵害发明专利权纠纷一案（以下简称“烟弹案”）中，权利要求保护烤烟加热器与烟弹的组合体，但是被控侵权方仅提供了烤烟加热器【2】。

　　问题随之出现：在当前法律框架下，这两种情形的被控侵权方是否构成专利侵权？如果构成专利侵权，专利权人主张权利的法律依据是什么？

　　2 针对由用户实施的组合体专利的理论分析

　　2.1 司法困境的来源

　　针对侵权责任理论以及当前的法律框架而言，对于侵权方，分为直接侵权和间接侵权两种手段予以规制。

　　针对直接侵权，根据专利法及其司法解释【3】，发明和实用新型专利的侵权判定以被控侵权产品能够“全面覆盖”涉案专利权利要求中的全部技术特征为基本原则。同时，专利法第十一条还规定了必须是以生产经营为目的才能够构成专利侵权。然而，在上述两种情形中，完成组装成组合体从而能够“全面覆盖”权利要求技术特征的主体都是终端用户，而终端用户出于非生产经营目的无需承担直接侵权的侵权责任。

　　针对间接侵权，根据司法解释【4】，间接侵权包括帮助侵权与诱导侵权两种形态，其中帮助侵权主要是指提供实施专利的专用品，诱导侵权主要是指诱导实施专利方案。在侵权理论中，通说观点和上述司法解释规定都是基于“从属说”，即间接侵权需以直接侵权为前提，然而如上所述，在终端用户出于非生产经营目的而制造该组合装置的情况中不存在直接侵权，因此也无间接侵权适用之空间。

　　2.2 专利权人与社会公众的利益平衡

　　2.2.1对合理规避侵权本身应进行中性评价

　　专利权是法律拟制的排他权，用于激励发明创造，促进技术传播。正如专利所带来的排他权是专利权人的合法权利，对侵犯专利权的行为进行规避也是社会公众的合法权利，对此不应苛求，应做中性评价。问题的关键在于，这种规避后的行为是否仍具有可责性，是否架空了专利权，是否严重违背了专利法的立法目的。

　　2.2.2不得滥用权利，也不得架空权利

　　与刑法中的“罪刑法定”原则不同，在民事活动中，为了各方利益平衡，允许按照法律原则对法条规定进行必要的补充。诚然，禁止权利滥用是民法典所规定的从事民事活动的基本原则之一。然而，从专利法的立法目的上而言，也必须对权利人进行必要的保护，在必要时对专利权进行适当扩张，更好地实现专利权人与社会公众的利益平衡。

　　在情形一中，消费者在购买两个部件后必然会将两部件组装使用，这是由两部件的功能和结构所必然决定的，因此情形一具有明显的可责性，被控侵权方仍应当承担侵权责任，否则将完全架空专利侵权，对权利人明显不公平。

　　对于情形二，情况要复杂得多。为了简化讨论，我们假定组合体由两种部件A和B来构成，被控侵权方甲销售A，仅考虑销售行为而暂不考虑制造、许诺销售、使用、进口等其他实施行为。为了完整评价被控侵权方甲是否需要承担侵权责任以及承担侵权责任的多少，至少需要从下面几个方面进行考量：

　　（1）专利权人自己是否销售A和B。如果专利权人自己也销售A和B，则需要考虑专利权人是否已经从销售A和B中获得了合理利益，是否构成权利用尽与默示许可的情形。

　　（2）是否存在共同侵权：如果还存在被控侵权方乙销售B，且被控侵权方甲与被控侵权方乙对于分别单独销售A和B存在意思联络和串通，则说明被控侵权方甲乙构成共同侵权，其实质与情形一类似，具有明显的可责性。

　　（3）A和B的价值占比，这将直接从定量的角度决定被控侵权方甲的责任承担。

　　（4）A是否是专用部件/被控侵权方甲是否诱导消费者将A和B搭配使用。如果这两者中的任一者成立，则可以看出被控侵权方甲有明确的帮助或者诱导消费者实施专利方案的意思表示，从主观状态上实际上与情形一类似（只不过情形一下同时销售A和B获利更大，而此情形下被控侵权方甲只是由于销售A而部分获利），难言善意。而且，如果不认定此间接侵权的行为，将无法从源头上制止终端用户未经许可直接实施专利行为的发生。

　　2.2.3侵权阻却事由：权利用尽与默示许可

　　对于上文中如果专利权人自己也销售A和B的情形，需考虑权利用尽与默示许可是否成立。如果市场上除了权利人之外，无人销售B，被控侵权方甲仅销售A，且B的价值明显高于A（即A为不重要的部件），则可能认为消费者购买A主要是为了对组合体中的A进行更换（即对组合体进行维修），此时专利权人自己销售A和B的行为已经构成权利用尽。另外，如果A和B的唯一合理用途即为与彼此搭配形成组合体，则专利权人自己也销售A和B的情形可能被视为默示许可，即用户购买单个部件后唯一可能的用途就是与另外一个部件搭配使用，此时专利权人的销售行为会对用户产生一种信赖利益，即允许消费者与另一个部件搭配使用，从而构成默示许可。权利用尽或者默示许可所导致的结果都是被控侵权方将无需承担侵权责任，即会大大影响权利人的利益，因此在司法实践中需慎重适用。

　　3 规制提供部件行为的路径选择

　　3.1 直接侵权的路径

　　对于情形一，通说观点是采用“矫正器案”中法院所认定的直接侵权路径予以规制。其原因在于，用户在被控侵权方案被实施的过程中并未发挥实质作用。部件的结构、作用以及部件说明书中对其使用方法的记载都已经决定了用户买入这些部件后唯一可能的合理用途就是将其组装成组合体进行使用，因此用户实质上是处于被控侵权方控制下的“提线木偶”。因此，由被控侵权方承担直接侵权的侵权责任，具有合理性与正当性。“直接侵权”中还有一种更进一步的观点，即为“固化侵权”，其要件在于认定被控侵权方将专利方案固化在产品中，用户在正常使用该产品时即能够自然再现该方案，且该产品对于专利方案的实施发挥不可替代的实质性作用。【5】“固化侵权”目前主要用于通信领域，能否拓展到普通的物理部件组合体的领域，仍有待考量和观察。

　　对于情形二，被控侵权方单独实施针对单个部件的相关行为显然不构成直接侵权。但是并不代表直接侵权对被控侵权方完全没有规制作用，仍然有两种场景下会构成直接侵权：（1）测试过程：被控侵权方在研发、制造部件A的过程中必然要对A的结构和性能进行测试，因此必然会形成组合体的形态来进行测试，此时构成直接侵权；（2）被控侵权方的中间商可能存在商用场景：虽然最终的终端用户是一般消费者，但是被控侵权方的中间商中也可能存在生产经营目的场景，例如中间商将A和B组装起来进行功能展示或者作为一整套进行出租等，此时中间商构成直接侵权。

　　3.2 间接侵权的路径

　　对于利用间接侵权规制情形二的路径，主要的障碍即在于间接侵权需以直接侵权为前提。如果这一要件可以突破，则针对部件A是专用部件、或者被控侵权方甲诱导消费者将A和B搭配使用的情况可构成间接侵权。对此，司法实践中有松动的迹象。例如，上述“烟弹案”中即认定此要件为“消费者…再现涉案专利权利要求1的完整技术方案”；在甘肃宏达铝型材有限公司与兰州圣亚斯科技研发有限公司侵害发明专利权纠纷一案【6】二审中，二审法院也将此要件确定为“有证据证明存在直接实施专利技术方案的行为”，上述两案中都未要求有直接侵权的行为，而仅仅要求有主体完整实施专利技术方案即可。

　　4 对于各方主体的建议

　　4.1 对于权利人的维权建议

　　对于权利人而言，最根本的方式是提升专利撰写质量，在专利撰写阶段坚持下列原则：单侧撰写、以及以最小可售单元作为最小的保护主题。之前，单侧撰写规则常常在通信领域被重视，而在其他领域被忽略。在组合体专利中，如果能够以单侧撰写的方式将部件A和部件B分别作为权利要求的保护主题，则可以对被控侵权方直接主张直接侵权，避免后续的维权难题。通过撰写技巧的提升，在以单个部件作为保护主题时，仅仅是视角的改变，同样可以保留组合体的关键技术特征，对审查授权并无影响。

　　此外，在维权过程中，作为权利人一方可以考量各种可能的侵权形态，同时主张多种侵权方式，例如同时主张测试侵权、固化侵权、帮助侵权、诱导侵权等，以此提高被法院支持的可能性。

　　4.2 对于被控侵权方的抗辩建议

　　第一，建议被控侵权方可以从排除A的专用性以及诱导性上入手。如果被控侵权方能够证明A并非专用部件，而是有其他合理商业用途的通用部件，且自己并未诱导将A和B组合使用，则不会构成间接侵权。

　　第二，重视默示许可抗辩的应用。默示许可抗辩在中国司法实践中的案例较少，对于公众而言相对比较陌生，且其与民法中默示的行为表示、合同行为等的关系较大，需要要求抗辩方对民法有比较综合和深入的理解，对法律素养要求较高。建议抗辩方加强默示许可抗辩理由的研究与挖掘。

　　4.3 对于司法机关的建议

　　针对间接侵权的构成要件，建议司法机关能够统一裁判标准，适时修改和完善相关司法解释。诚然，统一司法裁判标准能够增加法律的确定性。然而，在个案中不可避免地存在模糊地带。因此，建议司法机关在审理此类案件时，能够从善意、符合专利法立法目的、以及平衡各方利益的角度进行综合考量，以在每个个案中更好地实现公平正义。

　　注释：

　　【1】参见最高人民法院（2021）最高法知民终2270号判决书。

　　【2】参见最高人民法院（2020）最高法知民终1421号判决书。

　　【3】参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第七条。

　　【4】参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（法释〔2016〕1号）第二十一条。

　　【5】参见最高人民法院（2019）最高法知民终147号判决书。

　　【6】参见最高人民法院（2019）最高法知民终763号裁定书。