文/北京集佳知识产权代理有限公司 王蓓蓓

　　为完善专利审查制度、提升专利审查质量，我国于2024年1月20日起正式施行修订后的《专利法实施细则》及《专利审查指南》。本次修订明确将明显实质性缺陷审查纳入外观设计专利申请的审查范围，特别是新增了专利法第23条第2款“明显区别”的审查。在此背景下，相较于以往以形式缺陷为主的补正通知书，当前外观设计申请的审查意见通知书中，针对实质性缺陷的审查意见占比大幅上升，尤其是涉及不符合专利法第23条第1款和第2款规定的审查意见数量明显增加。面对此类以往较不常见的通知书，如何理清其中的答复思路、寻找其中的答复规律，从而使得外观设计申请能够最终授权，成为其中的关键。本文旨在结合相关法条规定和具体案例，来尝试对上述类型审查意见的答复思路进行探讨和总结。

　　一、相关规定

　　专利法第二十三条第一款规定，授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。

　　根据《审查指南》第四部分第五章第5节的记载：不属于现有设计，是指在现有设计中，既没有与涉案专利相同的外观设计，也没有与涉案专利实质相同的外观设计。在涉案专利申请日以前任何单位或者个人向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公告的同样的外观设计专利申请，称为抵触申请。其中，同样的外观设计是指外观设计相同或者实质相同。

　　进一步根据《审查指南》第四部分第五章第5节的记载：判断对比设计是否构成涉案专利的抵触申请时，应当以对比设计所公告的专利文件全部内容为判断依据。

　　专利法第二十三条第二款规定，授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。

　　根据《审查指南》第四部分第五章第6节的记载：根据专利法第二十三条第二款的规定，授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。判断时，既可以将涉案专利与一项现有设计单独对比，也可以将涉案专利与两项以上现有设计特征的组合进行对比。

　　涉案专利与现有设计或者现有设计特征的组合相比不具有明显区别是指如下几种情形：（1）涉案专利与相同或者相近种类产品现有设计相比不具有明显区别；（2）涉案专利是由现有设计转用得到的，二者的设计特征相同或者仅有细微差别，且该具体的转用手法在相同或者相近种类产品的现有设计中存在启示；（3）涉案专利是由现有设计或者现有设计特征组合得到的，所述现有设计与涉案专利的相应设计部分相同或者仅有细微差别，且该具体的组合手法在相同或者相近种类产品的现有设计中存在启示。

　　了解了外观设计A23.1和A23.2的相关规定之后，如果在实际工作中代理人收到此类审查意见，应当如何进行处理？以下将结合相关成功案例，对该类型审查意见的答复思路进行分析和探讨。

　　二、案例

　　案例1

　　该申请的整体产品为纹身打印机，要求保护的局部为底部的打印部（灰色），涂黄的部分为不要求保护的部分。

　　本申请

　　审查员在审查意见通知书中指出：本申请与在先申请的相应部分相比，要求保护的局部的用途相同，局部所在整体产品的种类相同，本申请要求保护的部分在产品整体中的位置和比例关系相同，本申请要求保护的部分的设计要素基本相同，两者区别仅在于左边内部凸起的构件在上或是在下，而该差异仅属于微小的、不能察觉的局部细微差异，因此两者实质相同，属于同样的外观设计。本申请不符合专利法第23 条第1 款的规定，不能授予专利权。

　　对比设计为同一申请人在中国提交的整体设计，其优先权日早于本申请的优先权日。由于整体外观设计审理周期较短，该整体设计在2023年8月11日授权公告，由此对比设计构成本申请的抵触申请。从申请日提交的图片来看（参照下面所附的对比设计的立体图和主视图），产品整体与本申请外形类似。

　　对比设计

　　虽然对比设计整体看似乎与本申请类似，但是认真比较后发现，对比设计的产品包括底盖，本申请要求保护的部分被底盖覆盖而在各正式图不可见，仅参考图2（分解状态立体图）示出了要求保护的部分（即，打印部）。但是该参考图2（分解状态立体图）无法表现要求保护的打印部与整体产品的高度比例关系。此外，参考图2并未清楚示出本申请要求保护的打印部的所有设计特征。基于此，在答复审查意见通知书中，通过争辩（1）对比设计作为抵触申请，其仅能用于评价本申请是否与该申请相同或实质相同，而不能用以评价本申请是否与其具有“明显区别”；以及（2）对比设计与本申请存在多处区别，不构成实质相同，最终在答复审查意见通知书后该局部外观成功获得授权。

　　案例2

　　该申请的整体产品为水龙头，要求保护的局部为水龙头的主体（实线所示水平管），虚线所示的圆形底座部分为不要求保护的部分。

　　本申请

　　审查员在审查意见通知书中指出对比设计构成本申请的抵触申请，对比设计中出水管与本申请要求保护的结构整体形状基本相同，区别仅在于本申请要求保护的结构占整体产品的位置、比例略有不同，而经整体观察、综合判断，相比二者的相同之处而言，该区别属于施以一般注意力不易察觉到的局部的细微差异，属于实质相同的外观设计。本申请不符合专利法第23 条第1 款的规定，不能授予专利权。

　　对比设计为同一申请人在中国提交的另一局部设计，其优先权日早于本申请的优先权日，该对比设计构成本申请的抵触申请。从申请日提交的图片来看，本申请要求保护的局部在对比设计中基本示出。

　　对比设计

　　经过仔细分析，虽然对比设计似乎已示出本申请要求保护的局部，但是本申请和对比设计涉及完全不同种类的水龙头（本申请为壁式水龙头，对比设计为冷热混合型水龙头），并且要求保护的局部在整体产品的比例和位置存在明显差异，这种区别设计能够被一般消费者显著关注到，并对一般消费者的视觉效果产生较大的影响。基于此，在答复审查意见通知书中，通过争辩对比设计的水平管在整体产品中的位置和比例关系与本申请完全不同并且结合其他差异，最终在答复审查意见通知书后该局部外观成功获得授权。

　　案例3

　　该申请要求保护的是纱线供给器的整体外观设计。

本申请

　　审查员在审查意见通知书中指出：本申请要求保护的外观设计与对比设计 TW112301011涉及同一种类产品，二者不具有明显区别，不符合专利法第 23 条第 2 款的规定，不能授予专利权。

　　对比设计为纱线供给器的外观设计，构成本申请的现有设计。从公开的视图来看，对比设计同样包含头部、中间圆柱形滚筒及底部等纱线供给器的核心组成部分，与本申请的产品基础结构存在一定相似性。

　　对比设计

　　在答复审查意见通知书时，一方面强化区别点在整体视觉效果的影响，包括（1）指出主要区别所在的背面为消费者使用面，会被关注而非常规的不常见面。具体地，本申请产品的背部的多个元件对应于连接器，使本申请产品能够连接到远程中央单元，以控制本申请产品的纱线喂入。本申请的后视图是实际使用中用户操控所使用的面，会被一般消费者关注到。（2）本申请多个部分倾斜圆滑的设计，而对比设计具有基本垂直的设计并且指出这些区别产生呼应关系，体现了不同的设计风格，从而带来不同整体视觉效果。另一方面弱化相同点的影响，具体而言，说明本申请和对比设计的相同点是由于功能限制，例如，产品的中央部分是一个旋转的圆柱形滚筒，纱线卷绕在该滚筒上。中间的卷绕滚筒基本都呈大致类似圆柱的形状以便于绕线。通过上述争辩，最终在答复审查意见通知书后该外观设计申请成功获得授权。

　　三、小结

　　通过以上三个最终成功授权的案例，基本上可以总结出，在面对审查员发出外观设计不符合《专利法》A23.1和A23.2规定的审查意见时的大致答复思路：

　　首先，在收到类似审查意见通知书时，代理师应当认真分析和比对，确定审查员的事实认定是否合理（对比设计是否已经公开了本申请的全部内容）。在案例1中，尽管乍看之下对比设计与本申请基本相同，但是实际上，本申请要求保护的产品底部在对比设计的整体外观并没有完全清楚示出。在案例2中，尽管对比设计似乎已经示出了本申请要求保护的局部，但是要求保护的局部在整体产品的比例和位置存在明显差异。因此，通过仔细比对和分析，找出审查员忽略的区别特征，从而可以获得授权。

　　第二，如果审查员对设计特征相同点与区别点的事实认定合理，可以通过增强区别点在整体观察综合判断中的比重，弱化相同点的比重（参照上述案例3）。具体来说，可以从功能性特征、区别点相互呼应以及设计空间等多方面来进行论述，以使得论述更加充分合理。

　　第三，如果审查员引用多篇对比文件组合评述专利法第 23 条第 2 款的明显区别，可争辩现有设计不存在组合启示。例如，若对比文件 1 公开了产品的 A 特征、对比文件 2 公开了产品的 B 特征，但A特征仅为人为抽象划分出的点、线或面，并非产品视觉上可独立观察到的设计特征或组成部分，可以争辩设计特征的组合应当是将设计的具体部分的设计特征相结合，而不是将抽象的设计理念、设计思路与其他可以直接观察的具体设计特征加以组合，也不能将也非人为划分的点、线、面的部分与具体设计特征加以组合。