文/集佳知识产权代理有限公司 顾晋伟 彭鲲鹏

　　（一）引言

　　众所周知的是在我国的发明专利申请审查体系中遵循“先公开，后审查”的制度，也即根据中国专利法第三十四条的规定：“国务院专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合本法要求的，自申请日起满十八个月，即行公布”，同时还是根据该条款的规定：“国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请”，这也就是平常所说的“提前公开”。对于国内申请人而言，出于加快审查进度的考虑，请求提前公开的情形相当普遍，但是这种行为有其有利的地方，自然也会有其弊端，对此已经有很多人进行了探讨，笔者在此不再赘述，仅就某种可能被人们所忽视的方面做一简要的讨论。

　　（二）本国优先权以及PCT国际申请

　　笔者所提及的容易被人们所忽视的方面就是以某一“在先发明专利申请”作为本国优先权基础，在12个月的期限内再次提交发明专利申请的情形；或者是以此在先申请为优先权基础，在12个月的期限内提交PCT国际申请的情形以及在后续进入主要国家后可能出现的情况；甚至还涉及以在先的“实用新型申请”为优先权基础要求本国优先权或者提交PCT国际申请的情况。

　　如果在上述情况中，申请人对于在先申请提出了提前公开的请求，那么在形式审查合格后，中国专利局会尽早公开申请文件，这个过程在实践中往往会进行得很快，在很多情况下甚至在12个月的优先权期限内就会作出公开。

　　在先申请公开之后，无论申请人出于何种考虑，决定要以此在先申请作为优先权基础要求本国优先权而再次提交一个发明专利申请或者是提交PCT国际申请时，就需要注意这种提前公开的行为对于后续申请的影响了。具体而言，也要大致区分为三种情况。

　　第一种情况就是在先申请和在后申请的主题完全一致，甚至是所有文本都完全一致，那么在这种情况下，提前公开的行为不会对在后申请造成什么影响，因为按照巴黎公约的规定，在后申请完全可以享有在先申请的权益，在先申请无论公开与否，无论是被谁公开的都不会成为现有技术。当然如果要求了本国优先权，按照中国专利法的相关规定，在先申请就会被视为撤回并且是不可以恢复的，但是这只是涉及重复授权的问题，与在先申请的公开行为是无关的。

　　第二种情况就是在先申请和在后申请的主题完全不一致，或者说是风马牛不相及，那么在这种情况下，在先申请是否已经公开事实上对于后续的申请也没有什么影响。因为在后申请本身就不应该享有这个优先权，其申请日应当以其自身的物理申请日为准，而在先申请即便已经公开，成为了现有技术，但是由于二者之间根本无关联，也几乎不会对后续申请的新颖性和创造性造成不利冲击。

　　第三种情况则是比较麻烦的，也就是在先申请和在后申请的主题有部分重合，例如在先申请记载了A主题或者A技术方案，而在后申请要求保护的是A和B两个技术方案，而且这两个技术方案之间有很大的关联性。那么由于B主题或者B技术方案并没有记载在在先申请中，不应该享有优先权，其申请日是以在后申请自身的物理申请日为准，并且由于在先申请已经公开且A和B两个技术方案之间有很大的关联，那么提前公开的在先申请作为 B技术方案的现有技术，就会对B技术方案的创造性产生很不利的影响。与之相反，如果在先申请没有在优先权的12个月期限之内公开，那么就不会有成为现有技术的风险。

　　还有一种情况也是在先申请和在后申请的主题有部分重合，但是与上述情况略有不同的是，在先申请记载了A主题或者A技术方案，而在后申请要求保护的是A’技术方案，二者之间有重合之处。这种情况在化学领域中是很常见的，例如申请人发明了某种新的化合物，并且用分子式对这种化合物进行了描述，出于抢时间申请专利的目的，申请人提交了一个专利申请，其中描述的只有用分子式表示的这个具体化合物，并且出于加快审查的目的，提出了提前公开请求并很快申请文件就被公开了。此后，申请人在这个具体化合物的基础上做了一定的研究和扩充，将其范围扩充到了具有多个马库什变量或者并列选项的通式化合物，这样保护范围得到了有效的扩大。此时如果申请人想要以在先的那个比较简陋的专利申请作为优先权再次提交一个发明专利申请或者是PCT国际申请，那么所面临的问题就是在先申请会作为现有技术对后续申请造成极大的障碍。因为对于具有多个马库什变量的通式化合物权利要求来说，会被视为大量的单独技术方案的集合，也即大量的具体化合物的集合，其中既涵盖了在先申请中所记载了那一个具体化合物，又涵盖了与之不同的由各个马库什变量组合起来的其他化合物。毫无疑问的是在先申请中所记载的那个具体化合物是可以享有优先权的，而其他化合物由于未记载在在先申请中，可能无法享有优先权，并且由于在先申请的提前公开，已经成为了涉及这些化合物的技术方案的现有技术，无疑会对这些化合物的创造性造成极大的影响。

　　事实上这个有关化合物的案例是笔者在若干年前遇到的一个真实案例，由于申请人对于专利制度的了解不够，也由于费用的原因，在研发出一个新的化合物之后自己撰写了申请文件，其中对于化合物的用途也就是优点大加描述，但是在说明书以及权利要求书中只记载和要求保护了这个具体的化合物。而在后续发觉此化合物具有潜在的商业前途之后，聘请了专业的人员来进行撰写，并且以在先申请为优先权基础提交了PCT国际申请，就是在国际检索单位的审查员进行的检索中发现了在先申请已经在优先权期限内被公开了，由此在国际检索报告中出现了一篇PX或PY类文件，并且对于后续进入各个国家产生了影响。

　　（三）外国优先权或者PCT国际申请进入国家后的情形

　　在此笔者仅以本人所大致了解的欧洲专利局和美国专利局的情况为例进行简要的说明。

　　欧洲专利局的标准和我国基本上是一致的，稍有不同的是在我国的实践中，一般是在检索发现存在P类文件时审查员才会去核实优先权是否成立，这也是出于节省程序提高效率的考虑。而欧洲专利局则是要求申请人自己声明优先权文件和申请文件二者之间是否相同或不同，如果不同，则申请人有义务提供优先权文件的译文（和申请文件的语种一致），并且甚至是指出区别之处。以上文提及的那个化合物的案例为例，在该PCT申请进入欧洲专利局进行审查之后，欧洲专利局的审查员所提出的审查意见和国际检索单位出具的检索报告几乎是一样的，也是把提前公开的在先申请作为P类文件，然后核实优先权的是否成立，然后评价通式化合物的新颖性以及创造性。

　　美国专利局的情况与此可是大相径庭，原因即在于美国所一贯坚持的先发明制度以及尤其是他们引以为傲的长达1年的宽限期制度。以AIA法案为界限，在AIA法案之前，由于现有技术是以发明日来界定，并且对于享有宽限期的条件宽松，因此即便在先申请已经在中国公开，也不会成为现有技术；而在AIA法案之后，美国采用了“First Inventor to File Provision”,尽管设立了“the Effective Filing Date”这么一个概念，但是对于宽限期的使用仍然相对宽松，尤其是对发明人自己公开发明的情况更是几乎不设限制，因此，对于在美国专利局的程序来说，发明人请求在中国提前公开优先权申请与否不会造成什么影响。

　　（四）实用新型的情形

　　顺便提及的是在先申请是一个实用新型专利申请的情况，由于实用新型专利申请是在授权时才会公开的，所以其公开的日期无法确定。在实践中实用新型的审查进度是很快的，在12个月优先权期限之内即完成审查并且授权公告的情况比比皆是，在此情况下，如果以实用新型作为优先权基础去申请发明专利申请，同样会出现在先申请在优先权的12个月期限之内被“提前公开”的情况，也会对后续的发明申请造成影响。

　　另外比较麻烦的是本国优先权或者是PCT国际申请再次进入中国国家阶段的时候，由于实用新型已经被授予专利权，按照专利法实施细则第32条的规定，已经被授予专利权的在先申请是不能作为要求本国优先权的基础的，这样就会导致在后申请丧失优先权并且导致最早申请日的变化，同时由于在先的实用新型申请的授权以及公开，就会作为现有技术对后续的发明申请或者PCT国际申请进入中国国家阶段的专利申请造成极大的打击。因此在这种情况下，一定要注意尽快提交后续申请，也即在实用新型授权之前完成后续申请的提交工作，而不要等待优先权的12个月期限慢慢消耗过去。

　　（五）结语

　　在专利领域中，任何的公开行为都有可能导致现有技术的产生，申请人自己请求的公开行为也不例外。由于对专利知识的了解不够以及盲目追求加快审查进度、此外还不注重申请文件的撰写质量，申请人会由于一些考虑不周的行为而为自己后续的专利申请造成障碍。

　　对于请求“提前公开”而言，这种行为可以视为双刃剑，即能达到一定的目的，也会损害申请人自身的利益，因此盲目请求提前公开的行为并不可取。而且对于中国申请人来说，如果有意向国外提出专利申请，则更是要慎重考虑是否需要请求提前公开中国的优先权申请。