文/集佳知识产权代理有限公司 顾晋伟

　　摘要：在判断先用权的构成条件之一“已经作好制造、使用的必要准备”是否成立时，相对于物质准备工作，更应该优先考虑的是技术准备工作是否已经进行；并且需要根据不同的工业领域来考虑这种准备工作是否已经达到了实施专利技术所必要的程度，因为这是和专利权本身的知识产权属性以及工业应用属性密不可分的

　　关键词：先用权，物质准备，技术准备，工业领域

　　一．引语

　　先用权抗辩作为被诉侵权人对抗知识产权所有人行使其权利的一种有效抗辩手段在专利领域中已经广为使用了，由于我国专利法体系中所采用的先申请制度、以及专利本身所具有的技术特性，事实上会存在相当数量的涉及先用权的现象，只是由于诉讼案件的比例以及证据的保存或者缺失，在实践中采用先用权抗辩的案例还不是很多。而对于商标方面，在最新修改的商标法中已经加入了有关先用权的条款，已经有很多学者对此条款进行了解读，也有一些相关的案例，但是由于商标制度和专利制度的本质区别，二者在先用权构成条件的判断上也有所不同。本文只是专注于专利领域中判断先用权是否成立的构成条件之“已经作好制造、使用的必要准备”的探讨。

　　二．先用权判断中的“准备”工作和“必要准备”的程度

　　在我国的专利制度中，在最早的1985年实施的专利法中就有关于先用权抗辩的法条，直至最新修改的2009年实施的专利法中，在专利法第69条中仍然规定：“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：…在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的…”。可见这一法条从始至终都存在于我国的专利法中，而且文字描述也没有任何变化。

　　在实践中判断先用权抗辩是否成立时，基本上遵循的是“获知…准备….实施”这样的判断顺序，也即无论专利技术涉及的是产品还是方法，主张使用先用权抗辩的被诉侵权人需要证明自己在什么时候以及以何种方式获知了专利技术，在什么时候开始准备实施该项专利技术以及准备的程度如何，以及在什么时候开始实际实施该项专利技术。在这三个环节的判断中，证据的重要性是不言而喻的。一般来说，如果被诉侵权人主张其“已经在申请日之前以合法的方式获知了专利技术”，或者其“已经在申请日之前具体实施了该项专利技术”，在实践中的举证以及证明程度相对而言是清晰的。对于前者，事实上需要证明的只是获知专利技术的“合法途径”，无论是自己所研发的，还是通过其他方式获知的，均需属于合法途径；而对于后者，需要证明的是实施该项专利技术的时间以及专利技术与被诉侵权人所实施的技术二者之间的比对。与之不同的是，被诉侵权人如何证明其已经在申请日之前作好了“制造（专利产品）、使用（专利方法）的必要准备”，在实践中是不太好判断的，因为“必要准备”这个标准的判断相对于“已经获知”和“已经实施”标准的判断是相对模糊的。另一方面，对于“必要准备”的判断，在某种程度上存在着是否作好了实施专利技术的“准备”工作以及这种准备工作的程度是否已经达到了“必要”的程度这两个方面的问题。

　　（一）“准备”工作

　　对于前一个问题，即被诉侵权人如何证明他已经在申请日之前做好了实施专利技术的准备工作，在实践中是可以根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（2009年）第15条的规定加以界定的，尽管该条款规定了如何界定“必要准备”这一标准，但是“准备”工作是实现“必要准备”所必不可少的先决条件。

　　根据该条规定：

　　“有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备： 　　

　　（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；

　　（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。”

　　该条规定分两个方面厘清了满足“必要准备”的条件，即情形（一）涉及的是“技术准备”工作，情形（二）涉及的是“物质准备”工作。但是由于该条规定的措辞中明确写明了“有下列情形之一”，因此从字面上去理解，在被诉侵权人已经合法获知专利技术之后，似乎只要满足这两个条件中的一个即可以主张享有先用权，也即只要满足了“已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件”或者“已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料“之一即可。

　　在工业实践中，事实上满足条件（二）、即满足物质准备条件是相对容易的。以某项专利涉及化学产品为例，对于稍具规模的化工企业，都会有仓库去储存常用的各种化工原料，而进行合成反应的基本设备更是化工厂中的必备设施，除此之外，其他的冷却设备、纯化设备等外围或下游设备也都是化工厂中的必备设施。对于一个涉及较为简单的化工产品或者化工方法的专利而言（例如，所使用的化工原料是常用的，而且所使用的反应器也没有什么特别之处，但是制备方法或者所制备的化学产品是受到专利权保护的），如果专利权人认为某化工企业侵犯其专利权，那么被诉侵权人是否可以举证证明其已经在申请日之前购买了这些常用的化工原料、并且已经存在必要的化工设备来生产该化学产品，也即，已经满足了上述条件（二）来进行先用权抗辩，并且会被认可呢？事实上在申请日之前或者是一段时间内该化工企业可能根本没有想过生产这种化学产品，该企业仅仅是拥有这些化工原料和化工设备而已。

　　因此笔者认为不能如此简单地只套用上述两个条件中的任一个来判断被诉侵权人是否已经“作好制造、使用的必要准备”工作。事实上由于专利权是一种知识产权，首先应该体现的是智力劳动的特性，或者笼统地说是技术特性，其次应该考虑的才是工业特性。专利权保护的是发明人的智力劳动，任何非法触犯这种智力劳动的行为都应该受到约束。同样，如果被诉侵权人需要证明自己拥有合法实施这种智力劳动的权利，那么就应该首先去举证自己是如何合法拥有这种智力劳动以及如何合法去实施这种智力劳动，而非与智力劳动并无直接关联的物质条件。由于专利权本身的知识产权属性，上面的条件（一）才是满足先用权所必不可少的条件。换言之，技术条件才是首要条件，而物质条件只是次要条件，这是由专利权本身的特性所决定的。

　　因此，笔者认为在被诉侵权人已经合法获知专利技术之后，只有在他至少已经表示出准备实施该项技术的意愿之后，才能考虑是否给予他享有先用权的权利。如果被诉侵权人只是举证表示他具备了实施该项技术的物质条件，而没有任何举证表示他在申请日之前具有实施该项技术的主观意愿，例如表现在他没有在申请日之前设计了实施该项专利技术的技术图纸或者是摸索了实施该项技术的工艺条件，就给予他享有先用权的权利，似乎对于先用权的判断太过简单了，仿佛仍然停留在判断其是否通过合法途径获知专利技术这个阶段，而非到达“必要准备”的判断阶段。

　　此外，笔者认为对于实施该项专利技术的主观意愿的判断标准，甚至都不需要达到设计技术图纸或者摸索工艺条件的程度，只要有证据能够表明被诉侵权人已经表示出其准备实施该项技术的意愿就可以了，这种意愿的判断也要优先于物质准备工作的判断。

　　再举个可能比较极端的例子，我国一直是有中药专利存在的，抛开其他一些判断条件，假设中药专利的专利权人认为著名药店“同仁堂”已经生产了侵犯其专利权的药品，例如依据专利权人的配方或者方法生产了中药制品，因此诉同仁堂药店侵犯其专利权，那么同仁堂药店是否可以利用先用权进行有效抗辩呢？对于这种大型中药企业来说，几乎储存有各种各样的中药原材料，并具备几乎所有的药品加工设备，那么同仁堂完全可以依据上述条款中的规定，认为其已经满足了物质条件（二）而可以当然地享有先用权，这样一来，似乎同仁堂可以永不承担侵权的责任了。仅仅因为被诉侵权人拥有雄厚的物质条件，而在申请日之前没有进行任何实施专利技术的实质性技术准备工作，就判断其满足享有先用权的条件，这样的判断方式似乎与专利权作为一种知识产权的基本理念有所背离。

　　因此笔者认为上述条款中的措辞“有下列情形之一的”有待商榷，尽管上述条款并非是穷尽性的规定，也即不排除上述两种情形之外的其他情形，但是由于存在这样的措辞以及很明确的规定，即“人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备”，就会在实践中可能造成被诉侵权人简单地利用丰富的物质条件来逃避侵犯具备知识产权本质的专利权的情况。此外，笔者希望在司法实践中法官能够优先考虑上述规定中的技术条件（一），因为该条件是与专利权本身的技术特征所匹配的，在满足该技术条件之后再酌情考虑物质条件（二）。

　　（二）“必要准备”的程度

　　在判断被诉侵权人所进行的“准备”工作是否已经达到了“必要”的程度这个过程中，证据的重要性同样是很明显的，而且证据的强弱程度在实践中也是需要谨慎考量的。对于不同工业领域的专利案件，准备实施专利技术的条件是大相径庭的，不可能生搬硬套同一个标准，因此对于证据的要求在不同工业领域的专利案件中是不同的。而且由于时间因素，证据的保存是很大的问题，因此在审判实践中是否可以考虑对被诉侵权人方的证据要求可以适当地放宽一些。

　　在实践中判断被诉侵权人的准备工作是否达到“必要”的程度也可以参照上述最高人民法院的司法解释来判断，也即需要判断被诉侵权人是否“已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件”以及是否“已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料”。在此情况下，笔者认为需要注意的是判断这些技术图纸或工艺文件是否已经达到了“为完成实施发明创造所必需的”的程度，在某些情况下甚至需要判断被诉侵权人所提供的证据是否符合“主要技术图纸或者工艺文件”的要求、或者甚至是否符合“技术图纸或者工艺文件”的要求。也即在实践中尽管由于工业领域的差异，对于“必要准备”工作的判断不应该生搬硬套一个标准，但是也不能把这个标准设置地太低或者太高。如果对于这个标准所设定的下限太过于宽松，那么被诉侵权人可以依据少量的证据或者证明力较弱的证据来轻易地主张先用权，造成对专利权人应该享有的合法权利的损害；而这个标准如果设定地太高，那么被诉侵权人很难举出恰如其分的证据，尤其是考虑到由于时间原因而造成的证据缺失情形时更是如此。

　　当然要实现“宽严适度”的标准在实践中还是很困难的，而且也只能依据个案来进行个别判断。以下笔者以自己曾经代理过的某案件为例对这个标准的判断进行粗浅的探讨。

　　在该专利侵权案件中所涉及的技术内容是某精细化学产品，用作塑料材料中的添加剂，具体而言这是一种小分子有机化合物，结构不算复杂，而且合成路径并不困难。专利权人发现某地的某化工企业在生产并且销售该化学产品，于是一纸诉状将其诉至当地法院。在庭审过程中，该化工企业提出了先用权抗辩主张，并且提供了一些证据，但是在这些证据中仅仅有一份该企业的负责人与某第三人之间的传真信件满足时间上的要求，也即该份传真信件的生成日期在本专利的申请日（优先权日）之前，大致是在本专利的优先权日1个月之前，而其他证据均不满足时间上的要求，而且其中的内容与本专利中所涉及的化学产品也相差较远。在此情况下，被诉侵权人认为、而且也只能认为这份传真信件作为有效的证据已经足以证明该企业已经在本专利的申请日之前作好了制造该专利产品的必要准备。具体到此份传真中的内容，某第三人向该企业的负责人表示了他对该化学产品的兴趣，提供了该化学产品的简单合成路径，并且希望该企业能够优先开发此产品。在这份传真中确实已经提到了本专利所要求保护的这个具体化合物，但是所提供的合成路径仅仅是合成步骤的简单叠加，也即反应物A和反应物B进行反应生成产物C，然后产物C再与反应物A’反应生成最终的产物D，该产物D即为本专利权利要求中所涵盖和记载的化合物。在该合成路径中没有任何有关反应条件的记载，甚至在其中的反应物A’中还存在一个不确定的取代基“X”。但是最终的审判结果是先用权抗辩理由成立，该企业免除了侵权的责任。

　　在这个案件中，笔者始终认为对于先用权构成条件“已经作好制造、使用的必要准备”的判断标准设定地有些过于低了，主要原因是没有考虑案件所涉及的具体工业领域，也即没有考虑实践中的准备工作需要进行到何种程度才能被该工业领域的从业人员认为是达到了“实施专利技术所必要”的程度。而且笔者认为专利权作为一种必须具备工业应用性的知识产权，是具备工业特性的，如果在先用权的判断上只是按照字面去理解，甚至是按照技术领域而非工业领域去理解，难免会出现不合理的现象。

　　事实上在这份传真中提到的合成路径更像是一个化学专业的大学本科生在学习“有机化学”这门课程时必然会遇到的一个考题而已。在笔者记忆中学习“有机化学”这门课程时，老师必然会出这样的考题：给出一个产物D，然后给出一个反应物A，要求学生写出从反应物A合成出产物D的中间步骤和涉及到的其他反应物等，以此来考察学生对于各种类型的有机合成反应的掌握熟练程度。从某种意义上说，大学的考题都要比这份传真中提到的合成路径更严谨，因为通常老师会要求学生尽可能地列出各种合成反应的条件，例如最简单的温度、时间、压力、催化剂等等，而此份传真中所提到的合成路径甚至都没有提到这些条件。因此这份证据充其量也只能证明该化工企业在本专利的申请日之前已经合法地获知了本专利中所涉及的化学产品，也即仅仅满足了判断获知步骤是否合法的要求；再进一步，也可以大致地认为该化工企业会依据其客户、即其中的某第三人的要求对这种化学产品开展研发和生产工作，也即勉强可以视为该企业已经具备了实施专利技术的意愿，基本上完成了“准备实施该项专利技术”的工作；但是对于是否满足先用权条件中的“必要准备”的标准则显然还相去甚远，因为对于实践中化学产品的生产来说，所涉及到的绝不止是合成途径的确定，而是要根据这种合成途径去进行不断的实验和摸索，来真正地确定这种化学产品是能够被有效地生产出来的，其中要确定各种反应步骤的条件，例如温度、压力、催化剂、原料的投料比例、投料顺序、提纯步骤、产物如何进行分析、最终得到的产物的产率如何、有没有实际的经济价值，如果工艺流程和工艺条件存在问题，就会导致最终产品的产率低，造成赔本的后果，从实验规模放大到中试规模会出现什么问题等等。这些因素都是和专利权本身的工业特性分不开的，也即由于专利权是一种必须具备工业实用性的知识产权，造成了在实施专利技术时必然会具备的工业属性。在与之相关的先用权的判断中，不能仅仅依据纸面证据而进行“纸上谈兵”，甚至都不能依据某技术领域的特点，而是要依据某工业领域的特点，因为这种特点在某些情况下还未必与技术因素相关，甚至是和其他因素例如该工业领域中特有的行政因素相关的。

　　在这个案件中，如果按照上文所述的最高人民法院的司法解释中的条款，很难认定这份传真是“已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件”，甚至都不能去认定这份传真属于“技术图纸或者工艺文件”，因为这样简单和模糊的合成路径与本领域从业人员所认为的“技术图纸或者工艺文件”的标准未免差的太远了。另一方面，在本案中考虑到本专利的优先权日是在2005年，要求被诉侵权人举证证明10年前该企业进行该化学产品的生产或准备进行生产的证据，例如当时的技术图纸和操作手册确实是有一定难度的，但是即便考虑到这样的难度，也不应该把最高人民法院的司法解释中所明确规定的条件降低到不合理的程度。

　　当然在这个案件的审理过程中，法官还是优先考虑了技术准备条件，而没有机械地套用司法解释中的条文去采用物质准备条件来进行判断，这种审理思路在笔者看来还是值得称道的。

　　而在某些其他工业领域的案件中，由于其行业特点以及行业中的特殊规定，有时候会使得先用权抗辩中是否满足作好“必要”准备工作的判断较为容易。例如在医药领域中，由于医药领域所特有的行政审批制度，使得证据的保存、证据的获取、证据的证明力等方面都很少存在争议，在此情形下，即使将“已经作好制造、使用的必要准备”的判断标准设定地高一些，对于双方当事人的利益也是无妨。例如在收录入《最高人民法院知识产权审判案例指导》(第四辑，2011年)的案例“银涛公司与汉王公司、保赛公司侵犯专利权纠纷案【（2011）民申字第1490号】”中，由于医药领域中严格的行政监管制度，被诉侵权人银涛公司能够举出强有力的证据来支持其依法享有先用权的主张，如省食品和药品监督管理局向其出具的药品注册申请受理通知书以及银涛公司申请药品注册时所报送的技术资料，省药检所的《药品注册检验报告表》，以及《药品生产许可证》和《药品GMP证书》等等，这些证据所证明的事实是很难被反驳的，而且所证明的程度已经完全满足了“已经作好制造、使用的必要准备”的标准。但是对于其他工业领域的案件，则不能将标准设定到药物行政审批这么高的程度，而是要依据其行业特点，从本行业的从业人员的观点来进行判断，而且也要适当地考虑被诉侵权人的举证能力。

　　此外，除技术因素和工业因素之外，如果人为地引入与专利权本身毫无关联的其他因素，例如行政因素，也会对先用权的判断造成困惑。例如上述案例“银涛公司与汉王公司、保赛公司侵犯专利权纠纷案【（2011）民申字第1490号】”中，最高人民法院明确指出，“先用权抗辩是否成立的关键在于被诉侵权人在专利申请日前是否已经实施专利或者为实施专利作好了技术或者物质上的必要准备；药品生产批件是药品监管的行政审批事项，是否取得药品生产批件对先用权抗辩是否成立不产生影响”。在该案件的审理过程中人为设置了“何时取得药品生产批件”这样一个与专利体系毫无关联的行政事项，相当于变相地提高了或者说是改变了判断标准。

　　三．结语

　　总之，笔者认为在判断先用权的构成条件之一“已经作好制造、使用的必要准备”是否成立时，相对于物质准备工作，更应该优先考虑的是技术准备工作是否已经进行；并且需要根据不同的工业领域来考虑这种准备工作是否已经达到了实施专利技术所必要的程度，因为这是和专利权本身的知识产权属性以及工业应用属性密不可分的。