文/集佳知识产权代理有限公司 黄熊

　　专利申请的创造性高低不仅取决于专利申请的技术内容本身，而且取决于采用的审查方式。创造性是专利申请实质审查的核心条款，实务通常采用“三步法”进行审查。严格贯彻“三步法”的程序性规定和实体性要求，对于客观、公正、准确评价专利申请的创造性具有重要意义。本文重在归纳分析以“三步法”审查专利申请创造性的过程中常见的降低创造性的手段，并据此提出应对策略。

　　一、“三步法”的内容及意义

　　《专利审查指南》规定的“三步法”内容为：确定最接近的现有技术、确定区别特征和实际解决的技术问题以及判断是否显而易见。“三步法”的三个步骤前后相序、逻辑关联，共同构成判断创造性之（突出）实质性特点的基本过程。

　　“三步法”第一步属于事实查明范畴，在相同检索条件下，不同审查员确定的最接近现有技术在大多数情况下较为一致，其客观性强于主观性。第二步、第三步属于价值判断范畴，根据区别特征归结技术问题及判断专利申请是否显而易见，均或多或少会掺杂审查员的主观因素，其主观性强于客观性。由于创造性判断过程中难免出现主观成分，“三步法”是否被正确理解运用，将在一定程度上影响专利申请的创造性程度，严格遵循“三步法”要求，有助于减少评价失衡或错误。

　　二、常见的降低创造性的若干手段

　　专利申请的创造性审查过程因各种原因，容易低估专利申请的创造性高度，导致公众与申请人间的天枰偏向公众一方，甚至出现评价错误，严重损及申请人利益。以下给出运用“三步法”各步骤中常见的降低创造性的手段。

　　（一）对于“确定最接近的现有技术”步骤

　　该步骤作为“三步法”第一步，是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。该步骤运用时常见的降低创造性的手段包括：

　　1、以非“一个技术方案”作为最接近的现有技术

　　该手段包括三个层面，即以非“方案”、非“技术”方案或者非“一个”技术方案作为最接近的现有技术。这三个层面呈现关联递进关系，均将不同程度降低专利申请的创造性。

　　（1）对于以非“方案”作为最接近的现有技术的情形

　　通过检索如不能从对比文件中直接找到与专利申请比较的“最接近”现有技术，通常会以专利申请为蓝本，在对比文件中寻找有关要素组合出一个所谓的“最接近的现有技术”。这种组合的“最接近现有技术”不能称其为“方案”，以该“方案”评价创造性，必定降低专利申请的创造性。原因在于：“方案”这一术语本身意味着其内部各组成元素间以某种方式相互连接、共同作用构成完成整体，其可以解决某方面的问题、实现一定的目的。当现有技术公开一个“方案”时，该方案应具有如下特征：①现实性，即该方案已存在于对比文件，而不是基于评价专利申请创造性的需要，按照专利申请的方案临时拼凑对比文件的元素而成；②整体性，即该方案以整体方式出现于对比文件的某个位置，而不是散乱地存在于不同内容段；③能够解决某方面问题和实现一定目的，即该方案与专利申请的方案以相同意义存在，而不是不解决问题实现某方面的目的的毫无意义的存在。

　　（2）对于以非“技术方案”作为最接近的现有技术的情形

　　对比文件包括专利文献和非专利文献，对于非专利文献，其类别甚多、用途各异，并不能当然作为“技术”方案与专利申请的方案进行比较，即便是专利文献，也应当注意该文献是否属于“技术”方案。因为既然是将对比文件与专利申请进行“对比”，则对比对象之间应当具有可比性，在“三步法”运用过程中，这种“可比性”的最基本要求是确定的“最接近现有技术”应当构成完整的“技术”方案，即：除具有方案本身的意义外，还应当同时具有明确的（或可以明确的）所属技术领域、解决的技术问题和技术效果。当从检索到的所谓最接近现有技术中不能明确或概括地得出其解决的技术问题以及取得的技术效果，说明该“方案”并没有实际的技术意义，与专利申请不具有可比性，不宜作为最接近的现有技术评价创造性，以此评价创造性必定降低专利申请的创造性。

　　（3）对于以非“一个”技术方案作为最接近的现有技术的情形

　　《专利审查指南》规定，最接近的现有技术是现有技术中与要求保护的发明最密切相关的“一个”技术方案。由此可知，不仅用作评判创造性的“基准”应当属于“技术”方案，而且应当是“一个”技术方案，而不能是“多个”。但是，当一篇专利文献存在多个技术方案时，容易出现将几个技术方案结合在一起作为最接近的现有技术的现象。这种做法混淆了“三步法”第一步和第三步的区别，相当于在第一步时已经进行创造性的组合操作，该方式必然降低专利申请的创造性高度。

　　2、超范围理解最接近的对比文件的公开内容

　　通过检索确定最接近的对比文件后，实务的一种做法是根据专利申请的描述从最接近的对比文件记载的内容中提取相关技术内容，以形成至少在形式上与专利申请的技术方案相似的“技术方案”。这种方式极有可能导致超出对比文件本身公开的范围。

　　《专利审查指南》规定，作为判断发明创造性的对比文件公开的技术内容包括两类：一是明确记载在对比文件中的内容，二是对于所属技术领域的技术人员而言，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。对于一篇对比文件中公开多个技术方案的情况，虽然每个技术方案均明确记载于对比文件，但是，将多个技术方案的有关特征组合在一起形成一个新的完整技术方案是否是本领域技术人员可直接地、毫无疑义地确定的技术方案，值得怀疑。这类似于审查员在把握“修改超范围”的标准时不允许“二次创造”一样，这种新组合可能超出对比文件本身公开的范围。基于超出对比文件公开范围的理解评价创造性，势必降低创造性高度。

　　（二）关于“确定区别特征和实际解决的技术问题”步骤

　　该步骤是“三步法”承上启下的关键步骤，包括确定专利申请与最接近的现有技术之间的区别特征，以及基于区别特征确定专利申请实际解决的技术问题两个子步骤。“三步法”缺少该步骤或者不完整执行该步骤，将使第一步的价值无处体现，第三步失去操作基础。该步骤运用中常见的降低创造性的手段包括：

　　1、不归结专利申请实际解决的技术问题

　　实务中存在这样的现象：找出区别特征后直接进行区别特征是否显而易见的判断，而不根据区别特征归结本申请解决的技术问题，这种方式将导致创造性评价过程缺少“整体性”和“启示性”，必将降低了专利申请的创造性高度。

　　①根据《专利审查指南》规定，是否显而易见的判断是判断“现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术中以解决其存在的技术问题的启示”，可见，区别特征与最接近现有技术的结合，是在“解决技术问题”这一指导之下寻找结合启示的，没有确定解决的技术问题，区别特征与区别特征之间、区别特征与最接近现有技术之间可能各自独立，不具整体性，而一个技术方案之所以存在，其原因在于该技术方案包含的多个技术特征间以一种特定方式联结，使其具有“解决一定技术问题和取得相应技术效果”的整体意义，忽略这种整体意义将使大多数专利申请没有创造性。

　　②当存在多个区别特征时，由于多个区别特征与最接近的现有技术之间的结合是在一个“技术问题”指导之下进行的结合，没有确定解决的技术问题，便不存在启示的方向，丧失“启示性”，区别特征与区别特征之间、区别特征与最接近现有技术之间可以任何一种有技术意义的方式结合，这些结合表明上看与专利申请的技术方案相同，但其解决的技术问题和取得的相应技术效果可能偏离专利申请本身的描述。

　　2、归结技术问题时省略某些区别特征

　　方法专利申请的步序特征、信号流向特征以及装置专利申请的连接关系特征在绝大多数时候可能被抛弃在确定实际解决的技术问题的依据之外。缺少步序、信号流向或连接关系特征的技术方案不构成完整的技术方案，在这些特征本身便是专利申请的发明点时，忽略后归结的技术问题通常不是客观上“实际解决的技术问题”。

　　3、针对不同区别特征分别归结技术问题

　　虽然对技术问题进行归结，但却根据每个区别特征分别归结各自的技术问题，这种方式将导致创造性评价过程缺少“整体性”，降低专利申请的创造性高度。

　　①区别特征解决的问题与整个发明解决的问题在大多数情况下并不等同。发明由包含区别特征在内的多个特征组成，其取得的技术效果和由此决定的技术问题应当是这些特征共同作用的结果，而不是由单个区别特征固有的技术效果决定的、与该区别特征对应的它的技术效果。除简单叠加这类组合发明外，基于区别特征的固有技术效果得到的技术问题与整个发明解决的技术问题通常不同。

　　②专利申请的各个特征不是分别解决技术问题而是作为一个完整的整体解决一个统一的技术问题。一个技术方案之所以成其为“一个”技术方案，其原因在于该方案作为整体解决了一个整体的技术问题，该整体的技术问题将一个技术方案的各个特征联系起来。逐区别特征分别归结对应技术问题的方式忽略了技术方案的整体性。

　　（三）关于“判断是否显而易见”步骤

　　该步骤是“三步法”的难点和归宿点。前两步为准备性步骤，该步骤是“三步法”的目的性步骤，即通过前两步骤提供的条件导出是否具有创造性的结论。该步骤运用中常见的降低创造性的手段包括：

　　1、混淆“启示”与“技术启示”

　　“启示”仅仅是方向性的指引，没有给出解决技术问题的具体手段，没有创造能力的本领域技术人员在此基础上不可能将区别特征应用于最接近的现有技术中解决技术问题。“三步法”第三步要求的“启示”必须及于“技术启示”，也就是说应当具体地给出将区别特征应用于最接近的现有技术中解决技术问题的技术手段。由于审查过程基于文本审查，容易将实际研发过程想得过于简单，通常将“启示”与“技术启示”相混淆。以“启示”代替“技术启示”评价专利申请创造性，必将降低专利申请的创造性。

　　2、基于“直断式”逻辑判断显而易见

　　根据《专利审查指南》规定，判断专利申请是否显而易见采用的方式是：确定现有技术整体上是否存在“使本领域技术人员面对实际解决的技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术获得专利申请”的技术启示。这种技术启示通常体现为判断区别特征是否为公知常识、是否被最接近对比文件其他部分披露、是否被另一份对比文件披露三种方式。这三种方式实际上将本来具有较强主观性的概念（是否显而易见）演变为客观性操作：判断公知常识或对比文件是否公开区别特征。实务中存在采用诸如“对于某个区别特征，本领域技术人员在最接近现有技术基础上是容易想到”这样的“直断式”逻辑评价创造性的现象，该“直断式”逻辑使本领域技术人员具有了创造能力，增加了主观成分和不易确定因素，脱离了客观性操作，必然降低专利申请的创造性。

　　3、不联系技术问题使用“公知常识”

　　区别特征为“公知常识”这一技术启示方式相对于其他两种启示方式，由于其可仅通过充分说明而无需举据，使其在“三步法”第三步运用中极为频繁。但是，实务存在不联系实际解决的技术问题而仅在泛泛意义上使用的情况，该方式将降低专利申请的创造性。原因在于：专利法意义上的“公知常识”具有领域属性和惯用属性，此领域公知彼领域未必公知、以此方式使用为公知以彼方式使用未必公知，重新确定的技术问题限定了公知常识的领域属性和惯用属性，脱离了专利申请的技术问题论及某一“常识”是否公知将毫无意义。

　　4、叠加使用多种技术启示方式

　　区别特征单独符合三种技术启示方式中的任何一种，或者同时符合其中一种以上，均应当认为存在技术启示。但是，如果区别特征满足的是“将三种中的任意两种以上的方式叠加组合”后的混合结果，则不应当认为存在技术启示，否则将降低专利申请的创造性。所谓“将三种中的任意两种以上的方式叠加组合”是指在区别特征单独而言不符合任何一种方式时将两种方式叠加组合使用，这种方式为“跳跃式”评价，即将专利申请相对于最接近现有技术的创造性审查，转变为专利申请相对于“最接近现有技术+相关技术”的评价，这势必拉近专利申请与另一篇对比文件的距离，从而降低专利申请的创造性。

　　三、针对降低创造性的若干手段的应对策略

　　上述内容分析了“三步法”评价专利申请创造性过程中常见的降低创造性的手段及降低创造性的原因。从这些分析中汲取有益启发，形成应对策略，有利于指导专利申请的撰写和审查意见的答复工作，从而最大程度地维护申请人利益。

　　（1）撰写专利申请的应对策略

　　①规范技术领域，必要时给出的国际专利分类号。由于对比文件直接影响到创造性高低，而对比文件的检索首要考虑因素是技术领域，因此，有必要给出规范的技术领域，不盲目扩大（过大将增加对比文件的查全率），亦不随意缩小（过小将提高查准率），甚至在某些情况下可以明确给出国际专利分类号，以引导、限制审查员的检索。

　　②注重描述技术问题和技术效果。技术问题和技术效果不仅影响对比文件的检索，而且涉及区别技术特征的确定。技术问题不宜过大、过笼统，过大将增加专利申请与对比文件的匹配度，过笼统将可能被忽略。技术效果的描述应当明确清晰、方位全面、重视局部，即：最好以严密推理形式表述技术效果，以明确技术方案的每个特征构成密不可分的整体，不可随意拆合；最好从多个角度、多个层次描述多个技术效果，以扩大与对比文件的差异度；不仅注重技术方案的整体效果，而且注重技术方案中每个技术特征的固有效果和对技术方案整体的贡献效果，以便引导审查员基于描述的技术效果确定实际解决的技术问题。

　　③扩展申请文件的公开范围。该项要求包括再组合技术方案的技术特征和清晰化技术指引两方面。申请人的专利申请将可能作为竞争对手的专利申请的对比文件，尤其在技术点密集、竞争激烈的技术领域，这时可考虑将专利申请的技术特征进行多方向组合，衍生出多个“技术方案”，以扩大专利申请的信息传递范围。在认为专利申请还可应用于其他技术领域、解决其他技术问题时，应以适当详细程度描述技术要点（勿需详细描述技术效果），形成足够充分的技术指引，以增强专利申请对其他专利申请的“杀伤力”。

　　④采用技术语言描述技术特征。专利申请作为技术文件，应当以专业的口吻通过专业的技术语言描述技术特征，即：采用规范而专业、书面、生僻的词，通俗化、口语化、大众化的特征描述于理解技术方案有功，但对缩小对比文件范围、减少专利申请与对比文件的匹配度无裨益。

　　（2）答复审查意见的应对策略

　　①平衡“技术争辩”与“程序争辩”的关系。创造性的审查意见分为两种情形：一是专利申请与对比文件差别大，专利申请创造性程度高，但仍被认为不具创造性；二是专利申请与对比文件差别小，创造性相对较低，被认为不具创造性。对于前一种情形，当以技术争辩为主，从专利申请与对比文件的技术本身寻找区别特征、归结技术问题、判断技术启示。对于后一种情形，技术争辩难度大，应将重点转移到程序争辩，因为这时程序上的稍微偏差即可能导致专利申请的创造性高度达不到授权专利的标准。

　　②程序争辩的重点在“三步法”第二步、难点在第三步。答辩意见应以恰当语气指出审查员在“三步法”运用中的不当之处，这些不当运用对专利申请创造性在何种程度上造成了何种影响。在重新确定专利申请与对比文件的区别特征后，归结出专利申请真正的“实际解决的技术问题”，这将决定“技术启示”的方向。第三步“是否存在技术启示”的论述可以包括如下三个方面：基于对比文件的语境，不会出现（或面临）该实际解决的技术问题；对比文件（包括公知常识）没有公开与区别特征解决技术问题所起作用相同的技术特征；最接近对比文件与启示对比文件客观上不能结合或存在明确反向启示。