文/北京市集佳律师事务所  武树辰　

摘要：随着我国知识产权战略的推进以及各类主体运用知识产权能力的提高，我国国内当事人对专利实施许可的备案也越来越重视，申请备案的也越来越多。本文旨在通过对我国与其他国家关于专利许可登记或备案的相关规定进行对比分析，从延长时间期限、强化登记效力、设立“开放许可”规定三方面给出一点思考或建议，以助于专利实施许可合同备案程序的完善和优化。

　　关键词：专利实施 许可 备案 登记

　　一、引言

　　专利实施许可合同备案是指国务院专利行政部门对当事人已经缔结并生效的专利实施许可合同加以留存，并对外公开的行为。 根据专利法实施细则第十四条和《专利实施许可合同备案办法》（国家知识产权局第62号局令）第五条的规定，专利实施许可合同中的当事人应当在合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。随着我国知识产权战略的推进以及公众知识产权意识和能力的提高，各类主体之间专利权许可的发生越来越频繁，我国国内当事人对专利实施许可的备案也越来越重视，申请备案的越来越多，以2008年至2011年的统计数据为例，中国专利许可备案数量分别为12176件、18201件、18541件、21845件，可以看出专利实施许可合同备案数量稳步增长。

　　由于专利权属于无形资产，其无法像有形财产一样被“占有”，专利权的实施许可也无法像有形财产的出租一样容易被当事人和公众知悉，因此专利法实施细则要求专利实施许可合同进行备案并予以公告，以明确许可双方的权利义务，避免争议[1]。许可合同备案即有利于专利行政管理部门了解专利许可方面的动态信息，为其管理提供信息支持，同时也有利于社会公众全面掌握专利许可方面的信息，了解被许可专利权的法律状态，使社会公众的合法权益得到有效保护。专利实施许可合同备案在切实保护专利权、规范专利实施许可行为、避免专利纠纷的发生、促进专利实施等方面具有重要的作用。

　　笔者结合中外关于专利许可登记的有关法律规定，对专利实施许可合同登记制度加以研析，以期为我国专利实施许可合同备案程序的进一步完善和优化提供参考。

　　二、我国与其他国家相关规定的比较分析

　　一些国家知识产权制度起步较早，对专利实施许可比较重视，在专利实施许可登记方面具有比较详细的规定，借他山之石可以攻玉，虽然适合其他国家或地区的许可登记制度不一定适合中国的国情，但对继续完善我国的专利实施许可备案制度具有一定的参考或借鉴意义。与我国的相关规定类似，绝大部分国家对于专利或注册式外观设计的许可，都需要登记或备案，而且有关许可登记的具体程序或要求一般由总统令（例如韩国等）或政府法规给出具体规定。

　　（一）申请许可登记或作出许可登记的时间

　　关于申请登记的时间要求，我国和大部分有许可登记要求的国家基本相同，根据我国的《专利实施许可合同备案办法》：当事人应当自专利实施许可合同生效之日起3个月内办理备案手续（第五条）。另外，我国在《专利实施许可合同备案办法》第十一条对于给予备案决定的时间进行了明确的规定：国务院专利行政部门自收到备案申请之日起7个工作日内进行审查并决定是否予以备案。而在其他一些发展中国家，对于申请登记或者作出备案决定的时间与我国的有所不同，印度专利法规定，当事人自签订实施许可协议后6个月内申请登记，或者在负责人同意的情况下，在文件签署之日起12个月内申请登记。巴西工业产权法要求国家工业产权局对有关许可合同登记申请的决定在申请登记之日起30日内作出。

　　可以看出，我国给出的申请许可备案及作出许可备案决定的时间期限比较短，随着我国专利技术产业化水平的日益提高，我国单位和个人运用专利权的意识和能力将不断增强，国务院专利行政部门在收到备案申请之日起7个工作日内进行审核并作出是否备案决定的工作就会面临比较大的压力。

　　（二）对许可条款或有关文件保密的规定

　　在一些发展中国家，法律明确规定了，有关局关于申请登记的专利实施许可协议中的一些条款具有保密义务或应当事人的要求承担保密责任。例如：

　　印度专利法规定，对于在专利局提交的所有协议、许可证以及其他影响专利权文件或者以规定方式鉴别许可的任何文件，以及规定的与该事项相关的其他这种文件，均应当以规定方式向负责人提交副本。但是，在专利许可的情形下，如果专利权人或者被许可人请求，负责人应当采取措施确保许可条款除根据法院命令外未曾向任何人披露。

　　菲律宾知识产权法规定，知识产权局应当将与发明、专利或者专利申请有关的权利、利益的移转的记录、协议和其他材料，以知识产权局正式表格的形式记录并保存。当事人应当递交原始文件与签名的复印件，其内容应当保密。如果原件无法提供，应当提供经正式鉴定的副本。记录后，知识产权局应当保留副本，将原件或者经正式鉴定的副本归还给提供方，并在知识产权局公报上公布登记通知。

　　马来西亚1983年专利法规定，专利实施许可合同以书面形式订立，并由合同双方或者其代表签署。合同双方订立的许可合同，可以直接向登记主任汇报，并在登记簿中记录。如果合同双方以书面形式提出要求并交纳规定费用，登记主任将在登记簿中记录双方希望登记的合同中的有关事项，除非合同双方要求不向外透露合同中的信息。

　　而在发达国家，基本没有关于专利实施许可合同保密的规定，可能会给备案带来一定影响。例如，日本专利局在去年计划改善专利许可注册系统，以鼓励大家对专利实施许可合同进行注册，保护专利使用许可合同，但是还是有一部分公司不愿意对许可合同进行登记或者注册，一些许可人表示，他们不进行许可合同的注册是因为担忧，如果向专利局提交注册，那么许可使用费以及许可人的专利技术等信息就会被公开。

　　在我国，《专利实施许可合同备案办法》第八条规定了申请专利实施许可合同备案应当提交的文件，其中包括“专利实施许可合同”，虽然在专利法等法律法规中没有对许可条款或合同内容保密给出明确的文字规定，但根据《专利实施许可合同备案办法》第十四条的有关规定“专利实施许可合同备案的有关内容由国家知识产权局在专利登记簿上登记，并在专利公报上公告以下内容：许可人、被许可人、主分类号、专利号、申请日、授权公告日、实施许可的种类和期限、备案日期”，可以看出我们国家是不公开许可合同的内容或涉及财务、技术等信息的许可条款的，客观上承担了对许可合同或重要的许可条款保密的责任。

　　（三）专利实施许可合同备案或登记的效力

　　目前，世界各国及地区对专利实施许可合同登记的法律效力的规定不尽相同。不少国家在专利许可中均有关于专利许可使用权登记的法律效力规定，使得因专利实施许可合同所引起的专利使用权的权利变动不仅以一定的方式表现出来，而且被赋予法律上的对抗效力。

　　1、美、日、欧等发达国家或地区的相关规定

　　美国专利法第261条规定：专利具有动产的特性。专利申请、专利或者其中的任何利益，在法律上均可以依书面文件予以转让。任何转让、财产赠与或者财产转移证书，如果不在完成之日以后3个月内或者在以后的购买或抵押之日以前在专利商标局登记，则无须通知，对以后的有价值对价的购买人或者受抵押人是无效的。

　　日本在关于许可登记的制度中，将专利许可使用权分为独占许可使用权和普通许可使用权，对于专利许可所引起的权利变动，均规定了登记公示的法律效果。对于独占许可使用权的设定，未向日本特许厅登记，不发生效力;对于普通许可使用权，在向日本特许厅登记后，可以对抗在后的第三人。

　　欧共体理事会条例规定，对于注册式共同体设计而言，只有在注册簿登记后，授予或者转让类似许可这样的权利的法律行为才能够在所有成员国具有对抗第三人的效力。但是，该行为在其被登记之前，对那些在该行为之后获得共同体设计的权利但获得该权利之日已经知道该行为的第三人具有效力。

　　韩国专利法对独占许可登记和非独占许可登记的效力分别进行了规定。关于独占许可，如果未进行登记，则对独占许可的授予、转移(继承或者其他概括继承除外)、变更、终止或者限制等有关专利程序无效。关于非独占许可，经登记的非独占许可才具有对抗随后获得专利权或者独占许可的任何人的效力，而且非独占许可的转让、变更、终止或者处分的限制，除非登记，否则不能有效对抗第三人。

　　瑞士联邦发明专利法第34条规定，专利申请人或者专利权人可以给予第三方使用其发明的权利，即发给许可证。未记载于专利登记簿中的许可证不能对抗善意得到相关专利权者。

　　英国专利法规定，在后许可证经登记后可对抗在先未经登记的许可证，许可未登记的，不能被法院认作享有专利或注册外观设计的所有权、共有权或其他权益的证据。

　　法国专利法规定，专利权的转让和许可，为能对抗第三人，应当在全国工业产权局管理的专利登记薄上登记。

　　2、巴西、印度等发展中国家的相关规定。

　　巴西工业产权法规定，专利权人或者申请人可以签订专利实施许可合同。专利权人可以授予被许可人采取措施保护专利的全部权利。许可合同必须在巴西国家工业产权局登记后才对第三人产生效力。

　　印度法律规定，专利或注册外观设计许可未登记的，不能被法院认作享有专利或注册外观设计的所有权、共有权或其他权益的证据。

　　马来西亚工业设计法规定，任何人通过许可、转让或者其他法律行为获得注册工业品外观设计或者工业品外观设计注册申请的权利，可以按照规定方式向登记主任申请将该许可、转让以及其他法律行为记载在登记簿中。注册工业品外观设计的许可、转让或者其他法律行为只有记载在登记簿中才有对抗第三人的效力。

　　印度尼西亚专利法第72条规定，许可协议未在知识产权总署进行登记时，该许可协议对第三方没有法律效力。印度尼西亚工业品外观设计法第35条规定，未在工业品外观设计登记簿上登记的许可协议不能对任何第三方产生任何法律效果。

　　海湾阿拉伯国家合作委员会专利法规定，专利权人可以许可他人实施发明，许可应当采取书面形式，由双方签字，并经合作委员会某一成员国的官方机构鉴定。许可合同未在专利局登记或者未缴纳登记请求费以及许可合同登记费，不得对抗第三人。

　　3、比较分析

　　在我国，法律对专利实施许可合同只要求备案，对备案的法律效力没有规定，专利许可合同备案与否并不影响合同效力，也不影响专利权的有效性和受到的保护。备案只是国家对专利许可行为的一种管理方式，是国家知识产权局为保护专利权、规范交易行为、促进专利实施而对专利实施许可进行管理的一种行政手段[2]。虽然根据《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》中的有关规定“独占实施许可或者排他实施许可的被许可人作为利害关系人可以根据专利法的规定单独向人民法院提出诉前责令被申请人停止侵犯专利权行为的申请。但是利害关系人应当提供有关专利实施许可合同及其在国务院专利行政部门备案的证明材料，未经备案的应当提交专利权人的证明，或者证明其享有权利的其他证据。” [3]，备案具有一定的作用，但是备案并非被许可人提出诉前责令停止侵权申请的前提或必要条件，如果没有提供备案的证明材料，有其他证据证明其享有专利权的也可以。

　　从各国或地区的相关规定可以看出，不仅美国、日本、欧洲、韩国等发达国家关于专利许可引起的权利变动采用了登记对抗制，而且印度、巴西等发展中国家在专利许可登记中也采用了登记对抗主义，并在专利法等相关法律中规定了登记的法律效力，即未登记不能对抗第三人。这种对专利许可使用权登记的法律效力的明确规定，使得许可登记即具有合同信息的备案功能又具有权利公示功能[4]。比较而言，我国对专利许可登记的法律效力没有明确规定，专利实施许可合同备案属于典型的备案式登记，这种备案式登记缺乏权利变动宣示的功能，容易造成专利许可使用权之间的权利冲突，给司法实践带来问题。

　　（四）关于“开放许可”或“当然许可”的规定

　　有些国家在专利许可制度中，采取一种比较灵活的方式进行专利实施许可及登记，而且对于这种方式在年费缴纳上给予一定比例的减免，我们一般将这种类型的许可称为“开放许可”或“当然许可”。具体是指：专利申请人或者专利登记簿上记载的专利权人以书面声明的方式告知专利局，其愿意许可任何人实施其专利并将许可条件告知专利局，专利局将开放许可的相关信息予以登记并在公报上刊登。一般情况下，有相关规定的专利局对作出此种声明的专利权人的专利年费进行一定比例的减免，而且，大部分国家规定，专利权人在一定期限内未接到任何请求实施其专利的通知的，可以向专利局递交撤回许可的书面声明。专利权人应当在撤回许可声明后规定时间内，补交自有关开放许可信息公布之日已经历期间的专利年费，并在以后缴纳全额费用。但是，波兰对此要求比较严格，其工业产权法明确规定，专利权持有人向专利局提交授权任何人实施发明的许可声明不可撤销或者改变。

　　1、部分发达国家的相关规定

　　德国专利法第23条规定，专利申请人或者专利权人以书面声明的方式告知专利局，其愿意许可任何人通过支付合理的补偿费实施其专利的，在专利局收到该声明后，尚未缴纳的年费减少一半。该声明应当记载在专利登记簿并刊登在专利公报上。专利权人未接到任何请求实施其专利的通知的，可以随时向专利局递交撤回许可的书面声明。该撤回于通知递交时生效。专利权人应当在撤回许可声明后一个月内，缴纳被减免的年费。专利登记簿上记载已对专利权授予独占许可的，或者已向专利局申请登记独占许可的，不得接收上述声明。

　　英国专利法第46条规定，在授予专利后的任何时间，该专利权人皆可向专利局局长请求登记，使作为权利的专利许可产生影响。做了这种关于专利的登记的：在登记后的任何时候，任何人均有权按协议条件取得专利许可，没有协议时专利局局长在专利权人或许可请求人提出请求下，可规定条件；在登记前取得此项专利许可的人提出请求时，专利局局长可命令将此项许可改变为上述条件的权利许可。在登记日后的专利年费，应是登记前应付费用的一半。

　　波兰工业产权法第80条规定，专利权持有人可以向专利局提交授权任何人实施发明的许可声明。该声明不可撤销或者改变并应当在专利登记簿中登记。提交开放许可声明后，专利维持费应当减半。开放许可应当是全面许可，且不具有排他性；使用费不应当超过被许可人每年实施发明所得利润扣除开销后的10%。开放许可应当通过以下方式获得：缔结许可合同;未经谈判或者谈判达成协议前实施发明的，被许可人应当在开始实施发明一个月内以书面形式通知许可人。

　　2、俄罗斯、巴西等发展中国家的相关规定

　　俄罗斯联邦专利法第1368条规定，专利权人可向联邦知识产权执行权力机构提交有关向任何人授予利用发明、实用新型或工业品外观设计的权利的请求。此种情况下，自联邦知识产权执行权力机构公布开放许可有关信息当年的次年开始，专利年费降低50%。专利权人应当将向任何人提供的发明、实用新型或工业品外观设计利用权的许可条件告知联邦知识产权执行权力机构，该机构依专利权人将开放许可的相关信息予以公布。专利权人必须与表示愿意利用所述发明、实用新型或工业品外观设计的人以普通许可的条件签订许可合同。如果专利权人自开放许可信息公布之日起2年内未收到有关以其请求书为条件签订许可合同的书面提议，在2年期届满时，专利权人可向联邦知识产权执行权力机构提交撤回其开放许可请求的请求书。

　　巴西工业产权法第64条规定，专利持有人可以以实施为目的向国家工业产权局提出发放当然许可的要约。国家工业产权局应当公布上述要约。已给予独占自愿许可的专利不得作为当然许可的对象。

　　泰国1979年专利法第45条规定，任何专利权人均可以按照部门规章规定的规则和程序向局长申请在登记簿上登录，表明其他任何人均可以获得专利许可 。局长可以在登录以后的任何时候，按照申请人和专利权人达成的条件、限制和许可使用费授予申请人许可。如果申请人和专利权人未在局长指定的期限内达成一致，局长应当以其认为适当的条件、限制和许可使用费授予申请人许可。任一当事人均可以在自收到局长根据前款规定作出的授予许可的决定之日起三十日内向委员会上诉。委员会的决定为终局决定。按照规定在登记簿上登录后，专利年费应当根据部门规章的规定予以减少，至少减至没有登录时应缴年费的一半。

　　马来西亚1983年专利法第42条规定，许可人可以根据部长制定的规定，向登记主任申请在登记簿中记录专利许可，向任何人授予专利许可。在登记簿中记载之后，任何人都可以通过登记主任向许可人申请许可。合同双方订立的许可合同，可以直接向登记主任汇报，并在登记簿中记录。如果许可合同终止，合同双方将通知登记主任，登记主任将在登记簿中记录合同的终止这一事实。许可人可以向登记主任申请取消上述记录。

　　3、比较分析

　　可以看出，少数发达国家有关于开放许可或当然许可的类似规定，其中波兰对当然许可的规定比较严格，专利权持有人一旦提出则不得撤销或者改变，而大部分发达国家没有相关规定。由于美国等发达国家科技、教育、文化非常发达，因此，对于作为商品的专利而言，基本上没有稀缺性，在国内市场上总能购买到必要的专利，也就是说可替代的技术供给是充足的，市场竞争是充分的。同时，美国基于对市场经济和人的经济属性的确信，不会认为有人面对潜在的经济利益而将自己的财产束之高阁。而且，美国人笃信自由市场原理且对政府定价不信任[5]，基于这种背景和对权利人利益的严格尊重，美国在专利许可制度中，没有设置当然许可或开放许可制度，充分体现了自由市场理论。这和发展中国家创新技术缺乏以及专利技术转化不畅的情况是有所不同的，因此，有些发展中国家，例如俄罗斯、巴西、泰国、马来西亚，在专利法中设定了开放许可制度并在权利人提出请求的情况下帮助权利人设定许可条件，鼓励和促进创新技术的市场化。

　　在我国，专利法及相关法律法规没有当然许可或开放许可的规定。推进专利技术转化并实现产业化，是知识产权价值链中不可或缺的重要一环，我国目前已经面临个人专利实施转化难的问题，如果到2015年每万人口发明专利拥有量3.3的指标[6]实现时，个人专利实施转化难的问题更会凸显，一边是大部分发明人的专利躺着无人问津、发明成果转化率低、无法实现产业化，一边是企业渴盼专利技术。如果政府部门为专利技术供需双方提供包括开放许可设立及登记等更多的信息平台，不仅可以鼓励专利权人进行专利实施许可，而且可以使企业以及其他人了解更多专利运用的信息，从而可以有效地刺激市场自由竞争，推进专利技术转化并实现产业化。

　　三、相关建议

　　通过对我国与其他国家或地区在专利许可合同登记法律规定方面的比较研究，笔者对完善我国的专利实施许可合同登记制度提出一些思考或建议。

　　（一）延长作出专利实施许可合同备案决定的时间

　　随着我国专利申请量的大幅度增加以及我国单位和个人知识产权运用能力的逐步提升，专利实施许可合同备案数量必然会随之增加，国务院专利行政部门会收到大量的专利许可备案申请。为此，建议我国对目前的作出备案与否决定的时间“自收到备案申请之日起7个工作日”适当延长，以适应日趋增加的专利实施许可合同备案数量。

　　（二）赋予专利实施许可合同登记法律上的效力

　　随着我国市场经济的发展，专利许可使用权的交易频繁发生，交易规模不断扩大，交易范围不断扩展，专利许可使用已经成为专利利用的常用形式。与此同时，专利许可使用权的交易安全问题也日益突出，现实的经济生活对法律保护专利许可使用权的交易安全提供了更高的要求。

　　为此，建议我国借鉴其他国家对专利许可合同引起的权利变动登记规定，在专利许可制度中纳入登记对抗主义，赋予专利实施许可合同备案的法律效力，以有效地保护专利权、避免专利纠纷的发生。例如，可以在现有的法律或者司法解释中对专利实施许可登记的效力给出进一步规定“专利权人可以与他人签订专利实施许可合同。对于独占实施许可，未在国家知识产权局备案的，独占许可使用权的设立不发生效力；对于非独占实施许可，只有在国家知识产权局备案后才有对抗第三人的效力。”

　　（三）在专利许可制度中增加有关“开放许可”的规定

　　专利实施许可是专利权人实现其发明创造的经济价值和市场价值的主要手段之一，也是促进专利技术推广应用的重要方式。为了进一步落实《国家知识产权战略纲要》中明确提出的“促进自主创新成果的知识产权化、商品化、产业化，引导企业采取知识产权转让、许可、质押等方式实现知识产权的市场价值”，需要充分发挥专利实施许可合同备案这种为了促进专利转化而对专利实施许可进行管理的行政手段。

　　为此，建议我国在现有的专利许可备案制度中加入有关“开放许可”或“当然许可”的规定，为专利权人和公众搭建专利转化或推广应用平台，进一步促进专利权的实施和有效运用。也就是说，专利权人可以向国务院专利行政部门提交有关向任何人授予利用发明、实用新型或工业品外观设计的权利的请求。专利权人在提出请求的同时可以将向任何人提供的发明、实用新型或工业品外观设计使用权的许可条件告知国务院专利行政部门，或者在专利权人或许可请求人提出请求的情况下，由国务院专利行政部门规定适当的条件、限制和许可使用费，国务院专利行政部门将开放许可的相关信息予以公布。在专利权人接到根据公布的条件请求实施其专利的通知后，专利权人必须与表示愿意利用所述发明、实用新型或工业品外观设计的人以普通许可的条件签订许可合同。（作者单位：北京集佳知识产权代理有限公司）

　　参考文献：

　　[1]“合同备案更便利更完善”，《经济日报》，2011年8月3日。

　　[2] 高新技术企业认定专利实施许可合同备案须知 [EB/OL][2012-02-01].http://china.findlaw.cn/falvchangshi/zhuanli/zhuanlibeian/zlxkba/17854.html.

　　[3] 最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定。

　　[4] 关于专利许可合同登记制度 [EB/OL][2012-02-01]. http://wenku.baidu.com/view/56d5ccd176a20029bd642d52.html.

　　[5] 张志成，美国知识产权法律、制度与运行的协调 [EB/OL][2012-02-01]. http://www.lawtime.cn/info/shangbiao/shangbiaofalunwen/20111014/102037.html.

　　[6] 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。