文/北京市集佳律师事务所 李永波　

　　在敖谦平诉飞利浦公司等侵害发明专利权纠纷一案经历胜诉又被败诉，再申请再审，引发业内人士广为关注， 其中主要是涉及到对专利实施许可合同中ODM（O r i g i n a l D e s i g nManufacturer 原始设计制造商）的条款理解的问题，针对该条款理解不同而产生不同的解释导致中级法院和高级法院截然不同的判决，也给专利权人在专利实施许可过程中谨慎约定专利权的许可范围和明确界定提起警示。

　　案件简介

　　以敖谦平诉飞利浦案件为例，宁波市中级人民法院认为：深圳和宏公司与敖谦平之间的涉案专利实施许可协议约：定敖谦平同意深圳和宏公司在许可期限与产品范围内将专利技术许可给第三方以OEM、ODM委托加工的方式使用。上述约定的许可对象是深圳和宏公司，其制造、销售的产品对应的亦是深圳和宏公司公司自己的产品而非其他公司产品，协议约定的OEM、ODM亦是深圳和宏公司委托第三方加工的方式，显然不包含本案飞利浦公司委托深圳和宏公司定牌生产的这种O DM关系。依据专利法的规定，被许可人无权允许实施许可合同以外的任何单位和个人实施该专利。故飞利浦公司通过深圳和宏公司定牌生产被控侵权产品的行为，并未获得专利权人敖谦平的许可，已构成侵权；深圳和宏公司提供模具给其子公司实施生产并销售被控侵权产品的行为，也构成侵权。遂判决飞利浦公司和深圳和宏公司停止生产、销售原告敖谦平享有的该发明专利权的产品，共同赔偿原告经济损失80万元，销毁用于生产侵权产品的模具，销毁库存的侵权产品。被告向浙江省高级人民法院提起了上诉。

　　浙江省高级人民法院认定宁波市中级人民法院判决事实认定不清，适用法律不当，遂判决撤销判决，驳回敖谦平的诉讼请求。其主要理由是：本案中被控侵权产品的技术提供者是和宏公司，飞利浦公司仅授权和宏公司在涉案产品上使用其商标和名称，对于产品的技术来源、技术特征、制造、销售以及售后服务等均由和宏公司及惠州和宏公司负责完成。因此，本案的生产模式应当属于O D M方式，承接设计制造业务的制造商惠州和宏公司称为O DM厂商，所生产的产品为O DM产品。专利实施许可合同约定和宏公司可以许可第三方以O E M、O D M委托加工的方式使用专利技术，从该条款字面意思看， 并没有对第三方作限定，也没有限定限定OEM或ODM委托加工的定做方只能是和宏公司，同时合同第一条对“专利产品”定义为合同公司使用抓里技术制造的移动插座、转换器产品，也未限定必须是使用和宏公司商标的专利产品，且根据一、二审查明的事实，专利产品系由惠州和宏公司进行生产，对这一事实作为当时和宏公司员工的敖谦平是知晓并在一审中予以认可的。因此，和宏公司在获得飞利浦公司授权后，仍许可惠州和宏公司作为加工方，接受飞利浦的委托，使用被许可的专利技术，以O D M方式生产标注“P H I L I PS”商标的专利产品，且在该产品上标注了涉案专利号，该行为符合和宏公司将专利技术许可惠州和宏公司以OEM、ODM委托加工方式生产专利产品的约定，应当属于双方专利实施许可合同中认可的许可方式。这样被告就不用承担侵权责任了。两级法院对专利实施合同这一条款解释的不同，导致截然不同的判决。是从合同字面意思解释，还是根据合同签署时当事人的意识表示来解释，是本案的一个关键。在讨论这个问题之前，我们先了解一下OEM、ODM的模式，从而对本案能有一个更好地了解。

　　OEM与ODM之重

　　随着过去30多年的改革，中国的经济得以突飞猛进的发展，由于中国劳动力廉价及原材料成本低廉等因素，中国一度成为世界的加工厂，“中国制造”也响誉世界。然而，进入新世纪以来，主要靠委托加工出口（OEM）等模式的发展开始受制于资源约束、环境压力、劳动力紧张、原材料上涨、劳动力成本增加等问题组合而成的风险与考验，迫使企业由OEM转型到ODM的发展模式。

　　OEM——Original Equipment Manufacture直译是“原始设备制造商”，基本含义是指定品牌合作生产，俗称“代工”或“贴牌”，及产品上标明的品牌生产者一般不直接生产产品，而是利用其掌握的“关键设计或其他核心技术”来负责产品的设计和新产品研究开发，控制和利用销售“渠道”来进行销售。一般情况下其生产能力有限，有时甚至连厂房、生产线都没有，一般通过合同订购的方式委托劳动力低廉的同类产品厂家进行生产，将委托生产产品低价买断，并直接贴上自己的商标进行销售。这种委托他人生产的合作方式即为OEM，承接这加工任务的制造商就被称为OEM厂商，其生产的产品就是O E M产品。这种方式是在电子产业大量发展起来以后才在世界范围内逐步生成的一种普遍现象，苹果、微软、I B M等国际上的主要大企业均采用这种方式。

　　而ODM是随着经济的发展，以前许多纯粹靠廉价劳动力、低成本、高效率的生产制造商发现利用O E M生产的方式利润越来越低，于是开始考虑从O EM走上O DM的道路。O DM——O r i g i n a lDesign Manufacturer， “原始设计制造商”，即某制造商利用自身的设计和生产能力生产出一款产品后，有可能会被另外一些品牌商看中，一般是比较有名的品牌商，其会要求配上该公司的品牌名称来进行生产，又或者稍微修改一些设计(如按键位置)来生产。这样做的最大好处是品牌商减少了自己研制的时间，能够利用他人设计生产的产品，贴上自己的品牌迅速占领市场。有些人也习惯性称这些产品是O E M，实际上应该称之为O DM。例如广州国光电器致力于扬声器、音响等电声电子产品的设计、生产及销售，以前主要做O EM，超过95%的产品出口到美国、欧洲、亚洲等国家和地区，近几年逐步发展起ODM模式，获得了飞利浦、哈门等多家全球著名企业的支持和认同。在工业生产中，在设计、采购、制造、销售这几个产业链条的利润节点中，设计和销售的利润最为丰厚，这也是为什么大部分国际公司一直紧抓不放的环节，也同时是中国企业在转型过程中应该去学习和借鉴的。

　　在企业OEM和ODM模式生产过程中，很多情况下都会牵扯到知识产权的问题，也有不少企业为此所困扰和苦恼。如在O E M委托生产过程中，委托方是否在中国拥有委托生产产品的专利、商标或版权，如果没有，是否会与其他人的在先知识产权相冲突；在ODM设计生产过程中，制造商生产设计的产品是否会与其他人专利权、或著作权相冲突。一般来讲，O E M模式会更多涉及商标问题，O DM模式会更多涉及专利问题。本文主要来讨论一下在专利权人许可其专利过程中，要特别注意在专利许可合同中的ODM条款，以免由于不了解其具体含义而导致自身利益受损。

　　企业合同明确OEM与ODM的重要性

　　根据《专利法》第十一条规定：“专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”

　　那么，在此案中，惠州和宏公司作为O D M生产中的受托方将以实施专利制造的产品贴牌提供给委托方飞利浦公司，飞利浦作为委托方是否构成侵权呢？我们可以将该案情简化为这样一个案例，甲公司是一家国际品牌电器制造公司，以O D M的方式委托境内乙公司电器制造商生产电器，其中所使用一项技术是乙公司受境内另一专利权人丙公司许可的。根据乙公司和丙公司的《专利实施许可合同》约定，乙公司有实施该专利的独占许可的权利。由于市场上出售的甲公司商标的电器使用的专利技术与丙公司的专利相同，丙公司将甲公司告上法庭。此案集中反映了O DM模式生产中涉及的专利权法律问题。在乙公司和丙公司之间有《专利实施许合同》中约定，乙公司有实施专利的权利以及采取专利方法制造产品的权利，并可以许可第三方以OEM、ODM模式委托生产。甲公司与乙公司ODM委托合同中存在两种合同关系：一是商标许可关系——甲公司许可乙公司在其制造的产品上使用其商标，只要乙公司生产的产品是合法的，则甲公司应该没有责任；二是类似买卖关系——乙公司将专利产品卖给甲公司，在这一层法律关系中，由于甲公司并没有直接实施丙公司的专利，只是从乙公司买进了专利产品并实施销售，并且乙公司是有权利实施涉及的专利的。根据“权利用尽”理论，丙公司享有的专利权已经许可给乙公司，而乙公司将产品卖给甲公司时专利权已经用尽了，因此，丙公司再向甲公司主张权利恐怕不能得到支持。当然，如果乙公司没有得到丙公司授权，则甲乙公司承担连带责任在所难免，即便甲乙之间有知识产权的免责条款，则是甲乙公司之间的责任，没有办法对外对抗第三人。

　　所以，在专利权人签署许可专利实施的许可合同中约定被许可方不得以OEM或ODM方式实施该专利，或限定被许可方仅仅可以以自己品牌进行销售，将会避免此类事情的发生。

　　开头提到的敖谦平诉飞利浦公司等侵害发明专利权纠纷一案中，宁波中院和浙江高院对“专利实施许可合同约定和宏公司可以许可第三方以O EM、ODM委托加工的方式使用专利技术”理解有明显不同，宁波中院认为“深圳和宏公司与敖谦平之间的涉案专利实施许可协议约定敖谦平同意深圳和宏公司在许可期限与产品范围内将专利技术许可给第三方以O E M、O D M委托加工的方式使用，上述约定的许可对象是深圳和宏公司，其制造、销售的产品亦对应的是深圳和宏公司公司自己的产品而非其他公司产品，协议约定的O EM、ODM亦是深圳和宏公司委托第三方加工的方式，显然不包含本案飞利浦公司委托深圳和宏公司定牌生产的这种O DM关系。” 而浙江高院则认为“从该条款的字面意思看，并没有对第三方作限定，也没有限定OEM或ODM委托加工的定作方只能是和宏公司”。

　　如果从合同字面意思来看，浙江高院的认定也无可厚非，毕竟敖谦平与深圳和宏公司签订的专利实施许可合同第二条第5款约定：敖谦平同意深圳和宏公司在许可期限与产品范围内将专利技术许可给第三方以O E M、O D M委托加工的方式使用。此处确可以解读为，敖谦平同意深圳和宏公司在许可期限与产品范围内将专利技术许可惠州和宏以ODM方式接受飞利浦委托加工的方式使用。因为此条约定没有明确限定OEM或ODM委托加工的定做方只能是和宏公司。专利权人和宁波中院则认为上述约定的许可应该只解读为“针对的对象是深圳和宏公司，其制造、销售的产品亦对应的是深圳和宏公司公司自己的产品而非其他公司产品，协议约定的OEM、ODM亦是深圳和宏公司委托第三方加工的方式”有缩小限定范围的意思。

　　如果合同双方当事人对合同条款的理解有争议时，应该依照《中华人民共和国合同法》规定的所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。而该专利实施许可合同的内容是清楚的，正如浙江高院解释的那样，做进一步限定的解释是否得当和必要。当然，合同当事人敖谦平说签署合同时的意思表示是许可给深圳和宏公司实施此专利，并由深圳和宏公司许可给第三方以O E M、O D M委托加工的方式为深圳和宏公司生产。可能是对O D M方式的具体涵义不是特别清楚。根据ODM模式的定义，此处如果是深圳和宏公司通过ODM委托加工的方式为深圳和宏公司生产产品，那该是由被委托方来自行设计的产品，可能不会涉及到该专利。当然如果敖谦平知道会有像飞利浦这样知名国际公司通过O D M方式实施此专利，其许可给深圳和宏公司的专利许可费或许就更高。就像唯冠知道购买其i P a d商标的最终是苹果公司，而不是英国的一个空壳I P公司，其心理期望值会高出很多一样。 但根据商业的惯例，敖谦平毕竟和深圳和宏公司签署了“约定和宏公司可以许可第三方以OEM、ODM委托加工的方式使用专利技术”条款，如果说敖谦平当时意思表示只是针对深圳和宏公司，则合同条款当时应该做一些相应的调整。

　　这里提醒合同双方当事人在签署合同时一定要谨慎，要咨询专业的法律人士，以免对合同的一些内容或词语不了解，而导致签署合同后的被动。如果说敖谦平对合同条款存在重大误解，倒是可以考虑是否能解除合同。

　　所以说中国企业在自主创新的发展进程中，特别是在ODM模式生产中，委托方和受托方都应该充分重视相关知识产权的保护问题。对于委托方来说，其在委托合同中应当注意保护自己知识产权，并通过尽职调查等手段来确保委托时不侵犯他人的知识产权，同时也应该要求受托方对知识产权的权属进行充分披露；对于受托方所有，或被许可或通过共同开发或委托受托方开发的第三方来说，应该在合同中明确权利归属或许可方式，对于许可实施专利时，应该对于ODM这种特殊的生产方式在许可合同中予以明确。对于合同中不清楚其定义的内容，一定要咨询专业法律人士，以免日后产生不必要的争执。