关于“直接、毫无疑义地确定”的探讨

2009-03-25
文/北京集佳知识产权代理有限公司　　杨献智

　　我国审查指南中规定：如果申请的内容通过增加、改变和／或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改就是不允许的。

　　禁止申请文件修改超范围是用于确保申请人在申请日时履行其充分公开发明专利申请的义务的条款。该条款通过禁止申请人在申请日之后补充履行这一义务，用于确保申请人和公众的权利和义务之间的平衡。

　　修改不得超出原始申请的范围是指，在发明专利申请的审查过程中，申请人可以对其申请文件进行修改，但是这种修改如果是本领域技术人员从原始申请的范围（包括权利要求书、说明书和附图）内不能直接地毫无疑义地获得，则不能允许。由于世界上多数国家都奉行的是先申请制，因此尽可能早地提出专利申请，尤其是抢在竞争者之前申请，将直接影响到专利权的归属和由此产生的潜在利益的归属，这往往造成一些本身并不十分完善的技术成果也被申请人作为专利申请提出，而申请人可能在后续的专利审查过程中试图加入新的研究成果。这对于在同样的技术领域已经取得一定的研究成果的其他竞争者和社会公众来说都是极不公平的。因此，如果申请人在申请日时并没有提交完善的申请文件，那么只能由其承担无法获取专利权的后果。

　　我国专利法之所以规定修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，是因为我国专利制度采用的也是先申请原则。如果允许申请人对申请文件的修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，就会违背先申请原则，造成对其他申请人来说不公平的后果。但是我国审查指南没有明确上述的立法宗旨。个人认为如果审查指南中明确上述立法宗旨将能够更好地指导审查工作，因为该立法宗旨是限制超范围的修改的真正原因，能够作为总的指导思想来检验判断的结果。

　　我国专利法规定的“记载的范围”包括了两层含义：第一，原申请明确记载的内容；第二，原申请虽未明确记载但能够直接地且毫无疑义地确定的内容。其中的第二层含义是判断修改是否超范围的关键。因此，就有必要进一步阐述“直接地、毫无疑义地确定”的概念。

　　是否可以将“直接地”理解为在原申请中明确记载呢？从上述我国审查指南规定的审查原则可以看出，判断修改是否超范围时，应当包括两个层次的判断过程，首先，判断修改后的内容和原申请记载的信息是否相同；如果不同，则要进一步判断修改后的内容是否可以从原申请记载的信息直接地、毫无疑义地确定。上述第一个过程对修改内容与原申请明确记载的内容进行了比对，而第二个过程中的“直接地、毫无疑义地确定”则是一个整体的判断思路，因此，“直接地、毫无疑义地确定”是一个整体，不能分开来理解。

　　我国审查指南中关于“直接地、毫无疑义的确定”概念在三个相关法条中出现，除判断修改是否超范围的原则中涉及外，还在下述两处提及：第一，新颖性审查基准“相同内容的发明或实用新型”中提到，即“相同的内容应该理解为包括可以从对比文件中直接地、毫无疑义地确定的技术内容”；第二，在优先权核实中的“相同主题”也出现了类似的概念，即在“优先权核实的一般原则”提到“如果在先申请……，而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细叙述，以致于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出，则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。”上述三处涉及的同一概念“直接、毫无疑义地确定”，它们具有同一含义。

　　可以看出“直接地、毫无疑义地确定”的判断主体是“所属领域技术人员”，判断的对象是修改的内容与原申请文件明确记载的内容之间的比较。其中很重要的一点是，所属领域技术人员在判断时应参照申请时的公知常识或惯用技术等，将原申请文件明确记载的内容与公知常识或惯用技术进行合理的结合，在此基础上去判断是否可以直接地、毫无疑义地确定修改的内容。在此，需要指出的是，公知常识或惯用技术在判断过程中起到供参照、辅助判断的作用，并不是意味着可以将公知常识或惯用技术补入申请文件中。

　　综上所述，“直接、毫无疑义地确定”是一个抽象概念，可以理解为原申请隐含公开的信息。作为判断修改是否允许的总体原则，对该概念给出一个实用的解释是很困难的。我国的规定相对更宽泛，有必要加入相关的说明，例如，如何看待原申请，判断时考虑哪些因素等。

　

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