离岸公司海外商标注册困难因素分析

2008-09-03
文/北京集佳知识产权代理有限公司　陈飞

一、前言

　　近段时间，北京集佳知识产权代理有限公司接到很多客户咨询有关离岸公司到其他国家办理商标注册的事宜。由于离岸公司性质的特殊性，导致其办理海外商标注册具有独特性和一定的限制。如法律文件要求、申请基础、保护范围、提交方式等。

　　所谓离岸公司 (Offshore Company)，即指企业或个人为了利用国际优势、进行国际化竞争或达到享有其他优惠的目的，通过合法途径在离岸法域设立或购买的公司。离岸法域是指一些国家或地区为了吸引投资，改善当地经济发展，特别制定离岸公司法，以鼓励世界各地资本到其当地注册，对于企业的营业所得免除或者收取少量税赋，每年仅收取一定的管理费。世界上著名的离岸法域有英属维尔京群岛、百慕大群岛、开曼群岛、巴拿马、毛里求斯、香港等。目前国内公司或个人注册离岸公司的主要目的是避税、方便海外融资并借机上市、规避国内法律和管制、避免欧美关税壁垒、发展跨国业务、到国内返程投资等。

　　据报道，世界上每年约有十四万家离岸公司成立，全世界一半以上的资产属于离岸管辖区，国内公司目前已有超过50000家公司在海外注册离岸公司，这其中不乏中国移动、中国联通、新浪、搜狐等国人耳熟能详的品牌。 针对这些想要走向世界、开展跨国业务、提升企业国际形象、树立国际品牌的公司而言，如何在其他国家获得商标注册是一个十分复杂的问题，笔者就针对这方面问题进行简单的论述。

　　二、实践中的困难

　　1、法律文件要求

　　各国商标主管机关对法律文件要求不一，导致申请人在一些国家办理商标注册时无法提供相应文件或需要花费巨大才能提供。比如一些国家只需要申请人在申请文件上由法定代表人或其它被授权人简单签字或盖章即可，这些国家主要集中在欧洲、中北美洲、东亚和大洋洲等发达国家和地区，因为这些国家十分注重诚实信用原则、商标法律体系十分完善、对商标的利益相关人有充分的救济途径，因此离岸公司在这些国家或地区申请商标所遇到的困难比较小。另一方面，对于那些发展中国家和不发达国家而言，大部分国家和地区要求申请文件公证或者认证，这一要求导致很多离岸公司无法办理到这些国家的商标注册或增加了额外支出，主要的原因是这些离岸法域没有设立相应其他国家的使、领馆导致无法办理认证，同时离岸公司在离岸法域没有实际经营导致公证文件的成本增加，主要是律师费用和来往的通讯费。很多离岸法域不提供商事文件的公证服务也是一大难题。需要公证、认证的国家主要集中在南美洲、中东地区、加勒比地区和非洲。

　　2、申请基础

　　目前，一些国家在办理商标注册时规定需要提供本国或第三国商标基础注册文件，这些国家主要有叙利亚、科威特、埃塞俄比亚、利比亚、孟加拉等。对离岸公司而言，提供一份在离岸法域的商标注册文件是比较困难的。首先是因为在这些离岸法域办理商标注册的程序比较复杂，另一方面是耗时比较长。很多离岸法域是英国以前的属地或领地，因此想要在这些区域获得商标注册，企业必须基于英国商标注册，然后才能申请延伸到该离岸法域请求保护。比如开曼群岛、百慕大群岛等。

　　3、商标保护的范围问题

　　由于某些离岸法域的商标法律体系不完善，并不与世界接轨，其采用的商品和服务分类不是目前世界上大多数国家采用的尼斯分类，如英属维尔京群岛采用50个商品分类、不保护服务类等，因此导致很多离岸公司无法基于离岸法域在他国进行服务商标注册，产生很多不必要的麻烦，也无法真正推动品牌国际化。

　　4、使用证据问题

　　在遇到商标异议、驳回、法院诉讼等复杂程序后，官方一般要求商标申请人提供大量的商标使用证据，包括在基础注册国的使用证据。由于离岸公司一般不在当地进行生产经营活动（大部分离岸法域的相同规定），因此导致很多离岸公司无法提供相应证据，导致商标被撤销或败诉等不利后果。 同时，很多国家还要求对商标使用证据进行公证或者认证，如上述所说，在离岸法域办理公证或认证十分复杂、而且通常费用高昂。

　　5、提交方式问题

　　目前，离岸公司只能进行逐一国家申请，即通过委托各国律师事务所到各国商标主管机关办理商标注册，无法通过马德里商标国际注册体系提交。这样不仅增加了注册成本，而且由于各国商标注册周期长短不一、文件要求不一、各国代理组织质量参差不齐，导致商标申请人商标权利获得保护的不稳定性增加。而众所周知，马德里商标国际注册体系就是针对这些缺点来设计的。

　　三、解决之道

　　实践操作中，对于那些需要文件公证的国家，笔者建议商标申请人在离岸法域当地进行公证。对于那些需要文件认证的国家或地区（主要针对英国前领地和属地），笔者建议商标申请人在当地公证后，再到英国外交部进行认证，然后由各国驻英国大使馆进一步认证。对于其他一些特殊的国家和地区，笔者建议可以到各相应国家驻美国的大使馆办理认证事宜。对于在香港注册的离岸公司而言，可以在香港总商会办理公证，然后在一些国家驻香港的领馆办理文件认证，可以在香港办理领事认证的国家主要有巴林、巴西、埃及、约旦、科威特、巴拿马、沙特、阿联酋、阿根廷、哥伦比亚、阿曼、秘鲁、土耳其、委内瑞拉、也门。 　　申请基础问题，笔者建议商标申请人可以在一些注册周期短、文件要求不高的国家或地区先行注册，如德国、法国、香港等。等这些国家注册证下发后，再继续到其他需要申请基础的国家申请。

　　针对商标保护的范围问题，目前没有一个很好的解决方法，原因是这些条例都是硬性规定，人为因素无法避开。但根据近年来各国和地区商标法的发展来看，越来越多的国家和地区拥有了自己独立的商标法制度、并且采纳了国际尼斯分类，这其中大部分是英属殖民地、领地、属地等，因此我们相信离岸法域的这些国家和地区会不断完善商标法律保护体系，更好的保护国际投资人的利益。

　　关于使用证据问题，由于大多数离岸公司并不真正在注册地实际生产经营，因此肯定是无法提供在离岸法域的使用证据。但根据各国商标主管机关的实践，在原始国的使用证据虽然很重要，但如果离岸公司能够提供在其他国家等世界范围内的使用证据、尤其是提供在产生商标纠纷、侵权的国家的使用证据就更为有利。但使用证据公证、认证问题还是很难获得解决。

　　随着世界经济一体化的趋势不断加剧，国内公司注册成立海外离岸公司或购买壳公司是企业走向世界、开展跨国业务、提升企业国际形象的重要一步，尤其对于那些急于从国际市场融资、获得风险投资、公司海外上市、避免欧美关税壁垒、减少企业经营风险的企业来说，这是目前最好的办法也是具有战略意义的一步棋。但是否这就意味着以离岸公司的名义到海外注册商标是企业树立国际品牌的最好途径呢？笔者认为答案是否定的。原因之一是上述提到的各种实践操作中的困难点；另一方面，笔者认为，一个品牌的价值并不在于它的注册所有人是来自国内还是国外，而是要最终取决于品牌所涵盖的商品或服务的声誉和品质。虽然目前各离岸公司自命名自己的商标为国际品牌，在国内产品上打上XXX海外公司授权生产。

　　授权商标使用监制等字样，看起来非常唬人，这只是纯粹迎合国内很多消费者盲目追求国际品牌的心理。在国内消费者处于懵懂无知的初期状态下，这些企业能够获得一定的成功。但是随着消费者更加理性、对离岸公司的了解越来越多，这种国际品牌的把戏迟早会被戳穿。

　　对于离岸公司在国际贸易中、海外融资中、避税方面、避免贸易壁垒等纯经济活动中发挥的巨大作用，本人深表叹服。但对于利用离岸公司名义到海外申请商标的做法，笔者认为存在很多困难因素和不利因素，同时也是国内企业对自己品牌不自信的表现。实践中，很多离岸公司在国内都存在有一个实体公司用于生产经营、出口或用于在国内的其它经济活动，该实体公司一般是海外离岸公司的控股公司、子公司或其它关联公司。笔者认为，鉴于上述提到的不利因素，在海外设立离岸公司的这些企业完全可以利用在国内的企业提出商标国际申请。 这样企业不仅能够提供相应的商标注册法律文件，因为世界上几乎所有国家和地区在中国都设有大使馆或领事馆，保证了企业顺利到海外进行注册；另一方面，在国内只要提供营业执照或其他证明文件就可以提出商标申请注册，很容易解决商标基础注册事宜；中国采用与国际通行的尼斯商品和服务分类，保证了到国外申请商标包含商品或服务分类的一致性；目前大多数企业的商标都是在国内实际生产使用、在其他有出口的国家和地区使用，因此在提供使用证据时轻而易举；更为重要的是，国内企业可以利用马德里商标国际注册体系办理商标国际注册，可以节省大批费用。

　　离岸公司的设立，是一段时间内企业实施走出去战略的重要一步，但不意味着企业就必须将自己的品牌也以离岸公司的名义去注册。一个品牌的成功，在与企业的不断创新与发展；一个企业的成功，在于其具有民族认同感，因为民族的才是世界的。
 

　

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