——兼评“丁桂”商标行政诉讼案

一、案由：

近期，北京市一中院开庭审理了因注册商标专用权和药品名称冲突引起的一起行政诉讼案件。案情大致如下：第3248395号“丁桂”商标是山西亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“亚宝公司”）2002年申请注册的商标，核定使用的商品为商标注册用商品和服务国际分类第5类片剂、贴剂、膏剂商品，商标专用期为2003年11月21日至2013年11月20日。2005年8月，亚宝公司向武汉市工商局投诉称：武汉市三楚科技发展有限公司（以下简称“三楚公司”）在其生产的治疗儿童腹泻的“腹泻贴”上使用了“丁桂宝”、“丁桂姜”字样，并在其右上方标注“TM”标记的行为侵犯了其注册商标专用权。为准确定性，湖北省工商局向国家工商局报送《湖北省工商局关于“丁桂宝”商标是否侵犯“丁桂”注册商标专用权的请示》。2006年1月27日，商标局发出《关于“丁桂”商标有关问题的批复》（商标案字〔2006〕第13号，以下简称《批复》） ，认定三楚公司侵权。2006年2月23日，三楚公司向国家工商行政管理总局就《批复》提起行政复议，2006年4月12日，国家工商行政管理总局予以维持。2006年7月6日，三楚公司向北京市一中院起诉商标局，2006年9月1日，法院作出一审判决，维持商标局的《批复》。

二、药品商标的注册和使用

1、药品商标注册和使用的历史

1983年4月26日，国家工商行政管理局、卫生部、国家医药管理局颁布的《关于药品必须使用注册商标的联合通知》规定：自1984年8月1日起，药品在市场上销售必须使用注册商标。这是我国最早关于药品名称的管理规定，从此药品作为特殊的商品使用注册商标的规定被各项法律法规承袭下来 。1984年的《药品管理法》第41条规定：“除中药材、中药饮片外，药品必须使用注册商标；未经核准注册的，不得在市场销售。”2001年的《药品管理法》取消了规定药品商标强制注册的规定。2006年，国家食品药品监督管理局颁布的《药品说明书和标签管理规定》第27条规定：“药品说明书和标签中禁止使用未经注册的商标以及其他未经国家食品药品监督管理局批准的药品名称。”

上述历史表明：对于药品行业未注册商标的规定和限制实质上经过了这样一个过程：旧的药品管理法的禁止性规定（药品必须注册商标）—权利限制空白期（新的药品管理法取消强制注册商标）—药监局的禁止性规定（禁止使用未经注册的商标）。

2、药品商标注册的条件

药品商标注册应当符合《商标法》的有关规定，包括：

（1）药品商标不得违反《商标法》第10条的禁止性规定。

（2）药品商标应当具有显著性，不得与他人的在先权利相冲突。

（3）药品的通用名称不得注册。《商标法》第11条规定，仅有本商品的通用名称不得作为商标注册。何为药品通用名称，现行《药品管理法》第50条规定：“列入国家药品标准的药品名称为药品通用名称。”该法第32条还规定：“国务院药品监督管理部门颁布的《中华人民共和国药典》和药品标准为国家药品标准。”

（4）仅仅直接表示药品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志不得注册，但是经过使用获得显著性的除外。

3、药品商标注册的使用

药品商标注册成功后，商标注册人依法享有商标专用权，其专用权以核准注册的商标和核准使用的商品为限。药品商标注册人使用其商标，还须遵守药品管理部门的有关规定，如国家食品药品监督管理局颁布的《药品说明书和标签管理规定》第27条规定：“药品标签使用注册商标的，应当印刷在药品标签的边角，含文字的，其字体以单字面积计不得大于通用名称所用字体的四分之一。”

三、药品注册商标的保护

药品商标注册成功后，商标注册人的商标专用权受法律保护，任何人未经其许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标或者销售侵权商标的或者伪造、擅自制造其注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的或者未经其同意，更换其注册商标并将该更换的商品又投入市场的，或者给其注册商标造成其他损害的均侵犯了商标注册人的商标专用权。

商标注册人或者利害关系人认为他人侵犯其药品商标专用权的，可以按照《商标法》第53的规定向有管辖权的工商机关投诉，或者直接向有管辖权的人民法院起诉，认为构成犯罪的，可积极配合司法机关依法追究犯罪嫌疑人的刑事责任。

药品商标专用权保护的例外，即药品商标注册人不能阻止他人正当使用与注册商标相同的字样。何为正当使用？《商标法实施条例》第49条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”具体到“丁桂”商标案件中，《批复》指出：“据了解，“丁桂儿剂贴”是经过国家食品药品监督管理局批准的一种中药产品名称（国药准字B20020882），丁香、肉桂是该药的成分之一。根据我国中成药的命名规则，复方中成药可以采用主要药材缩合命名，因此，上述商标注册人无权禁止他人在含有丁香、肉桂等成分的药品上使用含有‘丁桂’字样的药品名称，只要这种使用是用以说明药品成分的。”三楚公司之所以败诉，原因有二：一是其使用的“丁桂宝”、“丁桂姜”右上方标注“TM”商标标记，明确将“丁桂宝”、“丁桂姜”作为商标使用，违反了《商标法》第52条的规定，这点已经为法院所确认；二是三楚公司确实存在违法行为，其“生产批件为医疗器械，其产品却为药品，而且注册地址与产地不符” ，经查，“丁桂宝腹泻贴” 和“丁桂姜腹泻贴”的批准文号为“鄂药管械（准）字2002第2260617号”，应当属于地方药监局审批的含药医疗器械类产品，不能作为药品的批准文号来使用。

四、建立减少药品名称和药品商标冲突的协调机制

药品名称和药品商标分属《药品管理法》和《商标法》调整，两者在权利形成和权利保护的立法和司法实践中存在冲突、竞合、重复管制等现象。 一些药品商标注册人在进行商标维权过程中，经常遇到注册商标专用权和药品名称冲突的情况，致使此类案件难以得到及时处理。

药品名称包括药品商品名称和药品通用名称，药品名称与药品商标的冲突，包括：1、药品商品名称和药品商标的冲突，2、药品通用名称和药品商标的冲突。第一种情况容易解决，药品商品名称在商标法意义上被称为药品商标，可以按照《商标法》的有关规定来办理。第二种情况比较复杂，药品通用名称和药品商标都属于通过法定程序确认的权利或者使用利益，涉及国家药品管理局和国家商标局互不隶属的两个国家机关，冲突的具体表现形式为：一是将他人在先的药品通用名称注册为商标，二是将他人在先的注册商标认定为药品通用名称。就前者而言，《商标法》已经规定了救济途径，即可以通过商标争议程序，撤销注册不当的商标，也可以按照《商标法实施条例》第49条的规定，依法主张正当使用的权利。就后者而言，就笔者所知，有关法律并未提供相关的后续救济程序。

鉴于此，笔者呼吁建立协调药品名称和药品商标冲突的机制，具体设计如下：

1、国家药品管理局和国家商标局在进行药品通用名称和药品商标审查时，互相交叉检索对方的数据库。国家药品管理局和国家商标局已经向社会公众在线免费提供了各自的数据库，为这一方案的可操作性打下了坚实的基础。

2、根据保护在先权利的原则，参照《商标法》的有关规定，在《药品管理法》中确立药品通用名称无效制度。

3、条件成熟时，明确药品名称仅由药品注册商标和药品通用名称两部分组成，其中药品注册商标由国家商标局来管理，药品通用名称由国家药品监督管理局管理，这样就可以免去多部门管理带来的混乱。