文/集佳知识产权代理有限公司 王雪

　　中国《专利法》第九条第一款规定，同样的发明创造只能授予一项专利权，从而确立了专利审查中所谓的“禁止重复授权”原则。然而，该原则应理解为“同样的发明创造不能有两项有效的专利权同时存在”，亦或是“对同样的发明创造不能两次授予专利权”，对于审查实践中对该原则的掌握至关重要，但是恰恰似乎难有定论。

　　笔者理解，在中国市场经济持续发展的背景下，根据现实需求进行适合的理解是恰当的选择，这也就是第九条第一款补充规定禁止重复授权例外情况的原因。在该例外情况下，“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”。具体而言，只有同时满足上述如此“苛刻”的条件，才允许“两次授予专利权”。本文讨论的主题正是在于该例外情况在审查实践中的理解和处理。

　　以笔者处理的一件外国申请人的中国发明专利申请（以下称“本申请”）案件为例。在第一次审查意见通知书中，审查员指出，本申请的权利要求1-11所请求保护的技术方案与同一申请人的具有同一优先权日、已授权且专利权尚未终止的中国实用新型专利（以下称“对比文件Y”）的权利要求1-11所保护的技术方案属于同样的发明创造，不符合专利法第九条第一款的规定。进而，审查员还指出，申请人可以通过选择（1）撤回本申请、（2）放弃已授予实用新型专利或者（3）修改本申请权利要求，以克服所指出的该缺陷。

　　经查阅案卷，笔者注意到，申请人于2012年6月22日向中国专利局提交了本申请，并要求了申请日为2011年9月9日的欧洲专利局专利申请（以下称“欧洲申请”）的优先权；并且申请人还于2011年9月15日向中国专利局提交了对比文件Y的实用新型专利申请，也要求了欧洲专利的优先权。可见，这两件中国专利申请具有相同的优先权日，但是并不具有相同的申请日。

　　此外，经过分析，这二者相应权利要求所要求保护的技术方案符合《专利审查指南》中对专利法第九条关于判断同样发明创造的内容，属于同样的发明创造。

　　然而，显然这两件专利申请并非同日向中国专利局递交，并不属于专利法第九条第一款的例外情况。也就是说，审查员在审查意见通知书中指出的用以克服缺陷的第（2）项选择并不恰当，具体而言，申请日是无法通过放弃已授予实用新型专利来克服不符合专利第九条第一款的缺陷的。

　　对于此情况，根据《专利审查指南》第二部分第三章第6.2.2节，“在对一件专利申请进行审查的过程中，对于同一申请人同日（指申请日，有优先权的指优先权日）就同样的发明创造提出的另一件专利申请已经被授予专利权，并且尚未授权的专利申请符合授予专利权的其他条件的，应当通知申请人进行修改”，正确的处理方式是对本申请进行修改，或者撤回本申请。

　　因此，在向申请人转达该审查意见通知书时，提示申请人审查员指出的第（2）项选择是错误的，应仅考虑第（1）项和第（3）项选择。当然，同时也与审查员进行了沟通，审查员也承认了该错误。申请人最终选择对本申请的权利要求进行修改，从而克服了相应缺陷。

　　上述的例外情况除了在《专利法》第九条第一款中进行了规定，还在《专利法实施细则》第四十二条第二款至第五款中做了进一步规定，其中在第二款中规定，“同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未做说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理”。可见，此规定中，对于同日的条件进行了特别说明，该同日仅指申请日，而根据《专利法实施细则》第十一条第二款的规定，“本细则所称申请日，除另有规定的外，是指专利法第二十八条规定的申请日”，也就是说，该同日指的是实际申请递交日，并非优先权日。在与审查员的沟通中，审查员也谈到两件申请具有相同优先权日使其误认为本案属于例外情况。

　　而且，还具体规定了在申请时还必须分别说明已申请另一专利，必须在专利申请请求书中做出相应声明，也就是说，如果在申请时没能做出声明，那么在后续程序中无法补救的。

　　另一方面，作为专利代理人，对于审查员的审查意见，的确应当做出独立判断，向申请人转达的是经过代理人判断的审查意见，而不仅仅是审查员的意见。

　　从本质上讲，专利审查是一种行政审批过程，合规性审查贯穿审查过程始终。专利申请只有符合专利法规定的授予专利的条件（专利法第二章）才能获得授权，然而在行政审批中，则是通过证伪的手段（专利法第三十七条和第三十八条）来满足行政审批效率优先要求的，也就说，若未发现驳回申请的理由则授权（专利法第三十九条和第四十条）。

　　具体而言，审查员在审查过程中始终是以发现非合规性（即缺陷）为目的的，在效率优先原则的驱使下，审查员只要相信其没有发现驳回理由就授予专利权。但是没有发现并不等于不存在驳回理由，在这种情况下，被授予专利权的专利申请只能是在一定程度上合规。为了保护公众利益，通过专利法第四十五条设计了专利无效制度。

　　但是作为专利代理人，应从权利人（客户）的利益出发，在审查过程中应当尽可能对合规性做出独立的判断，这里包括对审查员指出缺陷进行法律适用（审查员意见适当与否）的判断，还包括对于审查员未能指出的缺陷的判断，从而使被授予专利权的专利申请最大程度地合规。

　　当然，在审查过程中，大多数情况还是涉及对审查员意见适当与否的判断。具体地包括判断审查员的审查逻辑是否符合《专利审查指南》中的相关内容，本案中审查员给出的意见就存在不符合审查指南的问题。

　　以上，笔者通过实际案例提出了自己对专利法，特别是专利法第九条第一款的理解，希望能够得到同仁的批评指正。