文/北京集佳知识产权代理有限公司 韩宏星

　　与其他国家一样，印度规定一件专利申请必须涉及单一发明并基于单一发明构思。在专利申请审查中，这一标准受到非常重视，如果一件申请涉及多个发明，则可能会遇到“发明缺乏单一性”的反对意见。 如果存在多个发明，可能涉及提交分案申请的问题。换句话说，当一件专利申请中有多于一项与单个发明不相关的发明时，需要对申请进行分割，以使得单个申请中仅包含一件发明。

　　然而，在分案申请方面，印度形成了其独特的实践。在其他国家可行的分案申请策略和实践经验，在印度可能并不可行。而近年来，印度专利法规也在不断调整，尤其是随着2024印度专利修正条例（“Patents (Amendment) Rules,2024”）的实施，印度专利分案申请的规则也面临重大调整。

　　在此，笔者介绍此前适行的印度分案规则，并介绍近年来引起规则改变的几个重要案例。

　　1.此前的分案规则

　　印度专利法中Section 7, Section 10(5）和Section 16(1)对分案做出了规定。

　　Section 7规定，每一件专利申请只应针对一项发明。Section 7 (1A)规定指定印度的PCT国际申请也视为该法条下的申请。Section 10(5)规定完整说明书的权利要求应涉及单一发明，或者涉及形成一个单一发明构思的一组发明。Section 16(1)则是关于分案最重要的法条：

　　Section 16 (1)

　　Power of Controller to make orders respecting division of application

　　1.A person who has made an application for a patent under this Act may, at any time before the grant of the patent, if he so desires, or with a view to remedy the objection raised by the Controller on the ground that the claims of the complete specification relate to more than one invention, file a further application in respect of an invention disclosed in the provisional or complete specification already filed in respect of the first mentioned application.

　　对此法条，印度专利审查指南（“Manual of patent office practice and procedure”）明确指出“Claims of divisional application(s) shall be based on the claims of first mentioned (or earlier application for the matter) from which instant application is divided out and no addition of claims, which do not fall within the scope of said claims, is allowable”。显然，根据此要求，分案申请的权利要求必须基于较早申请（即本分案申请从其所分出的申请）的权利要求。也就是说，分案申请的权利要求不能脱离母案申请权利要求的范围。

　　此外，Section 16(2)还规定进一步申请（即分案申请）应附有完整的说明书，但该完整说明书不应包括任何未在第一次提交的申请中披露的实质内容。Section 16(3)规定专利局可以要求对原始申请或进一步申请的说明书进行必要的修改，以确保任何一个申请都不包含另一个申请的权利要求。

　　根据对Section 16的解释，分案申请视为与母案申请（第一次申请）具有相同的申请日，分案申请应作为实质性申请进行，并在规定期限内提出审查请求。

　　以下几个案例对分案申请的实践有重大影响。

　　第一个案例是ESCO公司的行政上诉案（ESCO Corporation v. Controller of Patents and Designs, New Delhi），申请人ESCO公司向印度专利上诉委员会（IPAB）提交了上诉。

　　案件事实：

　　第一次母案申请是4702/DELNP/2005，第二次分案申请是8094/DELNP/2008。在母案申请中提交了56项权利要求，其中权利要求1-46涉及“磨损组件”，权利要求41-52涉及“磨损部件”，权利要求 52-56 涉及“将磨损部件附接至支撑分支的方法”。审查过程中权利要求进行了多次修改，最终将先前的权利要求替换为34项权利要求，其中权利要求1-14涉及“磨损组件”，权利要求15-19涉及“方法”，权利要求20-28涉及“锁”，权利要求29-31涉及“楔子”，权利要求32-34涉及“磨损部件”。

　　随后，在第一次审查报告（FER）中提出了反对意见，指出“权利要求20-34与权利要求1不一致。鉴于多个独立权利要求，说明书中未公平地确定本发明的性质”。申请人随后提交了一份分案申请8094/DELNP/2008，其中包含权利要求20-34。此后，在分案的FER中提出了反对意见，指出“权利要求13至15不符合1970年专利法第16(3)条”。权利要求13-15涉及母案申请的修改后的权利要求组中的权利要求32-34的“磨损部件”。在答复中，申请人对权利要求进行了修改，仅保留权利要求13-15作为分案申请中的权利要求1-3。

　　由此，该分案申请根据第16(1)条被驳回，意见中指出权利要求1-3不涉及与母案申请中的权利要求不同的发明，因为磨损部件已经是母案申请中要求保护的磨损组件的特征。因此，此分案申请是非法的。

　　对此，IPAB批准了上诉，并指出，“对母案申请的逻辑评估表明，在进行适当修改后，这是允许同一申请中的所有权利要求1-34的合适案例，因为它们涉及单一发明构思类别。但基于专利局长（Controller）的反对，上诉人（从母案申请中）移除权利要求并提交了该分案申请，其权利要求组被认为超出了原申请权利要求的范围。我们注意到，一旦分案申请被允许，就不会出现重复授权的情况”。

　　另一个案例是勃林格殷格翰的行政上诉案（Boehringer Ingelheim vs. The Controller of Patents），在上诉中专利局长被新德里高等法院驳回。

　　案件事实：

　　申请人勃林格殷格翰最初提交了包含18项权利要求的申请。鉴于FER中提出的意见，申请人于2014年3月24日提交了对FER的答复以及包含3项权利要求的修改权利要求。其后，申请人于2015年3月20日和2016年2月18日提交了两份Form-13，并提交了两次进一步（主动）修改。 2015年，申请人要求保护涉及DIPP IV抑制剂与二甲双胍的药物组合的权利要求1-11，在2016年申请人将权利要求1-11修改为当前的权利要求1-15，其涉及DIPP IV抑制剂与替米沙坦的药物组合。2017年7月5日，PTO根据2014年3月24日提交的权利要求发出了口审通知。口审通知拒绝了2015年和2016年提交的修改，因为对权利要求进行的修改超出了之前记录的权利要求的范围。口审于2017年8月举行，申请人针对反对意见进行了答复，随后申请人于2017年9月4日提交了分案申请，并于2015年提交了权利要求1至11，于2016年提交了权利要求1至15。

　　专利局长发布了驳回本申请的决定，指出最初提交的权利要求的保护范围，即单独使用式I或式II的DPP IV抑制剂或与其他活性物质组合使用并不能扩展到对DIPP IV抑制剂与二甲双胍/替米沙坦的药物组合的保护，因为修改后的权利要求内容的这种变化并未完全落入原始提交的权利要求的范围内。此外，所述修改不能被视为通过“具体放弃”（disclaimer）、更正、澄清或解释的方式完成，因为权利要求类别发生了明显变化，其中“用途权利要求”被修改为“产品权利要求”。

　　此外，对于提交的分案，发出了FER，并且申请人对反对意见进行了答复。 此后，提出了授权前异议并发出了口审通知。在提交了书面答复后，该分案申请被拒绝，原因在于分案本身不可能被允许，因为修改已经在母案申请中被审查并被拒绝，并且相同的权利要求不能在另一申请中被允许。

　　印度新德里高等法院驳回上诉，称由于母案申请中不存在“多项发明”，因此不能提交本案的分案申请。此外，源自马库什公式的原始“DIPP IV抑制剂”，以描述其用途和治疗方法的各种排列和组合，仅在说明书的实施例中提及，不能被允许作为单独的产品权利要求在分案申请中被保护，因为母案申请中并没有产品权利要求。母案申请中的权利要求仅涉及方法或用途，而分案中的权利要求涉及“产品”，即药物或其组合。 一旦产品权利要求没有在原申请的权利要求中寻求包含而仅在说明书中公开，则该产品应被视为“放弃”。 因此，母案申请不能被解释为包含“多项发明”，即可以通过分案申请获得专利的全新产品权利要求。

　　在上述案件确立的分案规则下，分案的权利要求必须来自母案的权利要求之中。如果想要提分案的权利要求的技术方案并未包含在母案权利要求之中，则实践中需要通过主动修改的方式补充进母案的权利要求之中。考虑到印度专利法第59条规定的申请文件修改规则被限定为“部分放弃”、“订正”和“说明”三种情况，且这种修改还须属于“插入事实”的情况才被允许，其他目的的修改一概不被接受。另外，印度也不允许扩大权利要求保护范围的修改，这是与其他很多国家的实践要求一致的。因此，要实现通过主动修改的方式补充进母案的权利要求之中，最好是在FER发出之前通过主动修改来进行。

　　另一方面，提交分案的时间点需要考虑分案的目的。

　　首先，根据Section 16(1)的规定，提交分案的时间点应该是在授权之前的任何时间。由于印度授权通知在发出之前并未有任何预告通知，因此一旦发出授权通知即失去分案时机。为避免“突然死亡”，要尽量避免不可预知的授权通知突然发出。

　　如果分案属于主动分案，其目的是延长审查周期，使申请尽可能处于pending状态，甚至希望根据竞争对手产品去调整专利保护范围，则可根据母案情况区别考虑。对于母案提交时未同时提实审请求的，母案当前未被审查，则可以在临近优先权日31个月期限（注：2024年印度专利修正法案修改为31个月，原来提实审期限是48个月）时提交分案申请，在分案递交后6个月内提实审（依据Rule 24B (1)(iv)），以最大限度延长审查周期。对于分案时母案已请求实审但未发出FER的，操作同上，即仍在临近优先权日31个月期限时提交分案申请，并在分案递交后6个月内提实审。对于提交分案时母案已收到FER但尚未答复的，则在递交分案同时必须提交实审请求，分案建议在临近母案FER答复期限时提交。

　　如果分案属于被动分案，是基于审查意见中指出的缺乏单一性问题，且申请人认为有必要提出分案申请，则分案可以随答复意见一起提交，以免答复审查意见后母案申请马上被授权从而失去分案提交时机。

　　如果分案属于主动分案，其目的是想要保护母案中未被写入权利要求中的方案，则首先须对母案的权利要求书进行改造，即先通过主动修改将分案中欲增加的权利要求补入母案权利要求书中，然后在答复审查意见时删除主动增加的权利要求，待完成母案OA答复之后随机提交分案申请，如果母案申请已经发出OA且已答复，则可以通过对OA进行补充答复的方式增加欲在分案中增加的权利要求，然后再删除母案申请中增加的权利要求，随即尽快提交分案申请。

　　2.关于附加专利

　　另外，印度还存在一种独特的“附加专利”（“patent of addition”）的形式。附加专利适用在母案申请中已经披露的任何改进或修改。专利权人或专利申请人可以对其已经提交专利申请或已被授予专利的发明进行任何改进或修改，单独提出附加专利申请。专利局长可以应申请人的请求，授予该改进/修改以专利权。附加专利具有与原母案申请相同的优先权日。附加专利是有经济效益的。在印度，除非根据专利权人的要求撤销主专利（即基于母案申请获得的专利）并且将附加专利转换为独立专利，否则无需为附加专利支付单独的维持费。换言之，附加专利是依附于主专利而存在的。

　　另一个好处是，附加专利所涵盖的对主专利的改进不会因为缺乏创造性而被主专利或专利申请宣告无效。审查员不能引用主专利或母案申请来表明附加专利缺乏创造性。然而，审查员可以引用主专利或母案申请来证明缺乏新颖性。在这一点上，附加专利可能有点类似于美国的继续申请（CA），两者都不能引用母案来质疑创造性。

　　鉴于印度分案申请的特殊性，在错过分案时机的情况下，或者在申请说明书中存在着未被写入权利要求中的希望特别保护的技术方案且失去补充写入权利要求的机会的情况下，可以考虑申请附加专利。需要注意的是，附加专利申请可以在主专利的申请同日申请或其后提交申请，但是只能在主专利授权之后才能被授权。另外，在专利保护期方面，附加专利随主专利一起届满。因此，申请人希望通过附加专利延长保护期或实现“长青专利”的愿望是无法实现的。另外，附加专利也存在“转正”的可能性，就是在主专利被撤销的情况下，附加专利可以应专利权人请求转换为独立专利，并且需支付主专利未支付的年费部分。

　　显然，上述在母案申请中补充权利要求的各种操作虽然属于申请人在专利制度之内的合理操作，但毫无疑问为申请人带来了大量的程序负担和费用，也造成审查资源的耗费，因此这样的制度规定存在着不合理性。相反，在世界上其他大多数国家和地区，基本上都没有这样的规定。世界上现行的通例是，只要完整的说明书涵盖了分案所要保护的技术方案即可，而不必要求这些方案是记载在权利要求书中，还是仅仅记载在狭义的说明书中。无论是欧洲，中国还是美国，对于记载在狭义说明书而未记载在权利要求书中的技术方案，都可以成为分案权利要求的来源。

　　3.先正达案的重大改变

　　然而，上述案件确定的分案规则在先正达案的裁定后出现了过山车般的反转。

　　2023年10月13日，新德里高等法院在对先正达有限公司（Syngenta Limited）诉专利局长一案（Syngenta Limited v. Controller of Patents and Designs (471/2022)）中，提到了上述两起案件。在本案中，分案申请7059/DELNP/2011是根据母案申请6114/DELNP/2005提交的。分案申请 7059/DELNP/2011被专利局驳回。先正达随后向高等法院提出上诉，其中提到了“申请是否属于第16条和第2(1)(ja)条的范围”。此外，申请人答复称，将包括D1至D9在内的所有现有技术与本发明区分开来以满足法案第 2(1)ja条的要求应该以这样的方式进行解释：避免系统中出现任何不一致的不确定性和摩擦，并且如果申请人代理人提出的解释适用，则应允许申请人享有不受限制的时间来使其申请符合该法第21条第(1)款的规定。

　　根据新德里高等法院的判决，有以下结论：首先，专利局长关于专利申请缺乏单一性的反对意见不再是维持分案申请的必要条件；其次，分案申请的主题不需要局限在原始权利要求的范围内，而是只要分案权利要求得到原始提交的整个说明书的支持即可；同时，先前在勃林格殷格翰案中关于分案申请的结论被推翻；此外，新德里高等法院还就区分“不同发明”的标准向申请人提供指导，这是维持分案申请的基础。此外，法院还指出，对于第16条第(1)款允许提交分案申请的情况，即使是对临时申请的说明书中披露的发明也是适用，因为临时说明书可以不包括任何权利要求。

　　根据先正达案的法院结论，分案申请不再限于因单一性问题的被动分案，而是明确可以是基于申请人意愿的主动分案。这在很大程度上解决了实践中申请人主动分案前景不明的困扰问题。事实上，专利法Section 16(1)规定的很明确，分案两种情形是用“or”连接的，先正达案的结论并非改变专利法的规定，而是确认了专利法的原则。

　　更为重要的是，在先正达案裁决后，申请人可以期待在印度进行专利申请和布局时在策略上拥有更大的灵活性。先正达的裁决澄清了第16(1)条并未在条款中使用“已披露和要求保护的”或“已要求保护的”一词，而只是提及“在临时或完整说明书中披露的发明”。此外，高等法院已明确表示，“未被要求保护的即为被放弃的”的原则只适用于侵权情况，并不适用于权利要求起草和专利审查。

　　与此案结论相一致，印度也在2024年专利修订条例中完成了对分案申请的修改。根据修订后的规则，专利申请人可以自愿提出分案申请，要求保护在先前的临时、完整申请或先前提交的分案申请中披露的内容。也就是说，分案申请的内容不仅可来自权利要求书或说明书，还可来自母案申请、临时申请甚至在先的分案申请。

　　对于申请人来说，对于特别重要的发明，可能更需要尽可能长时间地维持申请处于悬而未决状态（pending），尤其是对于医药等领域的申请来说。在美国可以通过分案申请、继续申请、部分继续申请等形式使申请进行延续和维持。印度没有继续申请，之前仅仅为延长审查和维持审查状态而提出分案申请受到很大的显著。在先正达案后，相信印度分案申请将去掉紧箍咒，进入相对宽松的阶段，缩小与世界上其他主要国家在保护程度和保护方式上的差异。以前在其他法域可用的分案策略，预计也将可容易地适用在印度。

　　参考文献：

　　1.The Patents Act,1970

　　2.The Patents Rules,2003

　　3.LexOrbis,The evolving divisional patent filing trends in India,

　　https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=dad42222-c3e9-44a0-a49a-b03047a7acfd

　　4.LexOrbis,Leveraging divisional applications in India: facts to be considered,

　　https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0e5374bb-abf9-4995-8374-cc95198e503c

　　5.Obhan & Associates, Patent (Amendment) Rules, 2024: Key Changes,

　　https://www.lexology.com/LIBRARY/DETAIL.ASPX?G=8F58D640-B541-4286-827A-06DA5349AF44