文/北京市集佳律师事务所 戈晓美 李洪江

　　摘要：依据现行的专利无效请求审查判断标准，推定专利权人在无效宣告程序中主动缩小的专利权保护范围为自始无效存在多数情况下适用，但少数情况下适用存在不妥之处，甚至《无效宣告请求审查决定书》（参见下图）首页列明的三种结论不足以涵盖对于专利权利要求是否有效的判定的种种情况。尤其是在基于已有的无效决定的认定，已经可以判断：即便当时专利权人不进行某些主动缩小，无效请求人针对原权利要求书的无效请求的理由和证据也不能成立的情况下，特别是在解决同一发明创造由不同类型专利保护的衔接时，认定“维持专利权部分有效”才是合理的。

　　以下笔者将结合相关法律规定及具体的案例进行如下分析：

　　一、看法律规定

　　根据《专利审查指南》（2010年版）第四部分第三章第5节中规定的专利无效宣告审查标准：

　　1. 针对发明或实用新型专利权

　　如果请求人针对一件发明或者实用新型专利的部分权利要求的无效宣告理由成立，则无效宣告请求审查决定应当宣告上述无效宣告理由成立的部分权利要求无效；

　　如果请求人针对一件发明或实用新型其余权利要求（包括以合并方式修改后的权利要求）的无效宣告理由不成立，则无效宣告请求审查决定应当维持上述无效宣告理由不成立的部分权利要求有效。

　　2.针对外观设计专利权

　　对于包含有若干个具有独立使用价值的产品的外观设计专利，

　　如果请求人针对其中一部分产品的外观设计专利的无效宣告理由成立，则无效宣告请求审查决定应当宣告无效宣告理由成立的该部分产品外观设计专利无效；

　　如果请求人针对其余产品的外观设计专利的无效宣告理由不成立，则无效宣告请求审查决定应当维持其余产品的相似外观设计有效。

　　又，《专利审查指南》第四部分第三章2.2当事人处置原则部分载明：在无效宣告程序中，专利权人针对请求人提出的无效宣告请求主动缩小专利权保护范围且相应的修改文本已被专利复审委员会接受的，视为专利权人承认大于该保护范围的权利要求自始不符合专利法及其实施细则的有关规定，并且承认请求人对该权利要求的无效宣告请求，从而免去请求人对宣告该权利要求无效这一主张的举证责任。

　　专利无效的法律效力：

　　根据《专利法》第47条的规定，被宣告无效的专利权视为自始不存在，但是被维持的部分（包括修改后的权利要求）也同时应视为自始即存在。

　　基于以上规定，似乎可以得出结论：

　　专利权人在无效宣告程序中主动缩小的专利权保护范围，视为专利权人承认大于该保护范围的权利要求自始不符合专利法及其实施细则的有关规定，并且承认请求人对该权利要求的无效宣告请求，该部分专利权保护范围应被宣告无效，视为自始不存在。

　　二、看实务案例

　　案例1：

　　在笔者代理的第5W110092号实用新型专利无效宣告案件（详见第31016号无效决定）中，专利权人进行了合并式修改，复审委认可了专利权人对于权利要求书的修改方式，审查的基础为专利权人修改后的权利要求1-17，认定：请求人的无效宣告请求理由均不成立，决定在专利修改后的权利要求1-17的基础上维持该实用新型专利权有效。

　　最终决定：宣告专利权部分无效。

　　案例2：

　　在笔者代理的第4W104636号发明专利无效宣告案件（详见第32478号无效决定）中，专利权人删除了独立权利要求27（原权利要求书共29项），专利复审委确定审查基础是专利权人修改后的权利要求1-28，认定：请求人的无效宣告请求理由均不成立，决定在专利权人修改后的权利要求1-28的基础上维持该发明专利权有效。

　　最终决定：宣告专利权部分无效。

　　在以上两案中，复审委仅针对修改后的权利要求书进行了审查，并认定：

　　针对修改后的权利要求书，请求人的无效宣告理由均不成立，进而维持了修改后的权利要求的有效性；

　　针对专利权人主动缩小的专利权保护范围部分，适用了前述规定：视为专利权人承认大于该保护范围的权利要求自始不符合专利法及其实施细则的有关规定，并且承认请求人对该权利要求的无效宣告请求，该部分专利权保护范围应被宣告无效。

　　于是，最终作出了“宣告专利权部分无效”的审查决定。

　　然而，根据上述“判定方法”，我们不禁追问：

　　对于专利权人主动缩小的那部分权利要求，在复审委并未就专利权人主动缩小部分的权利要求进行审查的基础上，径直得出专利无效的结论是否正确？

　　三、法律分析：

　　以下笔者将从实践中专利权人修改权利要求文本的初衷来分析上述观点的合理性：

　　在实践中，深究专利权人在专利无效程序中进行的主动缩小权利要求保护范围的原因，

　　一方面，包括专利权利人认为请求人提供的无效请求的理由和证据足以破坏权利要求的可专利性，而默认请求人对该权利要求的无效宣告请求成立的情况。这种情况，专利权人不愿或者不敢让其所有的专利权经受再次审查，可以视为承认大于该保护范围的权利要求自始不符合专利法及其实施细则的有关规定，并且承认请求人对该权利要求的无效宣告请求。因此，在多数情况下，将专利权人在无效宣告程序中进行的主动缩小权利要求保护范围的部分视为自始无效是合理的。

　　另一方面，部分专利权人主动缩小保护范围的原因是在于：虽然权利人本人认为目前的权利要求是符合授权条件的，但是为了加强权利的稳定性，减小时间和成本的消耗之考虑，而无可奈可地“主动放弃”某权利要求。

　　毕竟，专利权是否符合专利法规定的授权要求，不同的审判者可能会有不同的观点。很多无效案件在经历了复审委的无效程序后，再去打行政诉讼的一审、二审甚至申请再审，这将是一个漫长的周期，尤其对于很多中小企业不愿意承担这种“不确定的风险”。于是，无可奈何地“主动缩小”保护范围，这是很多专利权人在现实世界中作出的利弊权衡，是对于时间、成本及商业价值等多种因素综合考虑后作出的“放弃”。那么这种情况下，将专利权人主动缩小的专利权保护范围径直视为专利权人承认大于该保护范围的权利要求自始不符合专利法及其实施细则的有关规定，并且承认请求人对该权利要求的无效宣告请求，显属不当。

　　事实上，基于已有的无效决定的认定，可以判断，即便当时专利权人不进行某些主动缩小，无效请求人针对原权利要求书的无效请求的理由和证据也不能成立。专利权人是过于小心谨慎，不愿卷入诉累，是善意的、无可奈何地“主动放弃”。

　　再一方面，专利权人主动缩小保护范围还可能是出于其他方面的考虑，如为了使同日申请的发明和实用新型的保护范围不同。在笔者代理的第5W110092号实用新型专利无效宣告案件中作出的修改即是出于这种考虑。将发明和实用新型的权利要求的保护范围修改为不同，便可以获得多个保护层次及多种专利类型的专利权。

　　四、结论

　　由以上分析可知，专利复审委对于未经审查的权利要求径直认为该部分专利权利要求无效，并径直认为专利权人主动缩小专利权保护范围视为专利权人承认大于该保护范围的权利要求自始不符合专利法及其实施细则的有关规定，并且承认请求人对该权利要求的无效宣告请求在多数情况下可以适用，但少数情况下适用是不妥的。

　　特别是，在基于已有的无效决定的认定，可以判断，即便当时专利权人不进行某些主动缩小，无效请求人针对原权利要求书的无效请求的理由和证据也不能成立的情况下，特别是在解决同一发明创造由不同类型专利保护的衔接时，认定“维持专利权部分有效”才是合理的。