文/集佳知识产权代理有限公司 韩雪

　　【本案要旨】

　　当事人主张享有在先著作权时，应当对著作权归属进行举证。司法实践中，仅有著作权登记证书（特别是著作权登记时间晚于系争商标申请日的著作权登记证书）不足以确定著作权归属。但人民法院可以结合案件事实及当事人提交的其他涉及著作权的底稿、原件、合法出版物等其他权属证据，在无相反证据推翻的情况下，对著作权权属进行推定。

　　【案情介绍】

　　第4731158号“ cromia及图”商标（下称系争商标，如图）由李朝熙于2005年6月20日向国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）提出注册申请，2009年5月7日核准注册，核定使用在第25类“服装；婴儿全套衣；游泳衣；足球鞋；鞋；帽子；婚纱；手套(服装)；领带；皮带(服饰用)”等商品上。

　　“cromia及图” 商标（下称引证商标，如图）由意大利拉瓦瑞兹恩佩利特瑞股份有限公司（下称意大利拉瓦公司）于2004年1月5日创作完成，并于2004年3月率先于意大利公开使用在箱包等产品上。

　　2013年3月22日，意大利拉瓦公司向国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商评委）对系争商标提出争议申请。其主要理由为：系争商标与申请人享有著作权的作品完全相同，系争商标侵犯申请人在先著作权，依据《商标法》第三十一条、第四十一条第二款规定，请求撤销系争商标的注册。

　　意大利拉瓦公司提供的主要证据包括：意大利拉瓦公司与设计公司（MEZZO CIELO S.P.A.）于2003年12月12日就作品创作达成的协议书公证认证件、双方于2012年9月21日签署的关于原创作品著作权归属的协议书公证认证件、意大利拉瓦公司为其作品支付费用的发票公证认证件；基于商标权的保护声明公证认证件；设计者发表的委托作品所有权声明及作品说明书；2004-2005年发表申请人“CROMIA”标识的相关时尚杂志；著作权登记证（登记日期为2013年4月27日，晚于系争商标注册日期）。

　　商评委作出（2014）商评字第048998号裁定，认为：意大利拉瓦公司与2003年12月12日委托Mezzo Cielo S.p.a.设计《CROMIA》美术作品，意大利拉瓦公司与2004年4月开始陆续向Mezzo Cielo S.p.a.支付费用，且至迟于2004年10月开始在国外相关杂志上将上述作品作为商标进行广告宣传，之后又进行了著作权登记，由此可以认定意大利拉瓦公司以委托作品著作权人的身份对《CROMIA》美术作品享有著作权。系争商标与意大利拉瓦公司所享有著作权的作品已构成实质相同，李朝熙在未经意大利拉瓦公司允许的情况下，将意大利拉瓦公司享有著作权的作品作为商标进行注册，损害了意大利拉瓦公司的在先著作权，故系争商标的注册已构成《商标法》第三十一条所指的损害他人现有的在先著作权至情形。商评委依据《商标法》第三十一条、第四十一条、第四十三条的规定，裁定系争商标予以撤销。李朝熙不服上述裁定，提起行政诉讼。

　　【判决】

　　2015年12月1日北京市第一中级人民法院审理认为：著作权也属于《商标法》第三十一条所称的在先权利的一种。意大利拉瓦公司于2003年12月12日委托Mezzo Cielo S.p.a.设计《CROMIA》美术作品，意大利拉瓦公司于2004年4月开始陆续向Mezzo Cielo S.p.a.支付费用，且至迟于2004年10月开始在国外相关杂志上将上述作品作为商标进行广告宣传，之后又进行了著作权登记，由此可以认定在系争商标与意大利拉瓦公司所享有著作权的作品已构成实质相同。李朝熙在未经意大利拉瓦公司允许的情况下，将意大利拉瓦公司享有著作权的作品作为商标进行注册，损害了意大利拉瓦公司的在先著作权。李朝熙的相关主张没有事实和法律依据。一审判决（（2014）一中知行初字第8004号判决书）维持了商评委第048998号裁定。

　　【案件评析】

　　首先，《商标法》第三十二条（2001年《商标法》第三十一条）规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。对于该条款前半段的“他人现有的在先权利”大致可归纳为：在先其他知识产权，如著作权、外观设计专利权、商号权；在先其他民事权利，如姓名权、肖像权、企业名称权等；其他新型权利，如域名权等。同时，《商标审查及审理标准》规定：未经著作权人的许可，将他人享有著作权的作品申请注册商标，应认定为对他人在先著作权的侵犯，系争商标应当不予核准注册或者予以撤销。本案的首要焦点问题是怎样认定当事人主张的在先著作权的权属。而根据“谁主张，谁举证”的原则，意大利拉瓦公司在本案中负有提交证据证明其拥有相关美术作品的著作权的责任。

　　第二，2014年《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》关于在先权利保护问题中第22条规定：商标标识设计底稿、著作权登记证书、商标标志委托设计合同、著作权转让合同等，可以作为确定商标标志著作权归属的初步证据。第23条规定：仅有商标异议或无效申请后取得的著作权登记证书，不足以证明作品著作权归属。因而，仅凭著作权登记证书，特别是著作权登记时间晚于系争商标申请日的著作权登记证书，很难直接认定著作权人及其作品完成的时间。但是，实践中对于公开发表的作品，通常被认定可以证明著作权的归属。因此，能够证明申请人对享有著作权的作品早于系争商标申请日的公开使用的证据材料可以作为前述证明在先著作权的证据材料的补充证据，进一步证明申请人的在先著作权。此外，对于证明在先著作权的其他证据材料，如商标标识设计底稿、商标标志委托设计合同、申请人支付设计公司的付款信息、双方往来邮件、信函、著作权转让合同、公开使用的证据材料等，首先，其完成或发生的时间需要早于系争商标申请日；其次，其证据材料本身需要为原件、或经公证的复印件，域外证据还需要经过认证证明程序。

　　本案中，虽然意大利拉瓦公司的著作权登记时间晚于系争商标申请日，但是意大利拉瓦公司同时提交了其他旨在证明著作权归属的补充证据材料。首先，意大利拉瓦公司提交了其与设计公司（MEZZO CIELO S.P.A.）于2003年12月12日就作品创作达成的协议书公证认证件；其次，意大利拉瓦公司提交了自2004年10月开始，意大利拉瓦公司为《CROMIA》作品支付费用的发票公证认证件；第三，意大利拉瓦公司提交了2004-2005年发表申请人“CROMIA”标识的相关时尚杂志；第四，意大利拉瓦公司提交了设计者（MEZZO CIELO S.P.A.）发表的委托作品所有权声明及作品说明书。这些证据材料与著作权登记证书一起，形成了完整的证据链。

　　第三，对于系争商标是否损害了作品著作权的判断，在实践中没有明确的标准，通常以双方是否构成实质性相似作为判断标准。本案系争商标及引证商标均由文字及图形构成，双方图形的设计细节和视觉效果，构成文字和文字字体，图文的组合方式、整体效果等方面高度近似，已构成前述的实质性相似。

　　最终，在李朝熙未提交相反证据的情况下，法院认定意大利拉瓦公司在系争商标申请日前已享有对《CROMIA》美术作品的著作权，并且李朝熙在未经意大利拉瓦公司允许的情况下，将意大利拉瓦公司享有著作权的作品作为商标进行注册，损害了意大利拉瓦公司的在先著作权。

　　值得注意的是，该案中，意大利拉瓦公司对于引证商标没有在我国的在先商标注册或申请。且系争商标指定使用商品与申请人在先使用的商品有一定差异，属于不同类别的非类似商品。但是从裁定结果可见，法院及商评委突破了商标法意义上的商品类别限制，支持了意大利拉瓦公司的主张。

　　我国的商标制度实行以申请在先原则又称注册在先原则的制度。但实践中，屡屡发生已在先使用、但未被认定为驰名的已注册及未注册商标被他人在相同类似或具有一定关联性的商品或服务上抢先注册的情况。众所周知，一个品牌的设计及拓展往往凝聚了品牌所有人极大的精力及经济的投入。一个成功的品牌承载了其所有人的企业商誉。商标一旦被抢注，品牌所有人不仅很可能因此无法再继续使用其商标，也可能因为商标相同或高度近似而导致消费者对于商品或服务的来源产生误认，对品牌所有人的正常商业经营活动造成影响，乃至给品牌所有者的今后其他相关领域的市场开拓造成阻碍。尽管《伯尔尼公约》规定，成员国内不论是否申请了著作权登记，著作权人的著作权都应该受到保护。但是从商标保护的角度出发，仍然鼓励著作权人当对其著作权予以重视，尽早对标识进行公开性使用，及时对标识进行著作权登记，并作为商标进行注册，以便获得商标权和著作权的双重保护，可以更加充分地保护其合法权益，同时制止恶意注册和不正当竞争。