文/集佳知识产权代理有限公司 王海奇

　　在中国专利法中，第22条第3款对于创造性的定义为“发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步”。

　　根据《审查指南》的规定，判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，可按照以下三个步骤进行：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题，其中任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础；（3）判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。

　　上述判断方法与欧专局的“问题-方案”法对应，而且也借鉴了美国专利法的判断“非显而易见性”“Graham”四因素：现有技术的范围和内容、现有技术与所审查的权利要求之间的区别、相应领域的普通技术水平以及商业上成功等辅助性考虑因素。

　　在中国专利法规定的上述的三步法中，关键在于第三步：判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。《审查指南》对此进行了如下说明：“判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别技术特征应用于该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明”。《审查指南》的上述规定与欧专局规定的方法一致，即强调了现有技术作为整体是否存在任何教导，该教导使本领域技术人员面对该客观技术问题时，愿意而不是可能考虑到该教导来修改或调整最接近现有技术，使之实现发明内容。因此，《审查指南》在2006年调整后的规定（2010年此部分未做修改）淡化了本领域技术人员的主观能力，对于创造性提供了一个客观化的标准，并适度降低创造性的要求。这有利于国内企业获得专利保护，实施我国的专利拓展战略。

　　在实践中，对于如何去用创造性标准，存在着一些不同的理解。以下笔者将结合两个实际的案例进行一些初步的探讨。

　　案例一

　　对象申请的权利要求1请求保护一种纱线的捻接方法 ，具体技术方案如下：

　　以把两根待接头的纱头向同一方向摆置的状态来收容并夹持在捻接喷嘴内，在对该两根待接头的纱线的纱头侧进行剪纱之前，在上述捻接喷嘴内产生喷出空气流，从而使该喷出空气流作用于捻接喷嘴内的纱线，来对该两根待接头的纱线的纱头侧进行解捻，并且在作用有该喷出空气流的状态进行剪纱并接头，上述两根待接头的纱线为弹性纱 。

　　关于对比文件，对象申请相对于对比文件的区别在于：

　　待接头的纱线为弹性纱 、在对该两根待接头的纱线的纱头侧进行剪纱之前，对该两根待接头的纱线的纱头侧进行解捻 。即对象申请在图B进行解捻，在图C处剪纱（利用剪刀23），对比文件则其图C处进行剪纱（利用剪刀11）后在图E处进行解捻。

　　在专利局发出的针对对象申请的驳回意见中，审查员指出：

　　弹性纱是本领域常用的纱线，本领域技术人员对其性能及构成非常熟知，因此，基于对所编织成织物弹性性能的需求选取编织弹性纱并对其进行解捻是技术人员的一种常规技术选择，有动机将“在对该两根待接头的纱线的纱头侧进行剪纱之前，对该两根待接头的纱线的纱头侧进行解捻”组入对比文件中得到本申请发明。

　　针对上述审查意见，申请人提出复审请求，并在复审请求书中陈述意见如下：

　　虽然本领域技术人员熟知弹性纱具有弹性，但基于对比文件1也未必会想到利用在剪纱之前，减弱其弹性后进行剪纱并接头的技术。对比文件并没有给出这种启示，并且参照对比文件可见，在其图C利用剪刀11进行剪纱时为了防止其弹出而使用了防止线弹出的部件9和10。也就是说，谈到技术启示也只能是给出了为了抑制在剪纱时其线头飞出喷嘴进而不能顺利接头，从而设置如对比文件9、10那样的防止部件来防止线头飞出的技术启示。

　　另外，“使该喷出空气流作用于捻接喷嘴内的纱线，来对该两根待接头的纱线的纱头侧进行解捻，并且在作用有该喷出空气流的状态进行剪纱并接头”的目的不只在于，对弹性纱进行解捻，还使其局部的弹性降低，并且具有“在作用有该喷出空气流的状态进行剪纱并接头，在剪纱时，两根纱线已在喷出空气气流的作用下缠绕在一起，且不会从接头喷嘴中飞出，能够可靠地进行接头”这一效果。

　　提交上述答复之后，复审委在复审决定书中，记载决定要点：判断现有技术中是否存在技术启示时，不仅要考虑现有技术是否公开了本申请的技术方案中的特征，而且还要考虑二者的技术方案是否为了解决相同的技术课题，实现相同的目的或者具有相同的作用，如果现有技术既没有公开相同的特征，也不是为了解决相同的技术问题，实现相同的目的或者相同的作用，则不能认为现有技术中给出了相应的技术启示。

　　案例二

　　对象申请的权利要求1的技术方案为：金属的轴承保持构件 42与非金属的电路基板 43的固定是通过在作为该电路基板 43上的图案而形成的金属层与轴承保持构件的接触部位，夹设有一旦与金属离子接触就会诱发催化反应而固化的粘接剂 。

　　对比文件1是金属的轴承保持构件 与非金属的电路基板 的固定通过固定部件实现的技术方案，在对比文件3（JP实开平7-3057OU）的[0013]段落记载了“作为将轴承保持构件与金属的定子基座一体化的方法，除了铆接之外还可以采用紫外线固化型厌氧性结合剂”另外，审查员还引用了教科书《精细有机化学》中记载了关于适用厌氧性结合剂的材料，记载了关于钢、铜以及铝等金属材料的固化速度等。因此，审查员认为在这样的技术启示下，本领域技术人员容易想到“在非金属的电路基板上设计金属图案”，从而容易获得对象发明。

　　在答复审查意见中，申请人陈述意见为：

　　在电机领域的现有技术中，轴承保持构件与非金属的基板的固定均采用固定部件。但是本申请发明人着眼于轴承保持构件与非金属基板的固定涉及2种不同的材料，因此需要二液型粘接剂，进而存在如本申请说明书记载的不良情况，即涂布粘接剂时需要另外的工序，由此电机的组装方面的操作性变差这样的技术课题，打破了以往一直使用固定部件来进行金属的轴承保持构件与非金属基板的固定的技术思维，巧妙地运用了非金属属基板可以形成电路图案这一条件，再利用厌氧胶的特性等，将这几点的灵活结合得到了对象发明那样的对于电机领域现有技术有利技术的效果，即，不用增加工序地，通过在电路基板印刷基板图案时，同时形成用于与金属的轴承保持构件接合的金属层图案，无论在节省部件、节约成本、还是减少工序时间上都是有突出贡献的 。

　　通过上述答复，对象申请授权。

　　基于以上的讨论，笔者认为在判断对比文件是否存在技术启示时，应根据本领域技术人员的普通技术水平，发现对比文件是否给出了一种可以识别出的启示。这种启示不仅取决于区别技术特征本身所可能起的作用和效果，而且还取决于对比文件的技术方案整体上是否记载了这些作用和效果而使得本领域的技术人员愿意按照发明的方式来解决技术问题。

　　笔者希望通过对上述两个案例的简单介绍及讨论，能够给各位代理人在答复审查意见时对于专利创造性判断中的技术启示一些启发。