文/北京市集佳律师事务所 张亚洲

　　摘要：方法专利侵权中举证难是个老大难的问题，虽然《民事诉讼法》、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（一）和（二）已分别对举证证明责任、证据交换、举证责任倒置、举证妨碍等进行了规定，也有一些成功适用以上规定的典型案例，但总体而言，新产品的认定门槛过高，举证责任倒置适用空间狭小，而非新产品方法专利侵权案获取有关证据仍旧困难重重，因而有必要有条件地引入证据开示制度。本文在逐一分析了现有证据规则适用时存在的问题后，建议在坚持“谁主张、谁举证”举证证明责任的前提下适用证据开示，且证据开示限于非新产品的方法专利侵权事实证明事项（不适用于外观设计专利、实用新型专利）以及所有专利侵权案件中损害赔偿的证明事项，证据开示应与举证妨碍密切衔接，最后建议证据开示时注重当事人商业秘密保护。

　　关键词：证据开示 举证证明责任 举证责任倒置 举证妨碍

　　专利侵权诉讼中获取侵权以及损害赔偿的证据向来是个老大难问题。多年来，各级法院为解决“举证难”煞费苦心，实践中部分典型案件的审理也的确提供了解决此问题的一些思路。但对于专利侵权案件，尤其是方法专利侵权案件，举证难这个问题目前仍未得到有效解决。

　　2015年最高人民法院副院长陶凯元在《求是》杂志发表了《充分发挥司法保护知识产权的主导作用》，该文第三点在阐明充分发挥司法保护知识产权主导作用应采取的主要措施中，明确提到“建立知识产权案件诉讼证据开示制度，设置完善的程序和规则，赋予当事人披露相关事实和证据的义务，确保最大限度查明案件事实……”[1]。北京知识产权法院在2016年4.26世界知识产权日前召开的“知识产权司法研讨会”上首次提出“试行证据开示制度”，并通过个案审理为该制度的推行积累经验。由此，在专利侵权案中，为解决举证难，证据开示开始走入法官、当事人、诉讼代理人的视野。

　　证据开示（Discovery）起源于英国16 世纪下半期的衡平法，并在19 世纪普通法和衡平法诉讼的合并中正式形成[2]。美国在1938 年通过的《联邦民事诉讼规则》（Federal Rules of Civil Procedures）中，则将证据开示“法典化”，正式将其确立成为一项法定的程序制度。证据开示制度在以后的发展中经历了数次修改，日趋完善，其最新版在Federal Rules of Civil Procedures 之Title V中有详尽的规定[3]。证据开示的要义是“了解原先并不知道的，揭露和展示原先隐藏起来的东西”。在审判制度中，“它是一种审判前的程序和机制，用于诉讼一方从另一方获得与案件有关的实施情况和其他信息，从而为审判做准备”[4]。虽然也有人将“证据开示”与我国民事诉讼中的“证据公开”、“证据交换”等进行类比，但从承担举证证明责任的角度看，证据开示与我国《民事诉讼法》已确立的诸项举证规则截然不同。

　　一、目前我国审理专利侵权案件时与证据有关的规则性规定

　　1.“谁主张谁举证”的举证证明责任

　　《民事诉讼法》第64条规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第90条规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明……。众所周知，“谁主张谁举证”是我国民事诉讼中证明责任分配的最基本规则[5]，专利侵权诉讼作为民事诉讼之一亦概莫能外。该条规则具体是指，作为诉讼发起一方的原告应当就其诉请提交证据，同样，作为被诉一方的被告或其他当事人应当就其反驳主张提交证据。专利侵权案件中，原告需要就其主张权利的专利权合法且有效、被控侵权的产品或方法落入其专利权保护范围以及损害赔偿这三个方面进行举证。当然，《专利法》第61条对涉及新产品的方法专利设置了举证责任倒置制度，不过相较于“谁主张谁举证”，举证责任倒置毕竟属于例外，况且在实践中也鲜有适用的机会，属于典型的睡美人条款。

　　2.庭前证据交换

　　《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第224条规定，依照《民事诉讼法》第133条第4项规定，人民法院可以在答辩期届满后，通过组织证据交换、召集庭前会议等方式，作好审理前的准备。事实上2002年4月正式实施的《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第37条至第40条就已经针对证据交换过程中涉及的诸多事项进行了明确规定。当前，庭前证据交换已经成为专利侵权案件中的常态。证据交换的主要目的是将一方当事人提交的证据转交对方当事人，由对方当事人围绕该证据的真实性、合法性和关联性以及证明目的发表质证意见。通过证据交换，一方面可以防止当事人搞证据突袭，干扰正常的庭审；另一方面可以将涉案事实呈现在各方当事人以及法庭面前，便于聚焦案件争议焦点，提高庭审效率。当然，如果一方当事人通过庭前证据交换，理性预判诉讼结果可能对其不利，不排除该当事人萌生与对方当事人调解/和解的意愿，再假设调解/和解成功，则案件审理不用再继续，亦可减少诉累。

　　3.举证责任倒置

　　《专利法》61条规定，专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。该条规定就是专利侵权案件中适用于涉及新产品的方法专利的举证责任倒置。但非常遗憾的是，至今鲜有成功适用《专利法》第61条的案例。2011年北京市第二中级人民法院审理的坦萨科技有限公司诉成都匹克土木材料有限公司侵犯“地栅和制造地栅的方法”发明专利侵权案件中，原告坦萨科技有限公司主张其“三向土工格栅”系新产品，且被控侵权产品与原告专利产品系相同产品。该案经审理，法庭认定原告关于“三向土工格栅”系新产品的主张成立，本案适用举证责任倒置。

　　而实践中之所以《专利法》第61条难以适用，最主要原因在于其适用门槛过高。根据该条规定，原告首先需要证明其主张权利的专利涉及产品为新产品。关于什么是新产品，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第17条规定，产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。北京市高级人民法院发布的《专利侵权判定指南》第112条规定：专利法第61条规定的“新产品”，是指在国内外第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。另外，原告还得证明依据被控侵权方法生产出来的产品与依据方法专利直接生产出来的产品系相同产品。《专利法》第61条的立法本意是以举证责任倒置的方式解决涉及“新产品”方法专利中原告举证难的问题，但事实上由于上述设置的门槛过高（新产品+相同产品），反倒成为《专利法》第61条适用的掣肘。在原告张喜田与被告石家庄制药集团欧意药业有限公司关于“氨氯地平对映体的拆分”发明专利再审案件中，最高法院认为虽然根据原告提供的证据可以证明基于专利方法所得产品为新产品，但“张喜田提供的证据并不足以证明欧意公司制造的产品与依照涉案专利方法直接获得的产品属于同样的产品，本案不应由欧意公司承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任”[6]。由此可见，对于原告来讲，既要证明新产品还要证明相同产品，实属不易。另外，《专利法》第61条的举证责任倒置仅仅适用于涉及新产品的方法专利，对于那些并不形成产品的方法专利，如检测方法，或与计算机软件结合的方法专利等并不适用。综上，对于解决方法专利保护中举证难这个问题而言，《专利法》第61条“举证责任倒置”也是杯水车薪。

　　 4.举证妨碍

　　《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第75条规定：有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立。该条规定适用于所有的民事诉讼案件，也是较早规定举证妨碍的规范性文件。2016年4月1日正式实施的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第27条规定：权利人因被侵权所受到的实际损失难以确定的，人民法院应当依照专利法第六十五条第一款的规定，要求权利人对侵权人因侵权所获得的利益进行举证；在权利人已经提供侵权人所获利益的初步证据，而与专利侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，人民法的院可以责令侵权人提供该账簿、资料；侵权人无正当理由拒不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。该条规定明确针对专利侵权案件中证明损害赔偿部分举证妨碍，从文义理解，其并不涉及证明侵权部分举证妨碍。当然，如果考虑到《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第75条的规定，应该可以认为在证明侵权部分同样可以适用举证妨碍制度。

　　在原告嘉兴市中华化工有限责任公司与被告宁波王龙科技股份有限公司有关香兰素生产工艺流程中的氧化亚铜的分离方法专利纠纷案中，原告通过证据保全获取到了被告委托第三方出具并已经递交给宁波市安全生产监督管理局《评价报告》，该评价报告记载的生产方法落入了原告主张权利的专利保护范围，法庭基于原告请求裁定针对被告采取证据保全，但被告拒不配合。直至后来需要技术鉴定时，被告才同意进行现场勘验，但最终经勘验获得的被告的生产方法与原告主张权利的方法专利不同，原告认为被告被诉后对香兰素合成中氧化亚铜的回收方法作过修改，被告否认，辩称其一开始就未按照《评价报告》所记载的方法进行生产。本案二审浙江高院认为由于对被诉侵权方法自行取证存在很大的困难，中华化工公司向原审法院申请证据保全，原审法院依法作出证据保全裁定并于2013年7月31日至王龙科技公司欲对其生产现场采用查封、扣押、拍照等证据保全措施。在该院告知不履行证据保全裁定后果后，王龙科技公司以其拥有自身专利、环保等原因予以拒绝。据此，王龙科技公司应当承担不履行证据保全裁定的不利后果[7]。最终浙江高院依据《评价报告》直接认定被告更改工艺流程前的技术方案构成专利侵权，这应该是有关举证妨碍适用的一个典型案例。

　　5.准证据开示

　　之所以说是准证据开示，是因为这种规定并不具有证据开示的内涵和外延，只是一种非体系化的、仅为补救之用而存在的规定。2015年2月正式实施的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第112条规定：书证在对方当事人控制之下的，承担举证证明责任的当事人可以在举证期限届满前书面申请人民法院责令对方当事人提交。申请理由成立的，人民法院应当责令对方当事人提交，因提交书证所产生的费用，由申请人负担。对方当事人无正当理由拒不提交的，人民法院可以认定申请人所主张的书证内容为真实。

　　当然该条的局限性也显而易见。首先，该条涉及的证据必须是“书证”，如果是物证或其他证据类型则难以适用该条，其次，如果控制书证的一方当事人拒绝提交，举证妨碍的后果仅为法庭认可对方当事人关于该证据反映的内容的真实，但对于该内容是否能达到证明目的仍未可知，如果该条能像《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第27条规定的那样，直接推定提出该书证证明目的一方当事人的请求成立，那么该条的实施效果将好很多。也正是因为以上原因，该条在司法实践中鲜有成功适用的案例。

　　此外，还有一个司法政策文件应该受到关注，但很遗憾实际被关注的并不多。这个文件就是2011年12月最高人民法院印发的《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》，该意见第15条申明：……使用专利方法获得的产品不属于新产品，专利权人能够证明被诉侵权人制造了同样产品，经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法，但根据案件具体情况，结合已知事实以及日常生活经验，能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的，可以根据民事诉讼证据司法解释有关规定，不再要求专利权人提供进一步的证据，而由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据。显然，该条已经反映出最高法院对于非新产品方法专利保护窘境的关切。当然，虽然该条最后的落脚点在于“由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据”，但其前提仍然是先得由主张权利一方举证，至少提供初步证据，且需要向法庭说明已尽“合理努力”但“仍无法证明被诉侵权事实”，只有如此，法庭才有可能基于主张权利一方的申请，由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据。显然，这一条既非证据开示，更非举证责任倒置，而更像是在现行《民事诉讼法》框架下通过证明标准这个杠杆合理分配诉讼各方的举证证明责任。

　　二、关于证据开示在我国现有民事诉讼制度框架下试用的建议

　　1.坚持在我国《民事诉讼法》确立的举证证明责任（谁主张谁举证）的前提下，吸收证据开示中有益的部分。

　　证据开示最大的正面价值在于解决了举证难的问题，即，原告不用再因无法获取证明被控侵权的证据以及损害赔偿的证据而举步维艰，这个制度的推行对于专利权人来讲大有裨益。

　　尽管该制度有利于帮助当事人收集证据，查清案件事实，但其却很容易被滥用，进而导致效率低下、诉讼周期漫长、耗费巨大，不仅给当事人带来巨大的经济负担和时间成本，更使得双方争议不能得到及时化解，给竞争主体的正常商业活动带来不利影响。从2000年至2010年美国的统计数据来看，即使是进入庭审时间最短的弗吉尼亚东区法院，进入庭审所需要的平均时间也达到了360天左右，德州东区法院（2010年受理案件数量排名全美第二）平均需要808天，而加州北区法院（2010年受理案件数量排名全美第三）则平均需要1066天。由于耗费巨大，一定程度上也使得当事人更倾向于以和解的方式结案。在2000年至2010年美国统计的25000件专利诉讼中，有76%的案件以和解结案，15%的案件下达了判决，在判决的案件中，专利权人胜诉的比例约为32.5%[8]。之所以会有这样的负面效果，原因在于，按照证据开示的规则，只要作为专利权人的原告提起诉讼，被控侵权人就有义务披露与诉请有关的证据，如果被控侵权人拒绝披露或披露不充分就有可能因违反《联邦民事诉讼规则》第37条（b）（2）A的规定而承担不利后果[9]。由此可知，证据开示可能是导致美国专利诉讼滥诉的重要原因之一，目前美国对于证据开示制度也在反思，并通过国会立法进行一定的限制。

　　显然，在我国克服证据开示的弊端最好的方法就是坚持举证证明责任制度（谁主张谁举证）。具体来讲，就是作为专利权人的原告有义务举证证明侵权以及因侵权产生的受损、获益等。对于方法专利而言，只要原告提交了初步的证据且能够说明其已尽到了合理举证的义务，在此前提下，被告则有义务就原告诉求涉及的事实提交相关证据，否则应承担不利后果。但无论如何，都应该先由原告提供证据证明其诉请。

　　2.涉及非新产品的方法专利侵权事实证明事项（不适用于外观设计专利、实用新型专利）和所有专利侵权案件中损害赔偿的证明事项，证据开示可以大有作为。

　　（1）如上所述，对于方法专利涉及新产品的，通过《专利法》第61条举证责任倒置即可予以解决；而对于方法专利中涉及非新产品的，因实践中的确存在诸多举证不便，因此有必要适用证据开示。

　　（2）对于产品专利，根据举证证明责任，一般适用“谁主张谁举证”，但对一些作为专利权人的原告不易获取的被控侵权产品，例如大型机器设备或虽可获取但获取成本过高的被控侵权产品，在原告对此进行说明的情况下，也可适用证据开示。

　　（3）对于所有的专利侵权案件中涉及损害赔偿的，全部适用证据开示。

　　（4）如上所述，在我国《民事诉讼法》确立的举证体系之下，证据开示的适用并非全盘接受。首先需要原告说明其已尽合理努力的义务，对于何谓合理努力，应当结合不同的行业、不同的产品、产品的价值等各种因素综合考虑，总之不易过高设定“合理”的程度，如果将“合理”的门槛设定过高，则证据开示的适用空间很有可能被大幅压缩，如此，引入证据开示又将形同虚设。

　　3.证据开示应当在法庭主持之下进行。

　　美国的证据开示主要是由当事人双方共同完成，当然随着美国证据开示被大量滥用，法官对证据开示的管理职能也在不断加强。

　　我国民事诉讼过程中，虽然双方当事人对抗性不断增强，但法官在民事诉讼中的重要地位仍旧不容忽视，尤其是对于证据开示这种新鲜事物的引入和适用，应当在法庭的主导之下完成。目前，鉴于多数专利侵权案件在庭审之前都会安排证据交换，有的还有庭前会议，因此可以考虑将以上两个程序转换为证据开示。

　　证据开示在法庭主导下的最大意义是防止原告滥用证据开示，从而侵害对方当事人合法权益。例如，在一些案件中，原、被告为同业竞争者，原告基于其授权专利向被告发起诉讼，其主要目的是借用证据开示了解被告关于某新产品的研发状况，并非真正的保护自身合法权益，一旦原告获得以上信息达到真实目的后，就会撤诉。显然，这种情况下，原告利用证据开示的行为于原告有益，于被告有害。鉴于目前专利案件管辖机制的变化，即3+15模式已经基本覆盖我国审理专利纠纷案件的大部分地域，3家知识产权法院、15个知识产权法庭的法官基本都具有较为丰富的专利审理经验，有辨识原告发起专利侵权的真实目的的能力，因此，在证据开示过程中，由法官主导整个过程，将可以在一定程度上降低原告不正当利用该制度的几率。

　　4.证据开示应当与举证妨碍紧密衔接。

　　如果没有举证妨碍制度的配合，证据开示最后仍有可能流于形式，成为另一个睡美人条款。

　　事实上目前我国的《民事诉讼法》、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》以及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》等法律、司法解释对于举证妨碍均已有明确的规定，届时证据开示可以直接与以上制度对接，使之体系化。举证妨碍中最有效果的规定莫过于赋予法庭权力认定，如果负有举证义务的一方拒不披露由其控制的证据，则法庭将直接认定对方主张成立。

　　目前来看，我国现有规范性文件中关于举证妨碍的规定比较散乱，有些内容还互有冲突，影响了举证妨碍制度的有效实施，如能借助证据开示试用的契机将举证妨碍梳理后进一步体系化，那么将有效促进我国现行证据规则内在的逻辑自洽。

　　5.证据开示中要注重商业秘密保护。

　　在当前的民事诉讼案件中，已有一些专利权人利用现有证据规则不正当获取对方的商业秘密。虽说在目前的证据交换和质证环节，法庭已经充分意识到保护当事人商业秘密的重要性，但毕竟由一方将其商业秘密披露给对方，无形中使得该商业秘密被泄密的风险增大，特别是对那些高度倚重核心技术秘密的当事人，一旦泄密其后果将是灾难性的。而引入证据开示后，如何保护披露方商业秘密这个问题将更加突出，这个问题如果解决不好，同样会影响该制度的运行。关于证据开示中商业秘密保护涉及的问题也较多，本文不再展开说明。

　　三、结语

　　证据是专利侵权诉讼中的核心。推动证据规则的完善，使之更加适应专利侵权诉讼的现状，可能会成为改变当前取证难赔偿低困境的一个关键突破点。故而，有条件地引入证据开示并进行积极探索，为未来正式适用积累经验，从实证角度看大有裨益。

　　注释：

　　[1] 陶凯元，《充分发挥司法保护知识产权的主导作用》，载《求是》，2015年12月

　　[2] 袁秀挺，《专利侵权诉讼举证制度之审视与重构》，载《中国发明与专利》，2018年10月

　　[3] UScourt网站： http://www.uscourts.gov/rules-policies/current-rules-practice-procedure/federal-rules-civil-procedure

　　[4] 韩先华，《美国证据开示制度研究》，载于重庆法院网http://cqfy.chinacourt.org/article/detail/2016/05/id/1852373.shtml

　　[5] 胡东海，《“谁主张谁举证”规则的历史变迁与现代运用》，载《法学研究》，2017年5月

　　[6] 最高人民法院民事判决书，（2009）民提字第84号

　　[7] 浙江省高级人民法院民事判决书，（2014）浙知终字第246号

　　[8] 杜微科，《美国专利审判相关情况介绍及若干思考》，载《电子知识产权》，2011年9月11日

　　[9] 宋亦淼，《专利侵权诉讼证据开示制度研究》，载《中国发明与专利》，2017年第1期