文/北京市集佳律师事务所 武树辰

　　引言

　　现有技术抗辩/现有设计抗辩，是2009年专利法修改时增加的一项制度，是被诉侵权人用于对抗专利权人侵权指控的一种不侵权抗辩，该制度的理论基础是，专利权的保护范围不得包括现有技术或者现有设计。

　　2009年生效的专利法第六十二条规定：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

　　与2009年引入现有技术、现有设计抗辩相适应，最高人民法院强调[1]：应依法认真审查各种不侵权抗辩事由和侵权责任抗辩事由，合理认定先用权，依法支持现有技术抗辩。

　　本文将对专利侵权诉讼实务中有关现有技术抗辩或者现有设计抗辩的几个重要问题进行探讨，以期明确司法机关对于相关问题的审查和认定标准。

　　一 现有技术或者现有设计的确定

　　人民法院在对现有技术及现有设计抗辩进行审查时，对于现有技术或者现有设计的确定应当依照现行专利法第二十二条以及专利法第二十三条的规定，即：“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术”；“本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计”。

　　而2000年专利法对于现有技术和现有设计的确定标准则是“相对新颖性标准”，即：新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知；授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似。

　　因此，不同版本专利法的适用对于确定现有技术或现有设计存在很大不同。为了明确在审查现有技术抗辩或者现有设计抗辩时的法律适用问题，最高人民法院在2016年生效的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十二条作出了规定：对于被诉侵权人主张的现有技术抗辩或者现有设计抗辩，人民法院应当依照专利申请日时施行的专利法界定现有技术或者现有设计。根据司法解释（二）的规定，该条所称申请日包含优先权日，也就是说，有优先权日的，适用优先权日。

　　二 现有技术或者现有设计抗辩的对比方式

　　2010年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（一）》第十四条规定：被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。

　　由上述规定可知，在进行现有技术抗辩或者现有设计抗辩的对比时，应当将被诉落入专利权保护范围的全部技术特征与一项现有技术方案中的相应技术特征进行对比；或者将被诉侵权设计与一个现有设计进行对比。

　　在“苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司与南京普天通信股份有限公司、苏州工业园区华发科技有限公司侵犯专利权纠纷案”[2]中，江苏省高级人民法院认为：现有技术抗辩是指在专利侵权纠纷中被控侵权人以其实施的技术属于现有技术为由，对抗专利侵权指控的不侵权抗辩事由。如被控侵权人有充分证据证明其实施的技术方案属于一份对比文献中记载的一项现有技术方案与所属领域技术人员广为熟知的常识的简单组合，则应当认定被控侵权人主张的现有技术抗辩成立，被控侵权物不构成侵犯专利权。该案件由于被《最高人民法院公报》2010年第10期（总第168期）所引用，因此可以认为最高人民法院支持：在进行现有技术抗辩时，可以将被控侵权的技术方案与一项现有技术方案与所述领域技术人员广为熟知的常识即公知常识的组合进行对比。

　　在再审申请人天津保兴建材工贸有限公司与被申请人银川东方京宁建材科技有限公司、宁夏煤炭基本建设有限公司侵犯实用新型专利权纠纷再审案[3]中，最高人民法院认为：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。如果被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异，则应认定为现有技术。本案中，被诉落入专利权保护范围的全部技术特征共4项。经对比，现有的在先专利公开了特征a和特征b；特征c与在先专利技术无实质性差异；特征d是本领域人员容易联想到的技术方案，与在先专利技术也无实质性差异。据此，法院认定被诉落入专利权保护范围的全部技术特征为现有技术，故现有技术抗辩成立。由此可知，最高人民法院认为：在进行现有技术抗辩时，如果被控侵权的技术方案与一项现有技术方案存在的区别是本领域技术人员容易联想到的技术方案，则可认为被控侵权技术方案与现有技术无实质性差异，现有技术抗辩成立。

　　三 现有技术或者现有设计的审查判断标准

　　根据上述《解释（一）》第十四条规定可知，现有技术或者现有设计抗辩的判断标准即：相同或者无实质性差异。然而，在侵权诉讼实务中，如何把握无实质性差异，则未给出进一步的解释。

　　最高人民法院在再审申请人盐城泽田机械有限公司与被申请人盐城市格瑞特机械有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案[4]中认为：审查现有技术抗辩时，对比方法是将被诉侵权技术方案与现有技术进行对比，在两者并非相同的情况下，审查时可以专利权利要求为参照，确定被诉侵权技术方案中被指控落入专利权保护范围的技术特征，并判断现有技术是否公开了与之相同或者等同的技术特征。由此可以看出，最高人民法院认为，在现有技术抗辩的审查中，无实质性差异的判断标准可以比照技术特征等同的判断标准来进行认定。

　　最高人民法院在再审申请人丹阳市盛美照明器材有限公司与被申请人童先平侵害外观设计专利权纠纷案[5]中认为：被诉侵权人有证据证明其实施的设计属于现有设计的，不构成侵害外观设计专利权。盛美公司对于被诉侵权产品与本案专利构成相近似的结论并无异议，但主张被诉侵权产品属于现有设计。通过对比可见，除产品尾部设计是否有螺钉固定外，本案专利与现有设计在正面整体轮廓、下灯盖侧面形状、灯槽、灯罩、内部反光板形状、上灯盖背部以及产品尾部接口处截面设计方面的区别设计特征，均体现在被诉侵权产品与现有设计的区别中，而正是这些区别设计特征的存在，使本案专利在整体视觉效果上明显区别于现有设计，也即这些区别设计特征是本案专利的创新之处，其相较于本案专利的其他设计特征而言，对于外观设计相同或相近似的判断，在整体视觉效果上更具有影响。在被诉侵权产品采用了本案专利与现有设计相区别的设计特征的情况下，被诉侵权产品与本案专利构成近似，与现有设计则存在实质性差异，盛美公司的现有设计抗辩不能成立。由此可知，最高人民法院在判断现有设计抗辩是否能够成立时，采用了将被控侵权设计，涉案外观专利以及现有设计三者综合比较的方式。认为，在被诉侵权产品与涉案专利相近似的情况下，如果被诉侵权产品采用了涉案专利与现有设计相区别的设计特征，则现有设计抗辩不能成立。

　　四 抵触申请抗辩成立的条件

　　专利法、实施细则及相关司法解释并未规定抵触申请抗辩可以作为专利不侵权抗辩的方式。实践中，对于能否将抵触申请抗辩作为专利不侵权抗辩的一种方式，存在不同的观点。

　　最高人民法院在再审申请人慈溪市博生塑料制品有限公司与被申请人陈剑侵害实用新型专利权纠纷案[6]中认为：如果被诉侵权技术方案已被抵触申请公开，则相较于抵触申请不应被授予专利权，也不应被纳入涉案专利权的保护范围。因此，被诉侵权人以其实施的技术方案属于抵触申请为由，主张未侵害涉案专利权的，人民法院可以参照有关现有技术抗辩的规定，对抵触申请抗辩能否成立进行审查。但是，由于抵触申请与现有技术的含义和性质存在一定差异，故抵触申请抗辩的审查判断标准应与抵触申请的性质相适应。即抵触申请仅可以被用来单独评价涉案专利的新颖性，既不能与现有技术或者公知常识结合，更不能用于评价涉案专利的创造性。且只有在被诉侵权技术方案的各项技术特征均已被抵触申请单独、完整地公开，相对于抵触申请不具有新颖性时，才能够认定抵触申请抗辩成立。本案中，在先申请专利没有公开被诉侵权产品中的“拖把杆包括内杆和外杆”“内外杆间相互套接”等技术特征，被诉侵权产品相对于抵触申请具有新颖性。此外，博生公司有关将在先申请专利与公知常识结合后进行抵触申请抗辩的主张，缺乏法律依据，其抵触申请抗辩不能成立。

　　因此，根据最高人民法院的观点，在被诉侵权人以其实施的技术方案属于抵触申请为由，主张不侵害专利权的，可以参照现有技术抗辩的相关规定来进行审查判断。但二者又存在不同点。对于抵触申请抗辩而言，人民法院应当审查被诉侵权技术方案是否已被抵触申请完整公开。在该技术方案相对于抵触申请不具有新颖性时，抵触申请抗辩成立。不得采用将在先申请专利与公知常识进行结合的方式来主张抵触申请抗辩。

　　五 现有技术抗辩、现有设计抗辩提起的时机

　　通常情况下，被控侵权人应当在民事诉讼一审期间提起现有技术或者现有设计抗辩。然而，在有些情况下，被控侵权人未在民事诉讼一审案件审理过程中提出现有技术、现有设计抗辩，而是在二审过程中提出；或者是被控侵权人在二审过程中又发现新的现有技术或现有设计文件，因此在二审过程中提出新的现有技术或现有设计抗辩。针对这种情况，如果在二审过程中人民法院接受新的现有技术、现有设计抗辩，则可能会对专利权人造成审级损失。不过，根据笔者的经验，目前的审判标准是，针对一审没有提出现有技术抗辩，但二审提出现有技术抗辩的情况，大部分法院是可以接受的。

　　然而，如果在再审程序中当事人提出在前审程序中未主张的现有技术或现有设计抗辩的，最高人民法院则不予接受。最高人民法院在再审申请人唐山先锋印刷机械有限公司与被申请人天津长荣印刷设备股份有限公司侵害发明专利权纠纷案[7]中认为：再审申请人唐山先锋公司申请再审程序中提交的证据是其在一审、二审阶段可以取得的，其在不同诉讼程序中以不同的证据主张现有技术抗辩，表面上系以新证据为由申请再审，但实质上相当于另行提出新的现有技术抗辩。如允许再审申请人先锋公司无限制地提出新的现有技术抗辩，与专利权人应当在一审法庭庭审辩论终结前固定其主张的权利要求相比，对专利权人显失公平，且构成对专利权人天津长荣公司的诉讼突击，亦将架空一审、二审的诉讼程序，不利于引导当事人在法定的一审、二审程序中解决纠纷，故对再审申请人基于新的对比文件提出的现有技术抗辩的相关主张不予支持。

　　由上述分析可知，最高人民法院对于现有技术抗辩或现有设计抗辩持比较宽松的态度，即，在进行现有技术抗辩时，既可以将被控侵权的技术方案与一项现有技术方案与公知常识的组合进行对比；同时，如果被控侵权的技术方案与一项现有技术方案存在的区别是本领域技术人员容易联想到的技术方案，则也可认为被控侵权技术方案与现有技术无实质性差异，现有技术抗辩成立。另外，对于抵触申请抗辩而言，最高人民法院认为在被诉侵权技术方案已被抵触申请完整公开，即在该技术方案相对于抵触申请不具有新颖性时，抵触申请抗辩也可以成立。因此，现有技术、现有设计（抵触申请）抗辩可以作为被控侵权人主张不侵权抗辩的一种有效工具。

　　参考文献：

　　[1]印发<关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见>的通知》（2009年4月21日，法发【2009】23号）

　　[2](2007)苏民三终字第0139号民事判决书

　　[3]最高人民法院【2014】民提字第87号民事判决书

　　[4]最高人民法院【2012】民申字第18号驳回再审申请裁定书

　　[5]最高人民法院【2015】民申字第633号民事裁定书

　　[6]最高人民法院【2015】民申字第188号民事裁定书

　　[7]最高人民法院【2017】民申字第604号民事裁定书