文/北京市集佳律师事务所 张美君

　　商标一旦获准注册后，只要规范使用在指定商品或服务的范围内就属于商标的合法使用，似乎成为一种常识和共识。然而，近几年司法实践中出现的驰名商标所有人在民事案件中直接起诉注册商标所有人使用侵权的案例打破了这一固有认知。

　　商标法第十三条第二款、第三款规定侵犯驰名商标专用权的，不予注册并禁止使用。注册商标代表着国家机关法律文书的公信力，而驰名商标代表着驰名商标所有人以及广大消费者的切身利益，两种权利发生冲突时应当优先保护哪个，似乎构成了一种困境。但仔细研读相关的法律规定，解析相关案例的判决，就可以得出合法合理的结论。

　　一、相关法律规定

　　2008年《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定，“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，法院应当告知原告向有关行政主管机关申请解决。”

　　上述司法解释对于已注册商标之间存在权利冲突的情形提供了解决方案。在实践中，面临两个已注册商标之间存在权利冲突时，作为律师或者代理人，我们往往会依据此司法解释建议当事人先走非诉程序，通过无效宣告或者是连续三年不使用撤销的方式打击对方的权利基础，在对方注册商标被无效或者撤销后再向法院提起后续的民事侵权诉讼。在针对双方商标均为非驰名商标时，这种建议是可取的。

　　2009年《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定：“被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标。”

　　上述司法解释对于在先已注册驰名商标与一般注册商标之间存在权冲突的情形提供了另一种解决方案。驰名商标的所有人作为原告时，可以直接向人民法院起诉，禁止侵权标识的使用，不必要先走非诉程序。也就是说，即使被控侵权标识已经获得注册，如果该注册商标属于复制、模仿或者翻译原告的驰名商标，那么商标侵权依然成立，注册商标也会被禁止使用。

　　两个司法解释看似存在着适用冲突，其实后者是新法，也是前者的特别条款。根据新法优于旧法、特别法优于一般法的法律解释规则，已注册驰名商标虽然属于注册商标，却可以基于2009年驰名商标司法解释主张驰名并直接通过民事诉讼进行维权。也就是说，一般已注册商标无条件使用上述2008年权利冲突司法解释，而已注册驰名商标可以选择使用两个司法解释任一适用。这一规定，给驰名商标所有人提供了应有的保护力度，避免了驰名商标所有人行政非诉程序中花费过多的时间和金钱，制止了侵权损害在这一过程中的进一步扩大的风险。已注册的商标通过侵权诉讼被禁用的后果是，虽然该商标仍为已注册商标，但却无法进行使用，形同虚设。这体现了已注册驰名商标的保护力度和范围高于一般注册商标，与商标法的立法本意相符合。

　　《商标法》第十三条第三款规定，“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”

　　商标法第十三条中对于驰名商标的保护早有规定，包括“不予注册”和“禁止使用”两层内涵，即没有注册的商标在申请时“不予注册”，已经注册的商标也可以“禁止使用”。上述司法解释是基于对法条的正确理解上做出的具体规定。

　　二、司法案例

　　近几年，北京、江苏、广东各省以及最高人民法院出现几起原告主张在先注册的商标已经构成驰名，并以其驰名商标作为权利基础，禁止被告在后注册商标使用的案例。在这些案例中，法院对于已注册驰名商标相对于一般已注册商标属于上位阶权利进行了充分阐述。

　　【案例1】广东高院美孚“埃索/Esso”案

　　案号：(2014)粤高法民三终字第244号、(2015)民申字第404号

　　2012年，原告美孚公司要求省广州市中级人民法院认定其在第4类工业用油上“埃索/Esso”商标为驰名商标，并以此作为权利基础主张被告埃索技术公司第7类“汽车用品”等商品上使用的“ASOO埃索”构成侵权，应当禁止使用。

　　首先，一审法院认为被告在第7类商品上已经注册了“ASOO埃索”商标，并且该商标已经注册超过5年，因此对于原告的侵权指控不予支持。

　　二审法院广东高院指出，原告已经在5年期限之内对被告注册商标提出争议申请，不适用超过争议期限的规定。此外，“根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条的规定，无论埃索技术公司和埃索汽车美容公司是否已就“埃索”或“ASOO”商标在某一类商品上申请乃至获准商标注册，美孚公司均有权寻求禁止在后注册商标使用的民事救济，从而制止埃索技术公司和埃索汽车美容公司在实际经营活动中摹仿其驰名商标在不相同和不相类似的商品上作为商标使用、误导公众。”最终判决被告“立即停止侵犯埃克森美孚公司商标专用权的行为”。

　　该案出现在广东高院发布的2014知识产权司法保护白皮书中。

　　在再审裁定中，最高人民法院再次确认了广东高院法律适用的正确性，认为基于引证商标驰名以及指定商品的关联性，“即使埃索技术公司持有‘埃索’或‘ASOO’注册商标，美孚公司也有权禁止埃索技术公司和埃索汽车美容公司使用。”

　　有了该最高院的判例作为指导，后续出现了更多的针对已注册驰名商标直接起诉注册商标侵权并禁用的案例。

　　【案例2】江苏高院“阿里斯顿”案

　　案号：(2015)苏知民终字第00211号

　　原告阿里斯顿热能产品(中国)有限公司，以第11类热水器等商品上注册的第1255550号“ ”商标为权利基础提起诉讼，主张被告在第6类集成吊顶等商品上使用的“阿里斯顿”中文标识、“ALSD0N”标识侵权。被告在第6类金属天花板、吊顶商品上有第8199907号“ALSD0N”注册商标、第8199995号“阿里斯顿”注册商标。

　　两审法院认为，首先，本案集成吊顶与热水器分属不同类别，本案涉及跨类保护，需以驰名认定为保护前提，具有认定驰名的必要性，且原告的商标已构成驰名。其次，被诉标识属于注册商标，针对注册商标之间的冲突，在驰名商标司法解释施行之后区分两种情况进行处理，对于普通注册商标之间的冲突，仍按权利冲突司法解释规定，通过行政途径予以解决，而对于驰名商标与注册商标之间的冲突，法院可以直接判决构成侵权的被告禁用其注册商标。

　　本案为2016年度江苏法院知识产权司法保护“十大”典型案件之首。

　　【案例3】北京高院“约翰迪尔”案

　　案号：（2017）京民终413号

　　原告美国迪尔公司、约翰迪尔(中国)投资有限公司以其在第7类农业机械等商品注册的第206346号“JOHNDEERE”驰名商标/第 7879578号“约翰.迪尔”商标及第12类拖拉机等商品上注册的第206347号“JOHNDEERE”驰名商标为权利基础，请求法院认定被告在第4类工业用油等产品上使用的第11730705号“佳联迪尔”商标构成侵权。

　　本案的特别之处在于法院认为被告使用的第4类工业用油等产品与原告已注册的驰名商标的商品已构成类似，但这一点并不影响法院适用关于审理驰名商标保护的民事纠纷案件的解释第十一条的规定进行审理，即在认定原告7类、12类上注册商标驰名的基础上，禁止被告在后注册的使用。

　　首先，关于原告商标认驰的必要性方面，北京市高级人民法院指出，虽然 2001 年商标法第十三条第二款及 2013 年商标法第十三条第三款规定的字面解释均是对在中国已经注册的驰名商标给予不相同或者不相类似商品上的保护，但是基于法律规定的“举重以明轻”的原则，从目的解释的视角，显然与已经注册的驰名商标核定使用商品构成相同或者类似商标的近似商标，亦应当纳入到驰名商标保护的范畴中。

　　法院进一步指出，注册商标专用权之间产生的权利冲突，商标法中已经存在具体禁止性规定，基于诚实信用的商业经营道德，即使他人使用的为已经获准注册的商标，但是由于驰名商标更高、更强、更宽保护范围与程度的考量，此时只要不超过商标法所规定撤销期限及被控侵权人的注册商标申请时，在先要求保护的商标已经构成驰名，此时人民法院可以据此解决不同注册商标之间的权利冲突问题，并根据在案情况认定是否构成驰名。

　　该案入选北京知识产权法院2017年底评定的建院三年以来的典型案例。

　　综上，并非所有商标注册后只要规范使用就绝对没有侵权的风险。针对那些在申请之时基于复制、摹仿、翻译驰名商标的恶意，侥幸获准注册后进行使用的商标，法院给予驰名商标所有人禁止其使用的民事救济，这符合商标法为驰名商标提供相对强保护的立法本意。商标法和相关司法解释已经提供了判令被告停止使用的法律依据，法院可以也应当针对这一类型的案件直接进行裁判，以防止出现“迟到的正义”，迫使当事人陷入遥遥无期的商标无效行政程序和司法程序中，侵权行为无法及时得到遏制，权利人利益也将损失殆尽，这显然与上述法律和司法解释规定精神相背。