文/集佳知识产权代理有限公司 赵婷婷

　　“放弃专用权”是指在商标注册申请中，商标申请人声明放弃申请商标中某些部分的专用权。根据我国《商标法》第五十九条规定“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。换言之，如商标中包含了上述部分，则该部分不享有专用权。在我国近年来的法律实践中，官方已经不再要求申请人就商标中不具有显著性的部分书面声明放弃专用权，在注册证书中也不会依职权注明不享有专用权的部分。商标中不具有专用权的部分，是自动不受保护的。但是在世界范围内的其他国家，尤其是一些不发达国家，放弃商标中某一部分的排他专用权依然是各国官方在商标注册审查中经常下发的审查意见中的一种。下面，笔者以三个案例为引导，对涉外商标申请中，不常见的放弃专用权问题进行简单介绍。

　　案例一：申请人在津巴布韦第05类“卫生巾”等商品上提出了“ ”商标申请。津巴布韦官方在审查中下发审查意见要求申请人分别放弃商标中“DRY”和“LOVE”的专用权。

　　该案中，申请人的商标设计风格统一，且“DRYLOVE”为一个整体，不可人为的拆分。退一步来讲，即使按照语言习惯将“DRYLOVE”拆分成“DRY”和“LOVE”两部分，这两部分对指定商品也均没有直接描述性。最多，“DRY”对指定商品的效果具有一定的暗示性。由于审查员并未在审查意见书中明确告知其要求放弃专用权的具体原因，出于对审查意见的疑惑，笔者查阅了津巴布韦《商标法》中对放弃专用权的问题的相关规定。

　　根据津巴布韦《商标法》第17条的规定，需要放弃专用权的情形的以下两个：a款） 包含未被申请人单独注册为商标的部分（contains any part not separately registered by the proprietor as a trade mark）或是；b款）包含行业通用名称或其他不具有显著性的文字（contains matter common to the trade or otherwise of a non-distinctive character）。

　　可以看出，上述17条（b）款中的规定为我们非常熟悉的“包含行业通用名称或其他不具有显著性的文字”，而上述17条（a）款中的规定，对我们来讲比较陌生。该条款所表达的意思为，当商标中包含未被申请人单独注册为商标的部分时，即申请人不享有该部分的专用权时，该部分需要放弃专用权。故审查员在本案中应该是结合了两款商标法中规定的情形，或直接依据（a）款而做出的审查意见。

　　笔者进而对该条款进行了检索，发现许多国家的商标法中也有相同或类似的规定，如：

　　尼日利亚《商标法》第15条中对需要放弃专用权的情形规定为：a款） 包含未被申请人单独注册为商标的部分（contains any part not separately registered by the proprietor as a trade mark）或是；b款）包含行业通用名称或其他不具有显著性的文字（contains matter common to the trade or otherwise of a non-distinctive character）。该条款规定与津巴布韦《商标法》第17条的规定完全相同。

　　斐济《商标法》第14条中对需要放弃专用权的情形规定为：包含未被申请人单独注册为商标的部分或是包含行业通用名称或其他不具有显著性的文字（If a trade-mark contains parts not separately registered by the proprietor as trade-marks or if it contains matter common to the trade or otherwise of a non distinctive character）。

　　印度《商标法》第14条和马来西亚《商标法》第18条中对专用权问题的规定相同，均为：a款） 未被申请人单独申请为商标的部分（which is not the subject of a separate application by the proprietor for registration as a trade mark）或是，未被申请人单独注册为商标的部分（which is not the subject of a separate application by the proprietor for registration as a trade mark）；b款）包含行业通用名称或其他不具有显著性的文字（contains any matter which is common to the trade or is otherwise of a non-distinctive character）。

　　我们发现，未被申请人单独注册为商标的部分被许多国家明确规定在了需要放弃专用权的情形中。商标以整体保护为原则，申请人也并未请求官方对商标中的部分给予专用权保护，故该规定看起来形同虚设。但是换个角度，该规定也在认定商标近似或是商标侵权案件的认定中提供了裁判的直接依据。

　　回到本案例中，申请人单独放弃“DRY”和“LOVE”的专用权的后，不影响商标整体受到保护，但任何第三人可以在相同及类似产品上使用和注册其他带有“DRY”或“LOVE”的商标。当然，“”这种组合和形式除外。故针对该案情形，可直接同意审查员的放弃要求。

　　案例二：申请人在肯尼亚第03；05；10类商品上提出了“ ”商标申请。肯尼亚官方在审查中下发审查意见要求申请人放弃商标中“L”的专用权。　　

　　根据肯尼亚《商标法》第17条中对专用权问题的规定：a款） 未被申请人单独注册为商标的部分（contains any part not separately registered by the proprietor as a trade mark）；b款）包含行业通用商品或服务名称，或其他不具有显著性的文字（contains matter common to the trade or to the other provision of services of that description or otherwise of a non-distinctive character）。

　　该条款规定与前文介绍的条款也几乎相同，但是审查员是如何适用上述规定下发审查意见的另人费解。于是我们与本案的审查员进行了沟通，发现其主观认为该商标中的“L”被突出显示，是与商标整体相分离的独立部分。“L”作为一个单独的字母，不具有显著性，故根据b款的规定，要求单独放弃“L”的排他专用权。

　　对于该案，审查员的主观判断和自由裁量权对案件有非常大的影响，这种主观拆分也在前述案例1中也有所体现。虽然审查员主观拆分商标的做法不甚合理，申请人也可以与审查员进行争辩，但实践中，审查员已经形成的内心确信很难被打破，不会轻易接受任何争辩理由。考虑到单独放弃“L”的排他专用权后不会影响商标作为整体受保护（但任何第三人均可以在相同或类似产品上注册和使用带有字母“L”的商标），对于这种审查意见，我们也建议申请人直接同意审查员的要求。

　　案例三：申请人在南非第09类“通讯设备”等商品上提出了“ ”商标申请。南非官方在审查中下发审查意见要求申请人放弃商标中“SPICE”的专用权。

　　南非《商标法》中关于专用权的问题规定在第9条【1】和15条【2】，整体来讲，两个法条只笼统地规定了对于无法区分商品来源的不具有显著性的词语，审查员依职权要求申请人放弃该部分专用权，但并未详细说明具体情形。该规定可以说是非常模糊，并且对于该案，似乎并不属于需要放弃占用权的情形。首先，“SPICE”为固有词汇，可译为“香料”，指定在9类商品上并无任何描述性，可以起到区分商品来源的作用。其次，该商标字母设计感突出，本身具有较高显著性。故在无法从商标法找到答案的基础上，我们又进一步与南非律师进行了询问。经确认，我们了解到在实践中，南非官方针对专用权问题的审查制定了审查指南，即除了考量商标是否包含普通常用词汇，行业通用词汇外，如该商标或该商标的构成部分在本类注册簿上出现了3此以上，均会认为无法区分商品来源。本案中“SPICE”在09类中已经出现了14次，故被要求放弃专用权。

　　与前两个案例不同，本案商标的显著文字只有“SPICE”，如放弃专用权，则只能保护与该商标设计完全相同的商标，无法做到排除他人单独注册和使用带有其他设计风格的“SPICE”商标。我们发现，在14个在先商标中，状态为有效的且包含“SPICE”的一共有9件，而这些商标中，“SPICE”均作为商标的一个组成部分出现，与其他具有显著性的词语共同构成了商标的显著性部分，如“SHUGA & SPICE”，“SPICE N ICE”等，故“SPICE”并非是这些商标的独立显著部分。虽然我们认为本案的审查员僵硬的适用审查指南而下发意见非常不合理，但是如上所述，实践中审查员已经形成的内心确信很难被打破，不会轻易接受任何争辩理由。除非，包含“SPICE”的商标总个数可以降到3件以内。当申请人遇到类似这种审查意见之时，如该申请的重要性很高，我们还是建议积极尝试与审查员进行争辩，如实在无法说服审查员的，再考虑是否对注册簿上的已有申请进行撤销以清除障碍。

　　总而言之，专用权审查员意见广泛的存在于各个国家的商标审查实践中，且各有其“奇葩”的适用方法。需要申请人注意的是，对于不针对专用权问题下发审查意见的国家，并不代表商标中的所有构成要素都单独受到保护，具体问题还要具体分析。对于多构成元素的商标，依然是以整体保护为原则。那么这种审查意见是否可以提前避免或是是否可以预先表示放弃。首先，大部分国家无法在申请时主动声明放弃专用权，必须经过审查员审查而由审查员来决定是否需要放弃。其次，从本文中的三个案例可以看出，即使可以提前放弃，但是否的确需要放弃以及具体放弃哪一部分的专用权与审查员的自由裁量权有非常大的关系，避免或是预防在某些情况下其实很难。

　　注释：

　  【1】Section 9. Registrable trade marks

　　(1) In order to be registrable， a trade mark shall be capable of distinguishing the goods or services of a person in respect of which it is registered or proposed to be registered from the goods or services of another person either generally or where the trade mark is registered or proposed to be registered subject to limitations， in relation to use within those limitations.

　　(2) A mark shall be considered to be capable of distinguishing within the meaning of subsection (1) if， at the date of application for registration，it is inherently capable of so distinguishing or it is capable of distinguishing by reason of prior use thereof.

　  【2】Section 15. Registration subject to disclaimer

　　If a trade mark contains matter which is not capable of distinguishing within the meaning of section 9， the registrar or the court， in deciding whether the trade mark shall be entered in or shall remain on the register， may require， as a condition of its being entered in or remaining on the register –

　　(a) that the proprietor shall disclaim any right to the exclusive use of all or any portion of any such matter to the exclusive use of which the registrar or the court holds him not to be entitled；or

　　(b) that the proprietor shall make such other disclaimer or memorandum as the registrar or the court may consider necessary for the purpose of defining his rights under the registration：

　　Provided that no disclaimer or memorandum on the register shall affect any rights of the proprietor of a trade mark except such as arise out of the registration of the trade mark in respect of which the disclaimer is made.