文/集佳知识产权代理有限公司 康艳丽

　　《商标法》第十九条第四款规定：“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。”

　　《商标法实施条例》第八十四条规定：“商标法所称商标代理机构，包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。”

　　2018年发布的《商标代理机构备案办理须知》对于备案主体的规定如下：可以向商标局备案的商标代理机构包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构以及从事商标代理业务的律师事务所。经工商登记的商标代理机构，其经营范围中应当含有“商标代理”、“知识产权代理”、“商标代理服务”或者“知识产权服务”项目。

　　自此，认定商标代理机构以商标申请人的经营范围为准，即只要经营范围中包含“商标代理”、“知识产权代理”、“商标代理服务”或者“知识产权服务”，不论是否在商标局进行代理机构备案，均会被认定为商标代理机构。此类商标申请人如果在其代理服务以外申请商标注册，则依据《商标法》第十九条第四款规定，不予注册。

　　因上述规定对于《商标法》十九条的商标代理机构作出了明确限定，试图规避上述规定的商标申请人就开始以更为隐蔽的方式进行商标申请。近日，笔者接触到一起以知识产权公司监事名义进行商标申请的案件。

　　2017年03月17日，李楠、李纪军在第20类申请注册第23202287号“飞雕”商标，2017年12月06日在1578号《商标公告》初审公告，异议期内，该商标被提出异议。

　　2019年，《商标异议决定书》认为：李楠为咸阳无忧知网知识产权代理有限公司的监事，其申请注册商标的行为违反了《商标法》第十九条第四款之规定，依据《商标法》第十九条第四款规定，决定第23202287号“飞雕”商标不予注册。

　　本案中，申请人之一李楠作为知识产权代理公司的监事，为商标代理机构的高层管理人员，理应了解《商标法》十九条对于商标代理机构的限定，但其为了规避商标申请阶段的审查，采用了以个人名义进行商标注册的方式。面对实务中层出不穷、不断变化的更加隐蔽的商标抢注行为，司法机关在实践中也作了进一步的规范。2019年4月24日，北京市高级人民法院知识产权庭发布《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》，其中，14.1对于【商标代理机构的认定】规定为：已经备案的从事商标代理业务的主体、工商营业执照中记载从事商标代理业务的主体、以及虽未备案但实际从事商标代理业务的主体，属于商标法第十九条第四款规定的“商标代理机构”，一般工商营业执照记载的经营事项不能作为排除认定“商标代理机构”的依据。

　　“飞雕”商标异议案中，李楠以个人名义进行商标申请，在商标申请时提供的个体工商户营业执照经营范围中无商标代理等服务，从而使其顺利规避了《商标法》十九条的审查，予以初审公告。在异议案件中，通过工商查询获悉，李楠为咸阳无忧知网知识产权代理有限公司的监事，其作为公司的监事，是知识产权公司的高层管理人员，负责知识产权公司的管理经营，对于公司的决策、运营以及商标行业的相关规定理应具有相应的认知水平，对于这种恶意规避《商标法》的抢注行为，在适用《商标法》第十九条时，应对商标代理机构做扩大解释，本案中的监事应作为广义上的“商标代理机构”，由此可推，商标代理机构的董监高等高层管理人员也应属于广义上的“商标代理机构”。同时，该情形亦符合《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中“……虽未备案但实际从事商标代理业务的主体，属于商标法第十九条第四款规定的‘商标代理机构’，一般工商营业执照记载的经营事项不能作为排除认定‘商标代理机构’的依据”的规定。

　　以商标代理组织董监高名义进行商标申请是一种更为隐蔽的商标抢注方式，官方在审查阶段较难发现，这就需要商标权人及时进行商标监测，发现抢注商标，再通过商标异议、无效宣告等程序撤销商标。实践中，商标抢注的方式多种多样，但万变不离其宗，在商标维权之路上，稳定及时的商标监测，细致深入的案件分析是企业商标维权的基础工作，也是最为核心的工作。