文/集佳知识产权代理有限公司 宋天凯

　　在申请文件撰写以及审查意见的答辩等环节中，背景技术所公开的内容发挥着至关重要的作用，但目前，很多专利代理师（或申请人）并不重视背景技术的撰写以及查阅，这在申请文件撰写和审查意见答辩过程中都可能导致一系列的问题。

　　★申请文件撰写过程中的问题

　　根据《专利审查指南》第二部分第二章第2.2.3节规定，在发明或者实用新型说明书的背景技术部分应当写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术，并且，还要客观地指出背景技术中存在的、由本发明或实用新型的技术方案所要解决的问题和缺点。也就是说，在一份申请文件中，背景技术部分需要指明本申请要解决的问题和缺点是什么。

　　然而，现实的情况却是很多的申请文件中有关背景技术一栏的内容仅仅是对于技术领域部分的扩大解释，以阐释该技术领域或相关领域产品的重要性，甚至仅仅公开一些不相关的内容等。如此，就有可能导致独立权利要求是否缺乏解决技术问题的必要技术特征的判定依据的缺失。

　　根据专利法实施细则第二十条第二款规定，独立权利要求应当记载解决技术问题的必要技术特征，这里所提到的技术问题即与背景技术部分所阐述的技术问题相对应。对此，或许会有人提出异议，根据专利法实施细则第十七条第四款的规定，发明或者实用新型要解决的技术问题是在发明内容部分记载。不错，发明内容部分也会对技术问题以及技术效果等进行记载，但是，发明内容部分的问题在于，很多时候代理师（或申请人）会将本申请所有的技术效果都以“有益效果”的形式罗列出来。

　　例如，发明内容的第一段可以写作“本发明要解决的技术问题是提供一种XX产品，具有A效果、B效果、C效果……”，而事实上，独立权利要求所要解决的技术问题、所要取得的技术效果可能只对应于A效果，此时，若将独立权利要求与发明内容部分相对应，则必然会引起缺乏必要技术特征的实质缺陷，一旦此缺陷产生，如不修改，本申请不能获得授权，如修改，本申请的保护范围又必将受到影响，这无疑会对申请人的利益造成严重损害。

　　因此，在对申请文件进行撰写时，代理师（或申请人）应当注重对于背景技术部分的描述，并最好明确提出本申请要解决的核心技术问题是什么，这里的核心技术问题即指与独立权利要求相对应的技术问题，以增加对于缺乏必要技术特征的抗辩依据。

　　此外，背景技术的内容可以分为两类：一类来自引证文件，这一类有据可查，且均位于申请日以前，基本可以认定为现有技术；另一类则为代理师（或申请人）的自描述，这一类内容在申请日之前的文献中很难查到原文，同时，又很难证明现有技术中不存在。对于这类背景技术部分所公开的内容是否为现有技术的事实认定，尽管有大量的学者、从业人员进行讨论，但当前仍存在争议。

　　笔者建议，但凡与本申请发明构思相关的、能够体现本申请新创性的内容，如技术问题的探索发现、技术方案的设置等应尽量避免出现在背景技术部分，以防止在后续程序中引起争议。

　　★审查意见答辩过程中的问题

　　在对审查意见进行答辩时，很多代理师（或申请人）都不看对比文件的背景技术，而是直接从对比文件的具体实施方式部分开始查看，以直接获知对比文件的整体方案，然后来判断审查意见结论是否正确，并整理答复意见。但这种方式实际上忽略了对比文件的发明初衷和发明方向。

　　根据《专利审查指南》第二部分第3.2.1.1节中关于创造性判断方法的规定，在判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见时，关键要确定的一点在于是否存在技术启示，而是否存在技术启示的一个重要依据即是对比文件的背景技术，对比文件的背景技术很大程度上决定着对比文件的发明方向，之后的任何依据对比文件的改进都不应当与对比文件的发明方向相违背。

　　例如，笔者所处理的一个过滤设备的专利申请中，对比文件与本申请的一个区别在于滤材的使用，本申请采用的是一种纤维滤材，而对比文件所采用的是钢丝布滤材，审查意见认为该区别为一种常规设置，故而不具备创造性；但是，对比文件背景技术所公开的内容是绒布类、纤维类等滤材易堵塞、透气性差的缺陷，也就是说，对比文件的发明方向是要克服纤维类滤材的使用，如此，姑且不论前述区别是否为常规设置，其显然都不能够与对比文件相结合，也就不能够据此来评价本申请的创造性。

　　因此，在答辩审查意见的过程中，代理师（或申请人）还应当关注对比文件背景技术部分的内容，以明确对比文件的发明方向，更有利于判断是否存在技术启示，以更好地对创造性进行答辩。

　　总之，背景技术部分对于申请文件的撰写、审查意见的答辩都十分重要，代理师（或申请人）应高度重视这部分的内容，以期在撰写时能够形成更高质量的专利申请文件，在答辩时能够更好地维护申请人的利益。